Ведение бизнеса в США и с Американскими партнерами. Руководство для российских компаний
| Вид материала | Руководство |
- I. Роль и место функциональной стратегии управления качеством в системе стратегического, 920.13kb.
- Ция внешней торговли в нашей стране открывают новые перспективы для российских коммерческих, 186.29kb.
- Организация бизнеса в Интернете содержание, 134.97kb.
- Обращаем Ваше внимание, что договором страхования в 2008 году предусмотрена франшиза, 112.8kb.
- Финансовое положение украинских и российских аутсорсинговых (софтверных) компаний:, 226.16kb.
- В. В. Активное ведение родов. Руководство для врачей. Санкт-Петербург, Специальная, 54.77kb.
- «взаимоотношения крупного бизнеса и государства на примере табачных компаний», 670.91kb.
- Ооо «промышленные инвесторы», 224.15kb.
- Государственная поддержка малого бизнеса в США, 49.13kb.
- Литература. 27, 287.37kb.
СОЗДАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЛИ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В США
В настоящей Главе речь пойдет о создании единоличной американской компании, отличающейся от американснкой организации с двумя и более участниками, которая будет являться в широком плане совместным предприятием. Совместным предприятиям в США посвещена следующая 5 Глава. Существует множество причин создания единоличной компании в США. Так, у Вас может быть желание иметь присутствие на американском рынке, удовлетворять потребности уже имеющихся и потенциальных клиентов, производить, перерабатывать или собирать продукцию в Штатах, иметь защиту против претензий по качеству товара, сократить налоговые и таможенные расходы и т.д.
Правовая форма. Какие организационно-правовые формы наиболее подходят российскими фирмами для ведения их бизнеса в США? Ответом для большинства российских фирм является - "корпорация" (corporation). Однако, в США не существует "Американской корпорации" как таковой. Каждый из пятидесяти штатов имеет собственное законодательство, регулирующее создание и деятельность юридических лиц, в т.ч. корпораций. Таким образом, можно говорить о Делаверских, Нью-Йоркских, Флоридских, Иллинойсских и т.д. коропорациях. Когда данный буклет ссылается на «Американскую корпорацию», это значит, что она создана по законам одного из штатов США. Отличительной чертой корпорации является ограничение ответственности акционеров (в пределах суммы их вкладов). Компания с ограниченной ответственностью (limited liability company или LLC), хотя и предлагает ограниченную ответственность участникам, но с правовой и налоговой точек зрения, а также с точки зрения расходов на создание и поддержание компании не является оптимальной для неамериканских сторон.
Какой Американский штат? По законам какого штата следует создавать корпорацию? Ответ будет зависеть от потребностей компании. В большинстве случаев, с точки зрения авторов, ответ сводится к: 1) корпорация в штате Делевеар; или 2) корпорация, созданная по законодательству того штата, где будет располагаться центр осуществления основных операций (например, главный офис).
Регистрация в другом штате или штатах. Если я создаю корпорацию в одном штате, затем веду бизнес в другом или других штатах, принимая заказы на товары и/или услуги в этих штатах, следует ли мне регистрировать мою корпорацию для ведения бизнеса в этих штатах? В основном, ответ будет - да. Осуществление ряда других действий в иных штатах, чем штат создания корпорации, может также потребовать регистрации там для целей ведения бизнеса. Процесс такой регистрации не сложный, не долгий и не дорогой. Заметим, однако, что факт продажи Вашей компанией товаров из одного американского штата покупателю, находящемуся в другом американском штате, не будет требовать регистрации Вашей компании для ведения бизнеса в штате покупателя.
Наименование корпорации. Будет ли наименование корпорации, зарегистрированной в одном штате, защищяться в другом? Ответ - нет. Но обычно это не создает серьезных проблем. Даже если это и создает проблему, то она может быть удовлетворительно разрешена.
Наименование корпорации и торговая марка. Наименование корпорации не одно и то же, что и торговая марка. Зарегистрированная американская торговая марка на федеральном уровне обеспечит защиту на всей территории США для товаров и услуг, для которых она зарегистрирована. Корпоративное же название Вашей американской организации даст Вам защиту (слабую) в пределах того штата, где она создана, а также в тех штатах США, где корпорация зарегистрирована для ведения бизнеса. Но защита, обеспеченная корпоративным названием, отличается и значительно слабее, чем защита, предоставляемая американской федеральной торговой маркой. Таким образом, российское предприятие обычно хочет получить защиту американской федеральной торговой марки на наименование, бренд, логотип или на другие обозначения, связанные с продвижением на американском рынке продуктов или услуг российской компании.
Минимальный капитал. Существует ли «минимальная сумма» капитала, которую я должен вложить в американское предприятие? В большинстве штатов не существует специальных требований в отношении этого вопроса; а в тех штатах, где сумма минимального какпитала установлена, она очень низкая. Это значит, что Вы, по существу, свободны в определении суммы капитала, которую Вы хотите вложить. В некоторых ситуациях с налоговой точки зрения имеет смысл разделить сумму вкладываемого капитала на сумму непосредственных вложений и на сумму, передаваемых Вашей компанией в долг. Имущество или услуги также могут быть вложениями в капитал компании (по закону некоторых штатов, только уже оказанные услуги, а не те, которые будут оказаны в будущем, могут рассматриваться как вложения в капитал компании).
Гражданство или условия для проживания. Не граждане США могут иметь в собственности все доли американской корпорации. Не существует никаких требований в отношении владения долями американскими гражданами или постоянными жителями США. Также не существует требований в отношении того, что члены Совета Директоров (Board of Directors) или должностные лица (corporate officers) должны владеть акциями компании. Аналогично, все члены Совета Директоров американской корпорации и все ее должностные лица могут быть не гражданами и не жителями США.
Один акционер. Не является проблемой наличие в корпорации только одного акционера.
Номинальная и неноминальная стоимость акций. По практическим причинам обычно осуществляется выпуск акций без указания на номинальную стоимость (no par value shares) - 1 долл.США, 10 долл.США и т.д., в отличие от выпуска акций с номинальной стоимостью (par value shares).
Полномочия членов Совета Директоров и сопутствующие вопросы. Члены Совета Директоров, не являются директорами в русском понимании этого слова. В американском понимании этого слова директор является просто членом Совета. Совет действует и принимает решения как самостоятельный орган, отдельно взятый директор не имеет полномочий действовать или связывать обязательствами корпорацию (кроме как, исключительно решением или доверенностью, данной корпорацией одному конкретному лицу). По законодательству многих штатов возможно наличие одного члена Совета Директоров. Некоторые штаты имеют разные правила, когда в корпорации имеются два и более акционеров. Директора могут быть должностными лицами, а должностные лица могут быть директорами.
Обязательные и факультативные должностные лица. Многие штаты, если не большинство, в соответствии со своим законодательством требуют от корпорации наличие Президента, Казначея и Секретаря. Другие должности являются необязательными (например, один или более Вице-президенты или помощник Казначея). Полномочия должностных лиц (и ограничения) обычно содержатся в Уставе (Bylaws) или в резолюциях Совета Директоров.
Ограничения полномочий должностных лиц корпорации. Полномочия должностных лиц корпорации могут быть ограничены или расширены Уставом корпорации, договором с должностным лицом или специальным решением Совета Директоров (или Собрания акционеров). Однако третья сторона, добросовестно не знающая о таких ограниченияих, не связана ими. Данное правило аналогично нормам российского права.
Являются ли должностное лицо корпорации или ее директор работниками по найму? В силу того факта, что они служат интересам корпорации - нет. Если четко согласовано, что должностное лицо или директор работают по найму или он/она проходят по ведомостям на получение зарплаты в корпорации, тогда да. Однако не является редкостью, когда Президент, Вице-президент, Казначей, Секретарь или другие должностные лица не работают по найму. Часто Ваш американский адвокат может работать в качестве секретаря корпорации, но ни он или она не являются ее служащим.
Налоговая декларация для бездействующей корпорации. Да, корпорация должна предоставлять налоговую декларацию, даже если нет прибыли или она бездействует.
Адвокат из одного штата, создающий корпорацию в другом штате. Опытному корпоративному адвокату, находящемуся в одном штате США, не составит труда создать корпорацию (или любое другое юридическое лицо) в другом штате США.
Время. Создание американской корпорации с одним акционером с того времени, как Ваш адвокат получит всю необходимую информацию, не занимает много времени. Однако может уйти время на тщательную подготовку оформления документации.
Банковский счет (счета) корпорации. Открытие одного или более банковских счетов корпорации в большинстве случаев делается Вашим американским адвокатом. Это часто бывает удивительно долгим и сложным процессом.
Производство в США. Ниже приводятся некоторые моменты, которые должны быть соблюдены:
1. Решить, где в США Вы хотите заниматься производством. Договориться с государственными и местными властями о средствах поощрения и льготах, например, финансовых субсидиях, налоговых поощрениях и т.д.
2. Решить - или строить новое здание под завод, или арендовать его, покупать или арендовать землю и как все эти операции будут финансироваться.
3. Решить, какое оборудование будет необходимо для завода, будет ли оно куплено или арендовано, и как будет финансирована эта операция.
4. Нанять наемных рабочих, договориться с профсоюзом, если таковой имеется, и обучить наемных рабочих.
Этот список является далеко не полным. Имеет место одно замечание относительно пункта 1. Юридические и налоговые факторы или средства поощрения, предложенные отдельным американским штатом, не должны быть первоочередной причиной для Вас, чтобы решить, где разместить Ваше производство. С другой стороны, большинство факторов на практике сводятся к одному банальному вопросу: «Где наиболее практично с точки зрения бизнеса имеет смысл расположить мои производственные мощности».
-------------------------- --------------------------- ------------------------------
Чтобы получить более подробную информацию по вопросу создания американской компании и производства в США, смотрите Справочник Аарона Н. Уайза 1. "Какую форму американского юридического лица мне стоит использовать для своих операций в США?: Пособие для иностранного бизнесмена", 2. Аарон Уайз Глава 7 "Справочник российского предпринимателя по Американскому Законодательству - Бизнес практика - Налогообложение". Копии Справочников можно получить бесплатно у автора, Аарона Н. Уайза.
ГЛАВА 5
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В США
Правильный партнер. СП будет полноценно работать на американском рынке, только если Вы нашли правильного партнера (партнеров). Тщательно выбирайте кандидата для будующего СП. Ваш американский адвокат может получить полезную информацию о кандидатах, которую Вы сами получить не сможете.
Множество американских СП не являются постоянными. Вы не должны рассматривать их как постоянные - или даже, в большинстве случаев, как долгосрочные соглашения. Обстоятельства, люди и менталитет меняются. Старайтесь организовать Ваше СП и Ваши планирование так, чтобы в случае "развала" СП в будущем, Вы могли продолжить операции на американском рынке.
Американская корпорация как механизм СП. В виде общего правила с рядом исключений иностранная, например, Российская сторона не должна участвовать непосредственно в качестве акционера или собственника в Американском СП или в любом Американском партнерстве - как в предприятии, так и в категории отношений. Под этим мы подразумеваем "образование", в котором не используется американское юридическое лицо, имеющее ограниченную ответственность, в качестве инструмента СП. Корпорация, собственником которой является иностранное, например, Российское лицо, является лучшим выбором.
Прямое участие в «некорпоративном СП» (unincorporated joint venture) может подвергнуть иностранную сторону потенциальной ответственности за долги и обязательства СП, судебному процессу и отрицательным налоговым последствиям. Как правило, с точки зрения российского партнера, новая американская корпорация должна быть посредником СП. Конечно, могут быть отдельные случаи, при которых другая форма американского юридического лица, такая как компания с ограниченной ответственностью («LLC»), подойдет для создания СП.
Три типичных вида американского СП:
1. СП, занимающееся дистрибьюцией: российская и американская стороны создают корпорацию по законодательству Американского штата (очень часто Делавер), каждая из которых имеет согласованную долю. Обычно продукцию российской стороны будет продавать СП и поэтому требуется заключить дистрибьюционный договор между российской строной и СП. Если американская сторона также будет продавать товары или продукцию СП, то придется заключить договор на дистрибьюцию между американским лицом и СП. Обычно американская сторона СП содействует знаниями американского рынка, предоставляет продавцов (их собственных или независимых агентов/представителей), техническими знаниями о продукте СП и, возможно, другими вещами, такими как административная помощь и использование их материальных возможностей (офис, склад и т.д.). СП будет продавать товары покупателям на согласованной территории (например, на всей территории США и, возможно, где-то еще в Западном полушарии).
2. СП, занимающееся производством: аналогично СП, занимающемуся дистрибьюцией, кроме факта, что это СП вовлечено в производство (целиком или частично), переработку и/или сборку продукции, производящейся российской стороной (и, где это применимо, американской стороной), и перепродажи ее. Американская сторона может уже иметь производственные мощности, которые будут использоваться для производства продукции СП, или СП может купить, арендовать или построить новые. Производство может располагаться в США или, даже, в Канаде, Мексике или где-нибудь еще. В числе контрактных документов составляется «лицензионное соглашение» между соответствующим участником СП и самим СП, позволяющее производить продукцию с использованием технологии этого участника или другой его интеллектуальной собственности и продавать на согласованной территории.
3. СП, занимающееся исследованием и развитием: российская и американская стороны создают американскую организацию с исследовтельской целью или с целью развития того или иного направления науки, техники и т.д. или аналогичной деятельности.
Важность первоклассного СП договора. Это очень важно особенно для иностранной, например, для российской стороны. По мере возможности следует, чтобы все документы по созданию СП были подписаны одновременно.
«НБ-СОТ». Прежде чем приступить к проекту договора, бывает полезно начать переговоры с подготовки Вами и Вашим американским адвокатом так называемого «НБ-СОТ» (см. выше) данной сделки, представлению его Вашему американскому контрагенту и его подписания. Как указывалось выше, эта техника дает много преимуществ обеим сторонам.
Инициатива составления проекта договора. Повторяя ту же самую мысль, высказанную в этом буклете несколько раз, Вы, российская сторона, должны сделать все возможное, чтобы получить и удержать инициативу в составлении проектов документов, начиная с НБ-СОТ и кончая контрактом. Пусть американская сторона комментирует Ваши проекты. Важность этой инициативы не должна быть недооценена Вами.
Налоговое планирование: Тщательное налоговое планирование деятельности американского СП с помощью экспертов имеет большое значение. Это может повлиять на уже согласованную и реализованную структуру СП.
Некоторые ключевые пункты при создании СП, которые должны быть оговорены (неполный список): Это список содержит лишь нескольких примеров, предполагающих, что СП является американской «корпорацией».
1. По законодательству какого штата будет создана СП корпорация?
2. Какой тип (типы) акций будет выпущен в обращение, и какой процент будет принадлежать каждой из сторон?
3. Вклад в СП каждого партнера; капитализация СП корпорации в целом. Как будет увеличиваться будущий капитал или браться средства в взаймы, если корпорации потребуется дополнительное финансирование?
4. Как будут выбираться члены руководящего органа СП («Совет Директоров») и должностные лица и кто это будет?
5. Какими будут функции и полномочии (и вслед за тем ограничения) каждого должностного лица СП корпорации?
6. Какие акты, связывающие документы и т.д. СП корпорации требуют предварительного одобрения собрания акционеров СП и/или Совета Директоров? Требуется ли для совершения определенных актов и действий СП корпорации квалифицированное большинство голосов или единогласное решение?
7. Тупиковые ситуации и как с помощью договора рассматривать этот вопрос.
8. Какие будут ограничения в распределении долей американской СП корпорации? Выкуп облигаций? Опционы на приобретение или продажу? Право первого отказа?
9. Условия для прекращения СП.
10. Все основные условия в дистрибуционного, лицензионного, трудового договоров, договоров займа, обслуживания или других соглашений между участниками СП и самим СП.
11. Условия о том, как и где должны рассматриваться споры и требования и какие законы будут применяться к договорам СП.
Взнос российского клиента. Российскому партнеру придется тесно работать с американскими адвокатами по вопросам создания американского СП. Этот взнос и сотрудничество является жизнено важным.
Американская корпорация с более чем одним учредителем. Независимо от того, является ли предприятие СП, при наличии более одного акционера в американской корпорации потребуется (как минимум) соглашение участников между собой; и специальный Устав (Bylaws) американской корпорации, оформленный в строгом соответствии с условиями акционерного соглашения. Как пример: российская компания создает американскую корпорацию. Во время ее создания или позже решается, что отдельный служащий или группа служащих американской корпорации может купить или иным способом приобрести доли корпорации. Когда это происходит, необходимо подготовить, обсудить условия и подписать, по крайней мере, соглашение акционеров плюс составить устав компании.
Расходы. Расходы на юридические услуги при создание СП будут значительно выше, чем при создании просто американского дочернего предприятия.
------------------------------- ------------------------------ ------------------------------
Чтобы получить более подробную информацию по вопросу американских совместных предприятий смотрите: Аарон Н. Вайз 1. "Какую форму американского юридического лица мне стоит использовать для своих операций в США?: Пособие для иностранного бизнесмена", 2. Аарон Уайз «Справочник российского предпринимателя по американскому законодательству - Бизнес практика - Налогообложени», Глава 8 . Копии можно получить бесплатно у автора, Аарона Н. Уайза. См. Приложение в конце настоящего пособия.
ГЛАВА 6
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В США
Значение, за и против лицензирования. На практике, говоря не юридическим языком, лицензирование означает предоставление кому-либо прав на использование, обычно для коммерческих целей, определенной интеллектуальной собственности. Неполный список типов интеллектуальной собственности, на которую может быть выдана лицензия, следующий: патенты, торговые марки, сайт в интернете, авторские права (включая компьютерные программы), секреты производства и ноу-хау. За исключением компьютерных программ, лицензия обычно дает лицу, ее получившему, разрешение на производство или изготовление полностью или частично специфических товаров или компонентов, на их сборку (если это необходимо) и на их продажу на согласованной территории. В большинстве случаев лицензиату даются согласованные права на определенный период времени или, как альтернатива, соглашение не имеет фиксированного периода времени, но может быть прекращено лицензиаром (или обеими сторонами) по определенным причинам или без причины. Характерно что лицензиат обязуется внести определенную плату за предоставление прав (и, возможно, за услуги, которые лицензиар предоставит). Термин «передача технологии» (technology transfer), в американском контексте не имеет особого значения. Он упоминается только потому, что в некоторых группах терминов он часто используется. Существуют положительные и отрицательные стороны выбора лицензирования как пути ведения бизнеса в США. Вы должны быть осведомлены о них в полной мере до того, как решите начать данные операции.
Защита Вашей интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность российской стороны, которая лицензируется, должна быть, насколько это применительно, зарегистрирована или на нее должна быть подана заявка в США (и где это возможно, в других странах Западного полушария). Это должно быть сделано, по возможности, до того как начнутся переговоры о лицензировании. Таким образом, Вы, как лицензиар, сможете добиться лучших условий в этой сделке. Торговые секреты и ноу-хау не подлежат регистрации в каком-либо государственном органе.
"Должная осмотрительность" при рассмотрении кандидатов на лицензирование. Вы должны проявить особую внимательность при рассмотрении каждой кандидатуры на лицензирование. Это должно включать просмотр документов финансового и юридического состояния кандидата, его способность производить лицензионные товары и возможность быстро продавать их на договорной территории. Ваш американский адвокат может принять участие в получении важной информации о кандидатах на лицензирование и оценить эту информацию.
Лицензионные соглашения на американском рынке. Для защиты и пользы лицензиара нет альтернативы тщательно составленному проекту лицензионного соглашения, подготовленного опытным в этой области американским адвокатом. Без этого сделка может провалиться; Ваши права на интеллектуальную собственность могут подвергаться риску; могут иметь место правовые споры или реальный судебный процесс; и излишние затраты. Наиболее тщательно подготовленные лицензионные соглашения для американского рынка будут достаточно детальные, полные и развернутые и непростые для переговоров. Причиной этого является наличие значительного количества пунктов, которые должны быть охвачены, обсуждены и по которым составлен проект.
НБ-СОТ. Как и с любым другим договором, часто бывает полезным начинать составлять проект не с лицензионного соглашения, а скорее с так называемого "НБ-СОТ" (см. выше). Ваш американский адвокат, с Вашего указания доработает НБ-СОТ до того уровня, которым вы оба будете удовлетворены, и документ будет готов для передачи получателю лицензии.
Инициатива составления проекта документа. Вы должны сделать все возможное, чтобы получить и сохранить инициативу составления проекта документа НБ-СОТ и чернового наброска договора. Настолько, насколько это возможно, старайтесь настоять на том, чтобы американская сторона только комментировала Ваш проект. Потеряв инициативу, трудно будет принять решение по связующим пунктам лицензионного соглашения, которые выгодны Вам. Также, если потенциальный лицензиат предложил на рассмотрение свой проект, это будет трудно и часто дороже переформулировать его так, чтобы удовлетворить Ваши интересы.
Конкурирующие ограничения для лицензиата: потенциальные незаконные и опасные условия. Определенные конкурирующие ограничения могут быть навязаны лицензиату и определенные другие договорные условия могут: 1. нарушать Федеральное американское антитрастовское законодательство или закондательство штата, а также другие аналогичные законы; и/или 2. в тех случаях, когда американские патентные права были лицензированы, привести к злоупотреблению Вашим патентом и подвергнуть его риску. Более того, имеет ли место или нет фактическое нарушение или злоупотребление патентом, недостаточно оговоренное или ненадлежащее ограничение в договоре может подвергнуть лицензиата к подаче или угрозе подачи иска или встречного иска против Вас, лицензиата. Обычно это происходит как встречные действия, когда Вы возбуждаете дело или желаете прекратить действие лицензии. Сторона, которая успешно проводит антитрастовский иск, может получить фактически утроенный ущерб. Также, суд может присудить выигравшей стороне возмещение расходов на адвокатов и других судебных издержек. Опытный американский советник знает как составить соглашения, чтобы уменьшить этот вид риска.
Эксклюзивные и не эксклюзивные лицензии. Главное правило: ничего не препятствует эксклюзивной лицензии на всей территории США. Как и во всех общих утверждениях - существует ряд исключений. Но это основное правило будет применяться к большинству российских компаний. Продажа лицом, получившим лицензию, за пределами оговоренной территории может привести к проблемам, которые в своем большинстве - разрешимы. Предоставление одной или более неэксклюзивных лицензий обычно не представляет собой проблему по американскому законодательству.
Статья, защищающая лицензионные торговые марки. По законодательству США, соглашение, разрешающее третьей стороне использовать торговую марку, должно содержать определенные пункты, позволяющие среди всего прочего защищать права лицензиара на эту марку. Без этих положений торговая марка лицензиара подвергается опасности.
Роялти; Предварительные платежи, и т.д. За некоторыми исключениями, лицензиар и лицензиат могут свободно договориться по поводу платежей роялти, включая, где это применимо, предварительную оплату (оплату до подписания лицензионного соглашения или вскоре после этого). То же самое применяется в отношении минимальных роялти, которые обычно хочет лицензиар. Упомянутые «некоторые исключения» являются теми пунктами, которые Вы можете выяснить у американского адвоката.
Лицензирование секретов производства и ноу-хау, защита. Эти объекты могут быть лицензированы и, в общем плане, положения, запрещающие неправомочное использование и/или раскрытие лицензии во время действия контракта и после, подлежат судебной защите, по крайней мере, если технология не является публично известной. Однако, даже технология или знание, которые не являются секретом во время заключения договора, могут быть объектом выплаты роялти или аналогичных платежей. Это значит, что лицензиат не сможет в большинстве случаев убедить суд, что оплата приостановлена, т.к. лицензированная технология или информация являются публично известными или известны всем конкурентам. Американское право предлагает серьезную защиту торговых секретов и информации, имеющей имущественный характер. В соответствующих обстоятельствах американские суды издадут предварительные и окончательные приказы о защите торговых секретов и другой частной информации (например, приказ, запрещающий их неправомерное использование и раскрытие). По арбитражным правилам Американской Арбитражной Ассоциации арбитры могут также издать предварительные или окончательные приказы.
Продажа интеллектуальной собственности. Вместо лицензирования прав на определенный период времени можно сразу продать интеллектуальную собственность. В случае с секретами производства и ноу-хау, продажа может ограничиваться передачей прав в отдельной стране или на территории (например, включая США или США и Канаду). Вопрос налогов на продажу интеллектуальной собственности должен быть тщательно изучен.
Выбор суда и выбор права. Эти пункты не являются юридическими вопросами второстепенной важности по сравнению с экономической составляющей сделки. Они очень часто являются важными с бизнес точки зрения. То, что согласовано договором по этим пунктам может являться критическим для лицензиара, если он решит начать судебные процессы, если, например, лицензиат не платит оговоренные суммы роялти, использует интеллектуальную собственность лицензиара без должного разрешения или иным образом нарушает его права. Когда лицензиар выступает ответчиком по требованию лицензиата (например, лицензиару вменяется нарушение договора, предъявляются требования об ответственность за выпускаемую продукцию или другие аналогичное требования), очень важно, где будет рассматриваться дело и по какому закону. Необходимо детально рассмотреть эти пункты с опытным американским адвокатом, прийти к наилучшему решению и попытатьсь договориться о наиболее благоприятных условиях по этим вопросам с Вашим контрагентом.
Налоговый аспект. Российский лицензиар должен, с помощью экспертов, заранее изучить налоговое последствия соглашения по передаче лицензии или другого объекта интеллектуальной собственности. Среди других источников, должно приниматься во внимание Американско-Российское Соглашение об избежании двойного налогообложения. Главное правило заключается в том, чтобы российская сторона сделала все возможное, чтобы избежать того, что упомянутое Соглашение характеризует как создание "постоянного представительства" (permanent establishment) в США или "фиксированной базы" (fixed base) в США, через которые оказываются личные услуги. Также могут применяться американские Федеральный налоги и налоги на уровне штата, такие как налоги на продажу или др.
Положения, которые часто бывает сложно обсуждать или формулировать для лицензионного соглашения. Здесь приводятся несколько примеров (без особого разъяснения):
1. Когда исключительные права передаются только для определенной части США и это будет полностью территория лицензиата по контракту, при каких обстоятельствах лицензиат может продать лицензированный продукт в других частях США.
2. Положения о роялти, в особенности: А. предоплата; В. минимальные роялти; С. текущие роялти: основа, на которой процентные роялти определяются, когда они начинают начисляться и когда они подлежат оплате.
3. Улучшение или модификация лицензионной технологии или продуктов, произведенных:
А. лицензиатом: Кому они принадлежат? Какие права получит каждая сторона?
В. лицензиаром: Являются ли они частью прав лицензиата? Что, если улучшение лицензиара является «значительным улучшением»?
4. Нарушение лицензированных прав на объекты интеллектуальной собственности третьей стороной: какая сторона, имеет какое обязательство преследовать нарушителя в судебном порядке и на каких контрактных основаниях?
5. Если лицензионный продукт нарушает права интеллектуальной собственности третьей стороны, как будет решаться этот вопрос по лицензионному соглашению?
6. Продолжительность лицензионного соглашения и, в особенности, положения о порядке прекращения контракта. Один, особенно сложный вопрос имеет отношение к праву лицензиара прекратить договор, если лицензиат находится в процедуре банкротства.
--------------------------- --------------------------- ------------------------
Чтобы получить более подробную информацию по вопросу американских совместных предприятий смотрите: Аарон Н. Уайз «Справочник российского предпринимателя по американскому законодательству - Бизнеспрактика - Налогообложение», Глава 9. Копии можно получить бесплатно от автора, Аарона Н. Уайза. См. Приложение в конце настоящего пособия.