Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс

Вид материала

Кодекс

Содержание Оборотоспособность исключительных прав Государственная регистрация Регистрация договоров Право на подачу заявления Исключительные и неисключительные Срок действия патентного договора Территория действия Виды патентных договоров Патентные договоры Договоры о доверительном управлении Мадридского соглашения о международной регистрации знаков

Подобный материал:

• Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, n 237); Гражданский кодекс, 40.93kb.
• Конституция Российской Федерации //Российская газета №237, 25. 12. 1993; Гражданский, 46.19kb.
• Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс, 119.66kb.
• Конституция Российской Федерации. «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. Гражданский, 43.67kb.
• Конституция Российской Федерации Гражданский кодекс, 32.3kb.
• Конституция Российской Федерации > Гражданский кодекс, 18.79kb.
• Конституция Российской Федерации. М.: Издательство «Экзамен», 2003 Гражданский процессуальный, 53.31kb.
• Российская федерация федеральный закон о внесении изменений в гражданский процессуальный, 594.01kb.
• Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс, 537.24kb.
• Конституция Российской Федерации. М., 1993; Гражданский кодекс, 31.34kb.

^ Оборотоспособность исключительных прав,

вытекающих из патента

Владелец патента на изобретение, на полезную модель или на промышленный образец вправе уступить другому лицу свои права или предоставить другому лицу право на использование принадлежащих ему исключительных прав.

Эта особенность именуется «оборотоспособность объектов гражданских прав» (ст. 129 Гражданского кодекса РФ): патентные исключительные права являются оборотоспособными.

Уступка патентного права существенно отличается от предоставления этого права другому лицу. В первом случае первоначальный владелец исключительных прав перестает быть владельцем каких-либо исключительных прав; точно также собственник, продавший свою вещь, лишается каких бы то ни было прав собственности на эту вещь – после того, как договор купли-продажи исполнен.

Во втором случае происходит частичная уступка исключительного права на использование запатентованного объекта – предоставление определенного права с сохранением части прав у первоначального (предшествующего) владельца.

В первом случае первоначальный правообладатель выходит из круга участников дальнейшего правового оборота в отношении этого объекта, а во втором случае он сохраняет свое положение как будущий потенциальный участник.

Этот критерий всегда позволяет отделить уступку патентного права от предоставления (частичного) права на использование. Поэтому частичной уступки права на использование не может существовать.

Далее мы будем именовать договоры об уступке и предоставлении патентных прав «патентными договорами».

^ Государственная регистрация

патентных договоров

Статья 10 Патентного закона предусматривает регистрацию в патентном ведомстве договоров об уступке патента под страхом его недействительности, а ст. 13 этого же закона предписывает регистрацию в Патентном ведомстве лицензионного договора, без чего он является недействительным.

По нашему мнению, эти положения следует толковать расширительно: любые договоры, предусматривающие (полную) уступку патента или (частичное) предоставление патентных прав подлежат обязательной, под страхом их недействительности, регистрации в Роспатенте.

Здесь речь идет и государственной регистрации. Возможность установления государственной регистрации предусмотрена в ст. 164 ГК: пункт 2 этой статьи предусматривает, что закон может установить государственную регистрацию сделок с движимым имуществом, а исключительные патентные права относятся как раз к категории движимого имущества; статья 128 ГК включает имущественные права в понятие «имущества».

Государственная регистрация патентных договоров является оправданной как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Следует помнить, что эти договоры изменяют принадлежность патентных прав: Патентное ведомство зарегистрировало патентные права на имя одного лица, о чем был выдан охранный документ – патент на изобретение или промышленный образец, либо свидетельство на полезную модель, после чего патентные права именно этого лица были внесены в Государственный реестр, о чем была произведена государственная публикация. А в результате заключения патентного договора либо появляется новый владелец патентных прав, либо права прежнего владельца существенно ограничиваются.

Об этих фактах, разумеется, также надо оповестить общественность.


^ Регистрация договоров

о неисключительной лицензии

Строго говоря, совершенно необходимой и оправданной нам представляется регистрация лишь договоров об уступке патентных прав, а также тех договоров, которые переносят на приобретателя какие-либо исключительные права.

Что касается тех договоров, по которым приобретаются неисключительные права, то их государственная регистрация никакими публичными интересами не вызывается и вполне может быть отменена или объявлена добровольной, факультативной. Это предложение объясняется тем, что владелец неисключительной лицензии не может предъявлять к третьим лицам каких-либо претензий, касающихся нарушений полученных им прав; он может предъявлять претензии лишь к своему договорному партнеру – тому, кто предоставил ему патентные права.

Напротив, лицо, которое приобрело по патентному договору исключительные права, всегда вправе предъявлять претензии к третьим лицам, нарушающим его права. Таким образом, в случае предоставления по патентному договору исключительных прав (а равно и при уступке патентных прав) всегда появляется новый потенциальный участник патентных споров, о котором следует оповестить общественность.

Исключительное право всегда предполагает право на его защиту от действий третьих лиц; напротив, отсутствие исключительного права, пусть даже временное, всегда лишает владельца патентных прав указанного права на защиту.

К сожалению, эти хрестоматийные положения патентного права неточно изложены в пунктах 2 и 3 ст. 14 Патентного закона; данные неточности следовало бы исправить в будущем законе. Кроме того, эти неточности могут быть скорректированы и судебной практикой, основанной уже на действующем законодательстве.

^ Право на подачу заявления

о регистрации патентного договора

Как следует из упомянутых выше Правил рассмотрения и регистрации договоров, заявление о регистрации патентного договора может подавать только зарегистрированный владелец патента и зарегистрированный лицензиар. Иными словами, приобретатель патентных прав или лицензиат не имеют права подавать такое заявление.

Хотя такая позиция имеет определенные обоснования (действительно, патентное ведомство «не знает» приобретателя патента и лицензиата), однако по существу она представляется неправильной, несправедливой и незаконной.

Следует учитывать, что, не зная содержания договора, а также внешних условий, при которых договор заключается, нельзя определить, какая сторона в наибольшей степени заинтересована в регистрации договора. А это значит, что стороны должны сами определить, кто будет осуществлять регистрацию договора, а, возможно, - и последствия непредставления этой стороной договора на регистрацию.

Основным документом, на основе которого осуществляется государственная регистрация, является текст договора, подписанный обеими сторонами.

Стороны патентного договора (впрочем, как и любого гражданского договора) – равноправны, а потому – уже по действующему законодательству – Роспатент не вправе отказывать в регистрации патентного договора только на том основании, что заявление подано приобретателем патентных прав или лицензиатом. Более того, я уверен, что если последует такой отказ в регистрации, то он будет отменен судом по жалобе заявителя.

Кроме того, предлагаемая нами корректива в регистрации патентных договоров уменьшит число споров, касающихся регистрации договоров.

В любом случае к патентным договорам применима норма пункта 3 ст. 165 ГК: «Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда».

^ Исключительные и неисключительные

патентные лицензии

В соответствии с нормой пункта 1 ст. 13 Патентного закона лицензионные договоры на использование охраняемого объекта промышленной собственности делятся на два вида: исключительные лицензии и неисключительные лицензии. Закон не предусматривает никаких иных видов лицензионных договоров.

Такое – двухчленное – деление может оказаться «Прокрустовым ложем» при классификации лицензионных договоров.

Действительно, во многих случаях предметом договора является не один, а несколько охранных документов; имеют место случаи, когда договор относится к 15-ти (!) охранным документам. Во всех таких случаях нет никаких препятствий к тому, чтобы по одному такому охранному документу права были предоставлены как исключительные, а по другому – как неисключительные.

Нет препятствий к тому, чтобы лицензия была выдана на определенный срок как исключительная, а на некий последующий срок – как неисключительная, и наоборот. Наконец, следует помнить, что отдельные правомочия могут быть переданы лицензиату как исключительные, а другие – как неисключительные.

Во всех указанных случаях было бы принципиально неверным отказывать сторонам в государственной регистрации договора по чисто формальному признаку, а именно – в связи с невозможностью отнести лицензионный договор к договору исключительной лицензии или неисключительной лицензии. Такие договоры законны и подлежат государственной регистрации.


^ Срок действия патентного договора

Договор об уступке патентных прав переносит все права на нового владельца; после регистрации он считается исполненным, его действие прекращается.

Естественно, что патентные права, переданные по договору об уступке прав, действуют в течение определенного срока, но это уже не срок действия договора.

Если заключен договор, названный договором об уступке патентных прав, в соответствии с которым лицензиат получил все исключительные патентные права, предположим, на 10 лет, в то время как максимально возможный срок действия патента к моменту регистрации договора составляет 12 лет, то это – не договор об уступке прав, а лицензионный договор.

В связи с вышеизложенным, представляется ошибкой указание о том, что договор об уступке патентных прав действует «до конца действия охранного документа». Между тем такое указание содержится в публикациях об уступках патентных прав.

Отметим также, что стороны в договоре об уступке патентных прав не должны именоваться лицензиаром и лицензиатом: сторона, уступающая свое право, именуется цедент, а сторона, приобретающая это право, - цессионарий.

Напротив, при заключении лицензионных договоров указание на срок их действия совершенно необходимо. Срок действия лицензионного договора может заканчиваться определенной датой или указанием на определенное событие (например, прекращение действия охранного документа).

В принципе, мы не видим препятствий к тому, чтобы срок лицензионного договора превышал срок действия охранного документа, на котором основывается этот договор. Такие договоры тоже подлежат государственной регистрации, однако, после прекращения действия патента, такой договор будет сохранять свою силу как договор беспатентной лицензии, не требующий государственной регистрации, а государственная регистрация теряет свою силу.

Такой же подход должен применяться и в случаях досрочного прекращения действия патента, являющегося основой для выдачи лицензии: если срок лицензии еще не истек, и в договоре нет особых условий на этот случай, то такой договор сохраняет силу, но его государственная регистрация теряет правовое значение. При этом не имеют значения причины досрочного прекращения патента (неуплата патентных пошлин, отказ от патента, признание недействительности патента судом).

Разумеется, что беспатентная лицензия, которая сменила патентную лицензию в указанных выше случаях, может быть признана недействительной, если она нарушает законодательство о конкуренции.


^ Территория действия

патентного договора

Российские патенты действуют только на территории России. Поэтому если патентный договор относится только к правам, реализуемым за пределами России, то он не проходит государственной регистрации в России.

С другой стороны, патентный договор, передающий или предоставляющий российские патентные права и потому подлежащий государственной регистрации в Роспатенте, может регулировать некоторые действия, совершаемые за рубежом. Например, патентный лицензионный договор может регулировать право ввоза в Россию продукта, содержащего запатентованное изобретение или изготовленного запатентованным способом, с территории той или иной страны.

На практике патентные лицензии часто предоставляются не на всю территорию России, а лишь на часть ее территории, например, на определенную область. Имеют место и случаи предоставления лицензии только в отношении «территории предприятия лицензиата».

С теоретической точки зрения такое территориальное ограничение действия лицензии представляется недопустимым.

Действительно, и статья 8 Конституции РФ, и статья 1 ГК закрепляют принцип единства экономического пространства России, право на свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на всей территории России.

Между тем ограничение патентной лицензии частью территории России создает правовые барьеры такому свободному перемещению товаров и услуг.

^ Виды патентных договоров

Договоры, касающиеся принадлежности и объема патентных прав, не ограничиваются договорами об уступке патента и лицензионными договорами.

В самом Патентном законе упоминаются: соглашения между авторами о порядке пользования правами (п. 2 ст. 7); соглашения о выплате вознаграждения автору служебного объекта промышленной собственности (п. 2 ст. 8); договоры о праве использования служебного объекта в собственном производстве работодателя с выплатой компенсации правообладателю (п. 2 ст. 8); соглашения между лицами, совместно владеющими патентными правами (п. 2 ст. 10). Патентным договором может быть закреплено и право преждепользования (ст. 12).

В Гражданском кодексе упоминаются другие виды договоров, которые могут касаться интеллектуальной собственности, а, следовательно, и патентных прав: договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (Глава 38), договоры доверительного управления (Глава 53), договоры коммерческой концессии (Глава 54). Впрочем, патентные права могут затрагиваться и в других гражданских договорах, например, в договорах залога.

Представляется, что все такие договоры, изменяющие патентообладателя или объем закрепленных за ним прав, должны регистрироваться в Роспатенте.


^ Патентные договоры

о принадлежности патентных прав

Это – разнообразные договоры, фиксирующие либо появление дополнительного патентообладателя (с определением прав, закрепляемых за каждым правообладателем), либо фиксирующие выбытие какого-либо лица из числа правообладателей. В этом последнем случае лицо, выходящее из состава правообладателей, уступает свои патентные права остальным правообладателям. Но это – не частичная уступка прав, а полная уступка прав, принадлежащих одному из патентовладельцев.

Договоры о принадлежности патентных прав чаще всего заключаются между работодателем и автором-служащим, когда последний получает определенный процент (10%. 20% и т.п.) от общего объема исключительных прав.

К случаям совместного владения патентными правами и к договорам о принадлежности патентных прав по аналогии применяются нормы Главы 16 ГК, относящейся к общей собственности.


^ Договоры о доверительном управлении

исключительными правами

В ст. 1013 ГК прямо указывается на то, что объектом договора о доверительном управлении могут быть «исключительные права»; это означает, что таким объектом могут быть и исключительные патентные права.

Однако фактически такие договоры на практике еще не заключались. В этой связи в литературе было высказано следующее мнение:

«Для того, чтобы использование договора доверительного управления применительно к управлению исключительными правами стало возможно, необходимо внесение изменений в Патентный закон … позволяющих предоставить право совершения юридических действий с исключительными правами не только непосредственно обладателю исключительных прав, но и лицу, управляющему этими правами по договору доверительного управления».¹

С высказанным мнением трудно согласиться.

Начнем с того, что если в настоящее время будет заключен договор доверительного управления в отношении исключительных прав и такой договор будет заявлен на регистрацию в Роспатент, то Роспатент обязан будет его зарегистрировать, поскольку такой договор соответствует действующему законодательству.

Далее, в соответствии с действующим законодательством доверительный управляющий получает право заключать сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени (п. 3 ст. 1012 ГК); он также вправе использовать это имущество и даже распоряжаться им, если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 1020 ГК).

Это означает, что доверительный управляющий вправе уступать другим лицам патентные права, выдавать простые и исключительные лицензии.

Это прямо вытекает из ГК, а Патентный закон должен считаться автоматически дополненным или измененным нормами ГК; поскольку в данном случае используются нормы второй части ГК, которая вступила в силу с 1 марта 1996 года, именно с этой даты Роспатент должен применять изложенные выше положения.

Наконец, следует однозначно понимать, что владельцем исключительных патентных прав патентообладатель является лишь в тех случаях, когда он не передал эти исключительные права по договору исключительной лицензии или по договору доверительного управления.

Лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий также становятся владельцами исключительных прав – в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах.

5. Товарные знаки
   

Общие положения


Товарный знак – это охраняемое правом обозначение товара, которое служит для индивидуализации товара, для того, чтобы потребители (покупатели) отличали его от других товаров. Обычно это какое-либо слово (напиток «Кока-Кола») или небольшой рисунок (эмблема).

Обозначения, индивидуализирующие товар, могут охраняться правом, либо не получать правовой охраны.

Неохраняемое обозначение в течение некоторого времени может довольно успешно индивидуализировать товар, и тем самым рекламировать его, способствовать сбыту товара. Но если такое обозначение не получает правовой охраны, то всегда существует опасность того, что конкуренты также станут использовать аналогичное или сходное обозначение, либо даже попытаются получить на него правовую охрану.

В этой связи появилась потребность во введении правовой охраны для таких обозначений товаров. Охраняемые правом обозначения, индивидуализирующие товары, и получили название «товарные знаки».

Правовая охрана обозначений, индивидуализирующих товары, состоит в том, что владелец права (правообладатель) получает исключительное право на использование товарного знака; составной частью этого права является право запрета всем другим лицам использовать этот товарный знак на территории России.

Разумеется, что это исключительное право на товарный знак действует с определенными ограничениями.

Кроме товаров, на рынок поступают работы и услуги, которые тоже должны индивидуализироваться и рекламироваться. Для них существуют знаки обслуживания. Эти знаки обозначают не товары, а работы и услуги. Знаки обслуживания полностью приравниваются к товарным знакам.


Законодательство о товарных знаках


Основным законом Российской Федерации по правовой охране товарных знаков является закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166 ФЗ в него были внесены существенные изменения, вступившие в силу 27 декабря 2002 г.

Кроме этого закона действует целый ряд ведомственных нормативных актов, принятых федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 2003-2004 г. В эти годы все функции указанного федерального органа осуществлялись Российским агентством по патентам и товарным знакам (сокращенное название – Роспатент).

В настоящее время Роспатент называется «Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам», а функции по принятию ведомственных нормативных актов по интеллектуальной собственности возложены на Министерство образования и науки Российской Федерации.

Основания возникновения правовой охраны товарных знаков


В соответствии со ст. 2 Закона о товарных знаках (далее в настоящем разделе – «Закон») правовая охрана товарных знаков предоставляется:

1. либо на основе государственной регистрации;
   
2. либо в силу международных договоров России.
   

Государственная регистрация товарных знаков осуществляется Роспатентом в порядке, установленном Законом.

Именно так получают в России правовую охрану свыше 80-ти процентов всех охраняемых в России товарных знаков.

Вместе с тем, некоторое число товарных знаков получают в России охрану на основе ^ Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г. (с последующими изменениями; дополнено Протоколом 1989г.)

В этом соглашении, наряду с Россией, участвуют Австрия, Белоруссия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, Украина, Франция, Швейцария и многие другие страны.

В соответствии с этим соглашением лицо, подавшее заявку в национальное ведомство по регистрации товарных знаков, может ходатайствовать о международной регистрации этого знака. В этом случае данная заявка направляется в Международное бюро по интеллектуальной собственности (ВОИС) в г. Женева (Швейцария), которое производит Международную регистрацию этого знака в Международном реестре. Заявитель указывает те входящие в Соглашение страны, где он желает зарегистрировать свой знак.

Если заявитель в числе этих стран указывает Российскую Федерацию, то такой товарный знак с момента его Международной регистрации пользуется в России такой же правовой охраной, как если бы он был зарегистрирован в Роспатенте, на основе российского Закона о товарных знаках. Срок охраны международного товарного знака – 10 лет; этот срок может неоднократно продлеваться на последующие 10-летние периоды.

Ежегодно в России в среднем получают охрану около 10 тысяч международных знаков. Все они принадлежат иностранным правообладателям.

Требования к товарному знаку, охраняемому в России на основе Мадридского соглашения, аналогичны тем требованиям, которые применяются к знакам, проходящим государственную регистрацию в Роспатенте. Международный товарный знак может быть оспорен и аннулирован по тем же основаниям, которые применимы к товарным знакам, зарегистрированным в Роспатенте.

Виды товарных знаков


Самые распространенные товарные знаки – словесные.

Ими могут быть слова, сочетания букв и (или) цифр, а также сочетания слов.

Отдельные слова могут получать охрану в качестве товарных знаков как в том случае, если они являются известными или общеупотребительными словами русского или какого-либо иностранного языка, так и в том случае, если эти слова новые, придуманные («фантазийные»).

Отдельные буквы /знаки/ и числа не могут пользоваться охраной.

В последнее время довольно широкое распространение получили словесные товарные знаки, состоящие из сочетаний слов – лозунгов. Такие знаки именуются также «слоганы». Например, у фирмы «Адидас»: «Наши кроссовки рвутся только вперед», «Купив нашу спортивную одежду, вы можете потерять только в весе».

Второй вид товарных знаков – изобразительные. Это – рисунок, эмблема, этикетка и т.п.

Если словесные знаки воспринимаются на слух, то изобразительные воспринимаются зрительно.

Большое распространение получили комбинированные товарные знаки, состоящие из сочетаний словесных и изобразительных элементов.

Эти знаки могут представлять собой слова, написанные особым шрифтом или обрамленные орнаментом, а также этикетки, включающие слова, рисунки и иное декоративное оформление.

Встречаются и иные виды товарных знаков – объемные (обычно это формы флаконов для духов), движущиеся, музыкальные и т.п.


Ограничения, касающиеся использования определенных обозначений в качестве товарных знаков


В статьях 6 и 7 Закона указывается, что некоторые категории обозначений не могут получать охрану как товарные знаки, а другие категории обозначений могут охраняться как товарные знаки, но при наличии определенных дополнительных условий: либо после приобретения ими различительной способности в результате использования, либо после получения согласия на их использование в качестве товарных знаков от другого лица, обладающего каким-то правом.

Обозначения, которые вообще не могут получать правовую охрану

Это:

1. обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 6 Закона). Это наиболее важная, и чаще всего встречающаяся категория заявляемых обозначений, отклоняемых в процессе проверки. Сюда относятся те обозначения, которые, прежде всего, прямо или косвенно вызывают у потребителей ложные, превратные впечатления (ассоциации) о месте изготовления товара. Если потребитель покупает духи «Очарование Невского проспекта», то, очевидно, он предполагает, что они произведены в Санкт-Петербурге или, по меньшей мере, в Ленинградской области. Конечно, при этом возникает масса сложных вопросов: так, только очень наивный потребитель может полагать, что «Голландский сыр» изготовлен в Голландии. В течение длительного времени шел спор о том, может ли быть зарегистрирован на имя российской организации продающей чай, товарный знак «Итон» (название городка и университета в Англии; ныне находится в границах Большого Лондона). Роспатент считал, что такой знак будет вводить потребителя в заблуждение; поскольку последний будет полагать, что получает чай, произведенный в городке Итон. Но заявитель доказал, что этот городок никогда не производил чай, а потому товарный знак «Итон» был зарегистрирован;
   
2. обозначения, состоящие из государственных гербов, флагов, официальных клейм, печатей, орденов, медалей и т.п. (п. 2 ст. 6 Закона);
   
3. обозначения, ранее заявленные в качестве товарных знаков другими лицами в отношении аналогичных или однородных товаров, либо уже зарегистрированные другими лицами для аналогичных или однородных товаров по ранее поданным заявкам (п. 1 ст. 7 Закона). Из этой нормы вытекает общий принцип, применяемый при охране товарных знаков в России: охрана предоставляется тому лицу, которое первым подало заявку на регистрацию товарного знака.
   

Следующие обозначения, в принципе, не могут быть зарегистрированы как товарные знаки, поскольку они не обладают различительной способностью, за исключением того случая, когда они приобрели различительную способность в результате их использования:

1. Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида («Голландский сыр», «одеколон»);
   
2. Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами; («Н₂О» – для воды; «семинар» - для занятий с учащимися; «Газета» - для газет);
   
3. Обозначения, указывающие лишь на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара, а также на время, место, способ его производства или сбыта («Белый хлеб», «обезжиренное молоко», «Средство от похудания», «275 грамм»).
   

Следующие категории обозначений могут охраняться в качестве товарных знаков лишь владельцем другого права, а другими лицами – лишь с согласия такого владельца другого права:

1. Официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов России, объектов всемирного, культурного или природного наследия, изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, – могут регистрироваться как товарные знаки на имя лица, являющегося собственником этих объектов, или лиц, получивших согласие собственника;
   
2. Фирменные наименования и их части, промышленные образцы – могут охраняться как товарные знаки только с согласия их правообладателей;
   
3. Объекты авторского права – могут охраняться как товарные знаки только с согласия правообладателя;
   
4. Фамилии, имена, портреты известных лиц, их псевдонимы, факсимиле – могут использоваться только с согласия этих лиц или их наследников.
   

Все эти ограничения и условия касаются не только полностью тождественных обозначений; они относятся также к подобным обозначениям, к тем, которые сходны с заявляемыми до степени смешения, перепутывания.


Регистрация товарных знаков


За исключением некоторого числа иностранных товарных знаков, которые получают охрану в России на основе международной регистрации знаков в Женеве (о чем говорилось ранее), остальные товарные знаки получают охрану в России на основе заявок на товарные знаки, подаваемые в Роспатент.

Заявка подается либо юридическим лицом, либо гражданином-предпринимателем. Граждане, не являющиеся предпринимателями, не могут, ни подавать заявок на товарные знаки, ни быть владельцами товарных знаков.

Заявка содержит просьбу зарегистрировать товарный знак на имя заявителя и включает в себя изображение товарного знака, перечень товаров, для которых регистрируется товарный знак, а также документ об уплате государственной пошлины за подачу заявки (за саму регистрацию товарного знака уплачивается особая пошлина).

Заявка проходит тщательную проверку – экспертизу. Экспертизу проводит Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), действующий по поручению Роспатента.

Экспертиза занимает длительный срок, в среднем полтора – два года.

Если по заявке выносится решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то это решение может быть обжаловано заявителем путем подачи возражения в Палату по патентным спорам – независимый административный орган, созданный для того, чтобы контролировать решения Роспатента. Возражение оплачивается государственной пошлиной. Срок его рассмотрения в Палате по патентным спорам – от нескольких месяцев до одного года.

Если решение Палаты по патентным спорам также будет отрицательным, то заявитель может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о проведении государственной регистрации товарного знака.

В том случае, если будет вынесено положительное решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (а такое решение может быть вынесено Роспатентом, Палатой по патентным спорам или арбитражным судом), то товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в официальном бюллетене Роспатента публикуются сведения о произведенной регистрации, а заявителю выдается свидетельство на товарный знак.


Исключительное право на использование товарного знака

С момента получения свидетельства заявитель становится владельцем исключительного права на использование товарного знака на территории России и вправе осуществлять (реализовывать) это право.

Содержание этого исключительного права указано в п. 1 ст. 4 Закона.

«Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя».

Из этой нормы следует, что исключительное право на товарный знак включает две составных части:

1. Положительное право использования товарного знака
   
2. Право запретить использовать товарный знак любому другому лицу
   

Следует подчеркнуть, что неохраняемое обозначение, индивидуализирующее товар, может свободно использоваться любыми лицами: как тем лицом, которое не ходатайствует о получении на него правовой охраны, так и тем лицом, которое подало заявку на регистрацию такого обозначения.

Такое использование неохраняемого обозначения не препятствует его дальнейшей регистрации пользователем; более того, такое использование не препятствует, как правило, дальнейшей его регистрации другими лицами, которые не использовали ранее это обозначение.

Исключение составляют случаи, когда такое предшествующее использование неохраняемого обозначения было длительным и широкомасштабным, в результате чего эти обозначения стали общеизвестными или приобрели различительную способность (приобрели «второе значение»).

Однако, в любом случае, использование неохраняемого обозначения не может рассматриваться как какое-то право.

Право на использование создает только регистрация и получение свидетельства (в отношении российской регистрации; на знаки, зарегистрированные по системе международной регистрации, российские свидетельства не выдаются).

Исключительное право на использование распространяется только на те случаи, когда зарегистрированный знак используется для тех товаров, которые указаны при регистрации, а также для однородных с ними товаров.

Использование товарного знака для иных товаров выходит за пределы действия исключительного права.

С другой стороны, исключительное право распространяется не только на зарегистрированный товарный знак в той форме, в которой он представлен, но и на сходные с ним до степени смешения обозначения.

Использование зарегистрированного товарного знака без согласия его правообладателя является незаконным. Такое использование представляет собой нарушение гражданских прав (ст.12, 15 и §1 Главы 59 ГК РФ).

Использованием товарного знака являются любые действия по введению товарного знака в гражданский оборот, в частности, продажа товаров, на которых (или на упаковке, этикетке которых) проставлен товарный знак, предложение их к продаже, их изготовление, хранение, перевозка, импорт с целью продажи. Использованием считается также проставление товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в том числе, в сети Интернет, в частности – в доменных именах.

Вместе с тем, если правообладатель разрешил ввести в гражданский оборот на территории России определенную партию товаров с его товарным знаком, или сделал это сам, то его исключительное право в отношении этой партии товаров считается уже реализованным, «исчерпанным», а потому любое лицо вправе использовать эту партию товаров с указанным товарным знаком свободно, не спрашивая чьего бы то ни было разрешения (ст. 23 Закона).

Правообладатель обязан использовать товарный знак на территории России. В том случае, если товарный знак не используется в течение трех лет подряд, его охрана может быть прекращена по ходатайству, заявленному в Палату по патентными спорам любым лицом.

Зарегистрированный Роспатентом товарный знак охраняется в течение десяти лет, с даты подачи заявки.

Срок действия регистрации может продлеваться, причем – многократно. Заявление о продлении действия регистрации может быть подано в течение последнего года действия регистрации или в течение шести месяцев после истечения этого срока.


Выдача лицензии и уступка права на зарегистрированный товарный знак

Правообладатель может предоставить другому лицу часть своих прав на использование товарного знака. При этом владелец товарного знака остается прежним, он не заменяется другим лицом.

Предоставленные права на использование товарного знака осуществляются по письменному договору. Такой договор называется лицензионным договором (он именуется также «лицензия»).

Правообладатель в рамках этого договора именуется лицензиар, а лицо, получающее право использования – лицензиат.

В лицензионном договоре должен быть указан его предмет – предоставляемое право, его объем, а также характер этого права: исключительное право или неисключительное право.

Если лицензиат приобретает исключительное право на использование товарного знака в определенных пределах, то это значит, что в этих пределах никто не вправе использовать товарный знак.

Все другие условия лицензионного договора определяются сторонами. К данным лицензионным договорам применяются установленные Гражданским кодексом общие положения об обязательствах (ст. 307-453 ГК РФ).

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата, выпускаемых под товарным знаком лицензиара, будет не ниже качества аналогичных товаров лицензиара.

Лицензионные договоры заключаются на определенные в них сроки. Обычно они предусматривают платежи лицензиата за использование товарного знака.

Эти договоры могут относиться не ко всем товарам, для которых зарегистрирован товарный знак, а только к некоторым из них.

Лицензионные договоры подлежат обязательной государственной регистрации – в Роспатенте. Без такой регистрации они являются недействительными.

Вступают в силу лицензионные договоры с момента государственной регистрации.

Кроме выдачи лицензии (которая представляет собой предоставление части права на использование товарного знака), правообладатель может уступить свой зарегистрированный товарный знак полностью, заключив договор об уступке товарного знака.

В этом случае место прежнего правообладателя занимает новый правообладатель.

Уступка товарного знака может быть полной или частичной.

При полной уступке товарный знак уступается в отношении всего перечня товаров, для которых он зарегистрирован; при частичной уступке товарный знак уступается только в отношении части перечня товаров, для которых знак был зарегистрирован.

Строго говоря, частичная уступка знака приводит к появлению двух одинаковых товарных знаков, действующих в отношении разных перечней товаров; эти знаки принадлежат разным лицам. Договор об уступке товарного знака заключается в письменной форме и вступает в силу после его государственной регистрации в Роспатенте.


Оспаривание зарегистрированного товарного знака

Оспаривание зарегистрированного товарного знака может производиться в случаях и в порядке, предусмотренных в законе (см. ст. 28 и 29 Закона о товарных знаках).

Оспаривание зарегистрированного товарного знака производится путем подачи ходатайства (именуется возражение, а в некоторых случаях – заявление) в Палату по патентным спорам.

Ходатайство оплачивается государственной пошлиной.

В ходатайстве указываются причины, по которым товарный знак должен быть аннулирован, (с момента регистрации) либо быть признан недействительным на будущее.

И аннулирование товарного знака, и признание его недействительным, могут быть полными (т.е. относиться ко всему товарному знаку либо ко всем товарам, в отношении которых знак зарегистрирован), либо частичными.

Если заявленное обозначение не явилось новым, то есть совпадало с ранее зарегистрированными или с ранее заявленными знаками других лиц, но, тем не менее, было зарегистрировано, то регистрация может быть оспорена в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

В остальных случаях оспаривание может производиться без ограничения каким-либо сроком.

Товарный знак может быть аннулирован, если он не обладает различительными способностями, способен ввести в заблуждение, совпадает с фирменным наименованием другого лица, имеющим более ранний приоритет, либо копирует произведение, охраняемое авторским правом.

Действие регистрации товарного знака прекращается на будущее время, если товарный знак не используется в течение трех лет подряд (на дату подачи ходатайства).

Решение Палаты по патентным спорам, вынесенное на основе заявленного ходатайства, может быть обжаловано в суд.


Нарушение права на товарный знак

Использование товарного знака (в тех пределах, на которые распространяется исключительное право), производимое без согласия правообладателя, представляет собой нарушение гражданских прав.

В этих случаях правообладатель может потребовать запрета такого использования и возмещения понесенных им убытков (они рассчитываются на основе ст. 15 ГК РФ).

Вместо взыскания убытков правообладатель может потребовать выплаты денежной компенсации в размере от 100 000 руб. до 5 млн. рублей. В случае спора размер этой компенсации устанавливается судом.

Кроме того, правообладатель может потребовать:

- публикации судебного решения;

- удаления с товаров, упаковки, этикеток нарушителя незаконно используемого товарного знака, либо уничтожения таких товаров, этикеток, упаковок, если удаление с них товарных знаков невозможно.

Следует учитывать, что если нарушитель товарного знака оспаривает регистрацию, то этот спор рассматривается не в суде (в порядке встречного иска), а в Палате по патентным спорам.

6. Правовая охрана коммерческой тайны