Geum.ru

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс

Вид материалаКодекс

Содержание


Юридический объем исключительного права
Технический объем исключительного права
Действие исключительного права во времени
Владельцы исключительного права
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Юридический объем исключительного права

В каких пределах действует исключительное патентное право?

Территориально это право действует на всей территории России: эта норма прямо, к сожалению, в Законе не прописана, но она вытекает из положений, содержащихся в статьях 10 и 11 Закона.

Более сложно определить круг тех действий, которые подпадают под сферу исключительного права владельца патента.

В пункте 1 статьи 10 Патентного закона сфера исключительного права определяется посредством запрета: «Никто не вправе использовать изобретение … за исключением случаев», прямо указанных в Патентном законе.

Итак, некоторые действия, прямо указанные в Патентном законе, не являются нарушением исключительного права патентообладателя.

Все остальные действия по использованию запатентованного изобретения являются нарушением патентного права.

Первоначальная редакция Патентного закона (действовавшая с 14 октября 1992 года по 11 марта 2003 года) содержала (в п.3 ст.10) конкретный, закрытый перечень тех действий, которые считались нарушением исключительного права на использование. Таким образом, понятие неразрешенного использования было строго определено.

Новая редакция Закона, действующая с 12 марта 2003 года, приводит не закрытый, а только примерный перечень случаев использования, подпадающих под сферу действия исключительного права. При этом Закон исходит из того, что исключительное право охватывает и другие случаи использования.

Это нововведение – поистине революция. Такая революция была бы возможна при том условии, если бы было дано определение термина «использование» для сочетания «исключительное право на использование изобретения».

А такого определения как раз и не дано!

В Законе понятие «использование» не определено, в связи с чем «использование» может пониматься так, как это выгодно (или – угодно) владельцу патента, лицензиату, пользователю, патентному поверенному, судье и т.д. и т.п. Точку в серии таких – разнообразных – определений могут поставить либо новая норма Патентного закона, либо совместное постановление Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ.

Действительно, новая редакция Закона устанавливает, что использованием изобретения является, в частности («в том числе»), хранение запатентованного продукта в целях продажи. Но такая формулировка не исключает возможности привлечения к ответственности хранителя, который сохраняет запатентованный продукт не для целей продажи, а чтобы возвратить его поклажедателю. Формулировка Закона ныне позволяет привлечь к ответственности как нарушителя также и перевозчика продукта, несмотря на то, что перевозка прямо не упомянута в числе действий, запрещенных Законом. Можно указать и на то, что право на использование, по прямому указанию Патентного закона, включает применение и продажу продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Но если из прежней редакции Закона вытекало, что продукт, полученный не непосредственно, а опосредованно запатентованным способом, не составляет нарушения прав владельца патента, то на основе новой редакции Закона такого вывода сделать нельзя и юридически правильным является мнение о том, что продукт, лишь опосредованно полученный запатентованным способом, также нарушает патентные права.


^ Технический объем исключительного права

Объем исключительного права, определяемый исходя из существа охраняемого объекта, мы называем техническим объемом исключительного права.

Этому вопросу посвящены положения пункта 4 ст.3 и пункта 2 ст.10 новой редакции Закона.

И прежде, и теперь объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и свидетельством (ныне – патентом) на полезную модель определяется их формулой.

Новая редакция Закона поясняет, что теперь «для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи». Глагол «могут» надо понимать как возможность применения данных, содержащихся в описании и чертежах, в тех случаях, когда формула вообще неясна или возникают разногласия при истолковании ее объема.

Основные принципы определения технического объема исключительного права, изложенные в первоначальной редакции Патентного закона, сохранились и в новой его редакции. Таких принципов два: 1) изобретение (как оно изложено в одном пункте формулы) может быть использовано только целиком, и 2) при определении факта использования изобретения применяется правило об эквивалентах.

Первый принцип сформулирован в п.2 ст.10 Патентного закона следующим образом: изобретение считается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе – использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения.

Существо этого принципа должен знать каждый специалист по патентному делу: частичного использования изобретения не может быть; изобретение, - как оно изложено в одном пункте формулы, - неделимо.

Вместе с тем, формулировка этого важного принципа, данная в Законе, представляется несовершенной. Эта формулировка относится к независимому пункту формулы изобретения. Следовательно, Закон допускает наличие в формуле изобретения и зависимых пунктов формулы. Известно, что такие зависимые пункты формулы часто встречаются на практике и что они содержат в себе, во-первых, все признаки того пункта формулы, от которого они зависят, и, во-вторых, дополнительные признаки.

Зависимый пункт формулы тоже представляет собой изобретение (или – усовершенствование изобретения; впрочем, это уточнение не имеет значения для нашего анализа).

Далее, нет никаких запретов относительно того, чтобы владелец патента, включающего независимый и зависимый пункты формулы, выдал другому лицу исключительную лицензию на использование только независимого или, наоборот, только зависимого пункта формулы; более того, я убежден, что может быть заключен договор об уступке лишь одного из пунктов формулы изобретения, причем как независимого, ток и зависимого. Иными словами, могут сложиться ситуации, когда владелец патента (или – что для нас одно и то же – владелец исключительной лицензии) будет иметь патентное право только на зависимый пункт формулы, и ему следует знать, как определяется технический объем его прав. Очевидно, что и в этих случаях изобретение считается использованным, если использованы все признаки, изложенные в пункте формулы. Поэтому содержащееся в Законе правило, которое относится к независимому пункту формулы, должно распространяться на любые отдельные пункты формулы, в том числе – и на зависимые.

Второй принцип определения технического объема формулы изобретения – определение этого объема с использованием правила об эквивалентах – также сохранился в новой редакции Закона, но получил очень важное уточнение.

Правило об эквивалентах, как известно, состоит в том, что изобретение считается использованным и в том случае, если какой либо признак формулы будет заменен своим эквивалентом, то есть равнозначным (равноценным) признаком, служащим заменой тому признаку, который указан в формуле. Новая редакция Закона содержит два существенных уточнения правила об эквивалентах: во-первых, эквивалент должен быть известным «в данной области техники», то есть в той области, к которой относится само изобретение; во-вторых, эквивалент должен быть известен до того момента, как начало использоваться «нарушающее патент» изобретение.

Иными словами, если предполагаемый нарушитель патентных прав сам заимствовал его из другой области техники, то использование соответствующего продукта или способа этим лицом не будет составлять нарушения патентных прав, и этот «нарушитель» может свободно использовать такой продукт или способ (но, очевидно, без перерыва в использовании). А вот второй предполагаемый нарушитель, использовавший тот же эквивалент, уже подпадает под действие патента, ибо этот эквивалент был уже известен в данной области техники до того, как этот второй нарушитель начал использовать соответствующий продукт или способ.

Таковы выводы, которые надо сделать из этой новой нормы об эквивалентах. Трудно сказать, думал ли законодатель об этих последствиях.

Говоря о техническом объеме действия исключительных прав, нельзя не упомянуть правил определения объема этих прав для промышленных образцов. Ранее, объем правовой охраны патента на промышленный образец определялся совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка), а изделие признавалось изготовленным с использованием запатентованного образца, если оно содержало все его существенные признаки.

Теперь же объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промобразец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промобразца, а промобразец считается использованным, если «изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца». Естественно, что при новой формулировке Закона заявитель, стремясь получить наиболее широкую правовую охрану, будет стремиться указать как можно более краткий перечень существенных признаков промышленного образца: известно, что чем меньше признаков, тем шире объем правовой охраны. При этом сразу же возникнет вопрос (не решенный Законом): что имеет решающее значение – признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия, или признаки, указанные заявителем в перечне. Можно только сожалеть о том, что Закон отдает решение этого важнейшего вопроса в руки судебной практики.


^ Действие исключительного права во времени

Как было отмечено ранее, исключительное право имеет запретительный характер: оно запрещает любым третьим лицам использовать запатентованный объект.

К сожалению, Закон не содержит прямого ответа на вопрос о том, в какой период времени действует это право запрета.

Период (или – срок) действия исключительного права не следует смешивать со сроком исчисления действия патента. Эти понятия совпадают не полностью.

Срок исчисления действия патента – это юридико-технический срок, основная цель которого – определение даты, когда исключительное право безусловно прекращает свое действие. Сроку исчисления действия патента посвящен п.3 ст.3 Патентного закона.

Патент на изобретение безусловно и всегда прекращает свое действие через 20 лет со дня подачи заявки (но патенты на изобретения, относящиеся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, могут действовать при определенных условиях до 25 лет с даты подачи заявки).

Патент на полезную модель максимально действует 8 лет с даты подачи заявки, а патент на промышленный образец – 15 лет с даты подачи заявки.

Но означают ли эти нормы, что исключительное право на патентуемый (запатентованный) объект также возникает в день подачи заявки и прекращается по истечении указанных сроков?

На этот вопрос, важный как теоретически, так и практически, безусловно надо дать отрицательный ответ: исключительное право не возникает и не защищается с даты подачи заявки. На самом деле исключительное право обычно возникает позже – с момента публикации сведений о выдаче патента. Однако некоторые элементы исключительного права могут возникать и ранее.

К рассмотрению всех этих вопросов мы и переходим.

Анализ этого вопроса следует начинать с рассмотрения ст.22 Закона, именуемой «Временная правовая охрана».

В этой статье устанавливается, что любое лицо, которое использует заявленное изобретение после публикации заявки и до даты публикации сведений о выдаче патента на изобретение, обязано выплатить патентообладателю – после получения им патента – денежную компенсацию. Размер этой компенсации устанавливается соглашением сторон. Очевидно, что в спорных случаях размер компенсации определяет суд.

Юридико-технический объем изобретения здесь определяется формулой изобретения, указанной в опубликованной заявке, но если объем этой заявленной формулы был в патенте сужен, то объем изобретения определяется формулой патента.

Временная правовая охрана патентуемого изобретения может наступить и ранее публикации сведений о заявке на изобретение.

Это имеет место в том случае, если заявитель уведомит лицо, которое использует изобретение, о поданной заявке на выдачу патента. В этом случае, временная правовая охрана, то есть обязанность уплатить компенсацию, возникнет для уведомленного лица с даты получения им уведомления.

Представляется, что такое уведомление может быть направлено заявителем и тому лицу, которое еще не использовало изобретение, но собирается его использовать.

По нашему мнению такое уведомление не может быть сделано до даты подачи (приоритета) заявки; однако, после подачи заявки такое уведомление может быть сделано в любое время.

Аналогичное уведомление может быть сделано лицом, подавшим заявку на полезную модель или промышленный образец, с даты подачи заявки до даты публикации сведений о выдаче соответствующего патента. И в этом случае возникнет временная правовая охрана.

Разумеется, хотя это и не указано в Законе, уведомление должно содержать сведения о поданной заявке и формулу изобретения (полезной модели), либо перечень существенных признаков промобразца.

Временная правовая охрана не является проявлением исключительного права: она не дает права запретить использование заявленного объекта.

Требование о выплате компенсации может быть заявлено в течение трех лет с момента получения патента (срок исковой давности); до этого момента владелец патента не имел права на иск, а потому исковая давность не текла.

Обязанность выплаты денежной компенсации по своей правовой природе является разновидностью гражданско-правовой ответственности.

Лицо, использовавшее изобретение, причиняет заявителю имущественный вред. Это лицо должно отвечать на основе ст.1064 Гражданского кодекса РФ. Но ответственность, предусмотренная этой статьей, наступает лишь при наличии вины нарушителя.

После публикации сведений о подаче заявки на изобретение, либо после получения уведомления о поданной заявке на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникает презумпция вины лица, использующего заявленный объект. По моему мнению эта презумпция является неопровержимой.

И – наоборот: до публикации сведений о заявке на изобретение, или – соответственно – до получения уведомления, лицо, использовавшее заявленный объект, предполагается невиновным, а потому не будет нести никакой ответственности.

Пользователь не освобождается от ответственности за использование заявленного объекта после указанной даты, даже в том случае, если он использовал не заявленный объект, а аналогичное творческое достижение, созданное в результате параллельной, независимо осуществлявшейся деятельности.

И лишь в одном случае пользователь будет освобожден от обязанности выплаты денежной компенсации: если он докажет свое право преждепользования (ст.12 Патентного закона). Хотя с теоретической точки зрения право преждепользования очень интересно, а в Законе оно урегулировано неполно, мы на нем не будем останавливаться в связи с тем, что на практике оно встречается довольно редко.

Исключительное право на запатентованный объект возникает только с момента публикации сведений о выдаче патента. Именно с этой даты возникает право запрета использования запатентованного объекта любыми третьими лицами, а использование, подпадающее под нормы ст.10 Патентного закона, считается гражданским правонарушением, за которое владелец патента может взыскать причиненные ему убытки.

Таким образом публикация сведений о выдаче патента представляет собой правоустанавливающий факт.


^ Владельцы исключительного права

Владелец исключительного права – это лицо, которое имеет право запретить использование запатентованного объекта третьим лицам.

Если патент выдан на имя одного лица и никакие лицензии по этому патенту не выданы, то владельцем исключительных прав является владелец патента; никаких правовых проблем здесь не возникает.

Однако, ситуация становится более сложной в следующих трех случаях: 1) при наличии более чем одного владельца патента; 2) при выдаче лицензий; 3) при наличии более чем одного пункта формулы. Эти случаи мы и рассмотрим далее.

Владельцем патента может оказаться не одно лицо, а два или большее число лиц; все такие лица считаются совладельцами патента.

Совместное владение может иметь место уже при выдаче патента; в некоторых случаях оно появляется после того, как патент уже выдан (наличие нескольких наследников у умершего патентообладателя, разделение юридического лица - патентообладателя, договорная уступка части (например – 50%) патентных прав и т.д.).

Некоторые вопросы, касающиеся совместного владения исключительными правами, решены в последнем абзаце п.1 ст.10 патентного закона. Здесь содержатся такие нормы:

1) Порядок использования запатентованного объекта определяется соглашением между совладельцами;

2) при отсутствии такого соглашения каждый из патентообладателей может использовать запатентованный объект, но не вправе без согласия других патентообладателей предоставлять третьим лицам лицензии или уступить патент.

Норма о том, что владение, пользование и распоряжение общими патентными правами осуществляется по соглашению между патентообладателями, совпадает с положениями гражданского права, касающимися общей собственности (п.1 ст.246 и п.1 ст.247 ГК). Однако, специальная норма о том, что любой совладелец патентных исключительных прав может самостоятельно использовать запатентованный объект, значительно отличается от регулирования, предусмотренного Главой 16 ГК «Общая собственность».

Тем не менее, поскольку Патентный закон неполно регулирует вопросы, возникающие при наличии двух или большего числа владельцев исключительных патентных прав, нам никак не удастся уйти от Главы 16 ГК, которая должна применяться к общему владению патентными правами в силу правила об аналогии закона (п.1 ст.6 ГК).

Но сначала обратимся к этой специальной норме Патентного закона – любой из совладельцев патентных прав вправе самостоятельно использовать запатентованный объект.

Попытаемся оценить эту норму.

Если владельцами патентных прав выступают физические лица, то применение этой нормы вызовет большие трудности, даже если эти владельцы зарегистрируются как предприниматели без образования юридического лица.

Если среди владельцев будут и физические, и юридические лица, то эта норма является дискриминационной для физических лиц.

Если среди владельцев окажутся коммерческие и некоммерческие юридические лица, то эта норма является дискриминационной для некоммерческих юридических лиц.

Если доли владельцев патентных прав не равные (например, одному принадлежит 90% прав, а другому – 10% прав), то эта норма является дискриминационной для того, кто владеет большей долей прав.

Уже после этой оценки некоторых ситуаций возможного применения данной нормы можно сделать вывод, что эта норма несовершенна.

Но это еще не все: наличие этой нормы в сочетании со специальной нормой о невозможности уступки исключительного права без согласия всех остальных патентообладателей, ставит серьезный вопрос о том, допустима ли уступка одним из владельцев исключительных патентных прав не всего исключительного права в целом, а своей доли в этих правах.

Владелец доли патентного права не может самостоятельно распорядиться всем патентным правом в целом, но он не может быть лишен права распорядиться своей долей этого права.

Общие положения гражданского права по этому вопросу таковы: «участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса» (п.2 ст.246 ГК). Статья 250 ГК не содержит ограничений в распоряжении долей в общем имуществе; она лишь предусматривает преимущественное право остальных совладельцев на покупку этой доли, если она продается третьим лицам.

В связи с вышеизложенным нет никаких оснований для того, чтобы запрещать отдельным совладельцам исключительных прав продавать или иным способом отчуждать свою долю. Фактически это будет равносильно выдаче отчуждателем неисключительной лицензии, то есть противоречить «букве закона»: норме последнего абзаца п.1 ст.10.

Если же считать, что данная норма вообще лишает совладельца патентных прав, права самостоятельно отчуждать свою долю, то эта норма является неконституционной, она противоречит общим принципам гражданского права (в частности, принципу свободного осуществления гражданских прав).

Независимо от того, как будет решен вопрос о рассмотренной выше специальной норме Патентного закона, в настоящее время к совместному владению патентными правами могут по аналогии применяться нормы статей 245 (презумпция равенства долей), 248 (доходы от общего имущества), 249 (расходы на содержание имущества), 252 (раздел имущества) и 255 ГК (обращение взыскания на долю).

Заключение любого договора с патентообладателем затрагивает исключительные права.

Если патентообладатель выдает неисключительную лицензию, то он сохраняет за собой исключительные права; однако эти исключительные права уже не будут действовать (как исключительные права, как право запрета) против лицензиата, использующего изобретение в рамках договора.

Если же патентообладатель выдает исключительную лицензию, то в пределах заключенного договора лицензиат становится владельцем исключительных прав, а патентообладатель – в тех же пределах – уже не является владельцем исключительных прав.

И, наконец, остановимся на вопросе о владельцах исключительных прав на использование изобретения, выраженного в двух или большем числе пунктов формулы.

Такие изобретения являются делимыми. Это значит, что совладение исключительными правами может быть прекращено, если, например, за одним владельцем будут закреплены исключительные права, выраженные в одном пункте формулы, а за другим – выраженные в другом пункте (или – в других пунктах) формулы.


3. Договоры об уступке патентных прав и лицензионные патентные договоры