Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   68

Второе обоснование: кроме товаров, прямо названных при регистрации, существуют очень близкие к ним товары, товары сходные, однопорядковые, однородные, на которые и распространяет свое действие возникающее исключительное право.

Подзаконные нормативные правовые акты и судебная практика исходят из эклектического сочетания первого и второго обоснований.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента N 32 от 5 марта 2003 г.:

"При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки" - п. 14.4.3 указанных Правил.

В основу этой нормы, как видно, положено первое обоснование: если у потребителя появляется представление о том, что товары исходят от одного и того же производителя, то они считаются однородными.

Но это представление может появиться у потребителя только в результате использования товарного знака, т.е. при использовании исключительного права.

Значит, данные Правила базируются на первом обосновании.

С другой стороны, во втором абзаце рассматриваемой нормы предлагается учитывать характеристики самого товара, т.е. Правила исходят и из второго обоснования.

Первое обоснование - учет самого возникшего права на товарный знак - с неизбежностью приводит к выводу о том, что широко используемый товарный знак создает большую "внешнюю ауру" - "захватывает" больший круг "однородных" товаров.

Наиболее ярким примером проявления этого принципа является дело, касающееся товарного знака "НЕВСКОЕ", зарегистрированного для пива и получившего широкое распространение и популярность.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, рассматривая вопрос об однородности товаров в споре между товарными знаками "НЕВСКОЕ" (для пива) и "AMRO НЕВСКОЕ" (для ряда пищевых продуктов: арахис обработанный, креветки, орехи обработанные, чипсы, рыба соленая и т.п.), признал эти товары однородными, так как "традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг".

"Кроме того, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости таких товаров, как пиво и пивные закуски, при их употреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей" (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 11. С. 11).

Нельзя, однако, не отметить, что первое обоснование однородности товаров противоречит одной специальной норме ГК РФ.

Пункт 3 ст. 1508 ГК РФ устанавливает:

"Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого правообладателя".

Из этой нормы вытекает, что возникновение у потребителя определенных ассоциаций, а именно - мнения о том, что товары имеют одного и того же производителя, не позволяет считать такие товары однородными: такие товары остаются неоднородными (разнородными).

А это значит, что первое обоснование, объясняющее "однородность" товаров, к ситуации, указанной в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, не применимо.

Поскольку нет никаких оснований не распространять принцип, предусмотренный в п. 3 ст. 1508 ГК РФ, на другие случаи установления "однородности" товаров, следует считать, что возникновение у потребителя впечатления о том, что определенные товары принадлежат одному производителю, не позволяет считать эти товары "однородными".

Поэтому приходится сделать вывод о том, что для определения однородности товаров следует учитывать их назначение, возможность выполнения ими одинаковых функций, их взаимозаменяемость при обычном, нормальном использовании.

Если товарный знак зарегистрирован для молока, сметаны и кефира, то йогурт, конечно, будет являться однородным товаром. Однако масло, сыр и конфеты не должны считаться при этом однородными товарами.

Если товарный знак зарегистрирован для гвоздей, то винты (для скрепления деталей) являются однородными товарами, но ножи металлические таковыми не являются.

Существует Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Она применяется и в России. МКТУ состоит из перечня классов товаров и услуг и перечня товаров и услуг с указанием соответствующего класса.

В соответствии со статьей 2 (1) Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для международной регистрации знаков от 15 июня 1957 г. "Классификация не связывает страны... союза... в отношении определения объема охраны знака".

Это, в частности, означает, что Классификация не может применяться при решении вопросов об однородности тех или иных товаров.

Это обстоятельство неоднократно отмечалось арбитражными судами России.


Статья 1485. Знак охраны товарного знака


Комментарий к статье 1485


1. Комментируемая статья предоставляет обладателю исключительного права на товарный знак особое право - право использовать знак охраны товарного знака.

Этот знак помещается рядом с товарным знаком. Состоит этот знак из латинской буквы R, которая может быть помещена в окружность, или из слов "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак".

Латинская буква R - это начальная буква английского слова "Registered" (зарегистрировано).

На практике довольно широко применяется знак "TM" (Trade Mark - товарный знак), "MR" (Marka Registrada - знак зарегистрирован) и т.п.

Знак охраны товарного знака оповещает всех пользователей, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым в России.

2. Использование знака охраны товарного знака не является обязательным. Отсутствие такого знака не приводит к лишению правообладателя каких-либо исключительных прав, в том числе прав на их защиту.

Вместе с тем помещение такого знака создает очень "сильную презумпцию" того, что нарушитель знал о существовании исключительного права на товарный знак, что может повлечь взыскания с него компенсации в повышенных размерах (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Кроме того, считается, что проставление знака охраны товарного знака препятствует превращению знака в общевидовой знак (подп. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

3. Об ответственности за ложное проставление знака охраны см. п. 5 ст. 1515 ГК РФ.

4. Знак охраны товарного знака во многом аналогичен знакам охраны: авторского права (ст. 1271 ГК РФ); смежных прав (ст. 1305 ГК РФ); топологии интегральной микросхемы (ст. 1455 ГК РФ); наименования места происхождения товара (ст. 1520 ГК РФ).


Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака


Комментарий к статье 1486


1. Комментируемая статья предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования.

Общая норма, на которой базируется данная статья, может быть сформулирована следующим образом:

"Владелец товарного знака обязан использовать товарный знак. Если товарный знак не используется в течение трех лет, то его правовая охрана досрочно прекращается в случае поступления соответствующего заявления (ходатайства) заинтересованного лица".

К сожалению, эта норма прямо в ГК РФ не сформулирована, хотя ст. 1486 ГК РФ именно из нее и исходит. Впрочем, п. 1 комментируемой статьи вообще изложен весьма неудачно.

2. В соответствии со смыслом нормы, закрепленной в этом пункте, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием подается в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

О палате по патентным спорам см. п. 3 ст. 1248 ГК РФ и п. 3 комментария к ст. 1248 ГК РФ.

Понятие "заинтересованного лица" не поясняется. Следует считать, что в данном случае им может быть юридическое лицо или гражданин-предприниматель, права или интересы которого затрагивает оспариваемый товарный знак.

3. В заявлении должно содержаться ходатайство о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что товарный знак не используется.

4. На основе такого заявления правовая охрана товарного знака должна быть прекращена, если будет установлено, что товарный знак не использовался в течение трех лет после его государственной регистрации или после окончания его использования. Любое использование товарного знака прерывает этот срок.

Под "государственной регистрацией" имеется в виду регистрация товарного знака как национальным регистрирующим органом России, так и международным регистрирующим органом (на основе международных договоров России).

5. Имеется, однако, еще одно дополнительное условие для того, чтобы на основе поступившего заявления правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена: заявление должно поступить в палату по патентным спорам по истечении указанного трехлетнего периода неиспользования, причем на дату, предшествующую поступлению заявления, товарный знак продолжает не использоваться.

См. также п. 16 комментария к данной статье.

6. Пункт 2 комментируемой статьи определяет понятие "использования" товарного знака, которое подлежит применению при рассмотрении поступившего заявления, т.е. "использованию" в смысле ст. 1486 ГК РФ.

Это "использование" по своему объему не совпадает с тем использованием товарного знака, которое составляет содержание исключительного права на использование. Кроме того, это "использование" должно осуществляться определенным лицом.

Любое иное использование не считается "использованием" в смысле ст. 1486 ГК РФ и ведет к прекращению правовой охраны товарного знака.

7. При определении объема (содержания) "использования", имеющего значение в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, комментируемая статья отсылает к п. 2 ст. 1484 ГК РФ: по общему правилу лишь то использование, которое указано в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, считается использованием товарного знака по ст. 1486 ГК РФ, исключающим досрочное прекращение его правовой охраны.

Следует обратить внимание на то, что учитываются узкие и конкретные понятия использования, содержащиеся в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а не широкие и абстрактные понятия использования, содержащиеся в п. 1 ст. 1484 (а равно и в ст. 1229) ГК РФ. Нельзя не отметить, что такое решение (а оно является правильным) свидетельствует о несостоятельности концепции "безбрежного" исключительного права, что не может не учитывать практика (см. также п. 4 комментария к ст. 1229 ГК РФ).

8. Таким образом, поскольку в соответствии с абз. 1 п. 3 комментируемой статьи установлено, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, правообладатель должен доказать, что использованный товарный знак был способом, который указан хотя бы в одном подпункте п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

9. Кроме того, правообладатель должен дополнительно доказать, что осуществлявшееся использование товарного знака было "непосредственно связано с введением товара в гражданский оборот".

Действия, указанные в подп. 2 - 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, следует считать всегда "непосредственно связанными с введением товара в гражданский оборот": эти действия всегда становятся известны третьим лицам (покупателям, потребителям), они свидетельствуют о намерении пустить товары, маркированные товарным знаком, в гражданский оборот, даже если фактически товары еще не находятся в гражданском обороте.

Отметим, что для признания товарного знака использованным закон не требует фактического нахождения товаров в гражданском обороте.

Однако некоторые действия, указанные в подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно - производство товаров с товарным знаком, их хранение и транспортировка (перевозка), не должны считаться "непосредственно связанными с введением товаров в гражданский оборот", поскольку они не становятся известны третьим лицам.

10. Последняя часть фразы, содержащейся в п. 2 комментируемой статьи, связана с началом этой фразы. Соответствующая норма читается следующим образом:

"Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается... также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющих на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку".

Анализ этой нормы приводит к выводу, что речь здесь идет об использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

Никакого иного смысла эта норма не имеет.

Вместе с тем нельзя не отметить нечеткость этой нормы: в частности, невозможно понять, как и почему изменение отдельных элементов товарного знака может ограничить предоставленную ему охрану.

В целом рассматриваемая норма, в соответствии с которой использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, признается использование товарного знака, соответствует общей концепции исключительного права на товарный знак: последнее дает исключительное право правообладателю использовать такое сходное обозначение, а также право запрещать другим лицам такое использование (см. п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

11. В пункте 2 решен также вопрос о том, кто именно, какой субъект должен использовать товарный знак для того, чтобы такое использование было учтено и чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена в связи с его неиспользованием.

Комментируемая норма называет трех таких субъектов: 1) правообладатель; 2) лицензиат; 3) другое лицо, осуществляющее использование товарного знака под контролем правообладателя.

Использование товарного знака другими лицами (например, правонарушителем) не должно учитываться.

12. Правообладателем должно считаться лицо, которое является или являлось владельцем товарного знака хотя бы часть того трехлетнего периода, в течение которого должно иметь место использование товарного знака.

Лицензиатом считается лицо, которое имеет договор с правообладателем, зарегистрированный надлежащим образом. Только с момента такой регистрации использование товарного знака лицензиатом имеет правовое значение.

Однако если использование осуществлялось будущим лицензиатом в тот период времени, когда Роспатент должен был зарегистрировать лицензионный договор, но не сделал этого, то такое использование должно считаться использованием, осуществляемым лицензиатом.

Под "другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя" следует понимать лицо, которое использует товар, маркированный товарным знаком, после того, как исключительное право на товарный знак считается исчерпанным (ст. 1487 ГК РФ).

Но под это понятие "других лиц", подпадают и некоторые иные лица.

В споре, касающемся комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB", зарегистрированного для ликеров, владелец товарного знака (фирма Чехии) изготовлял продукцию (ликер "Бехеровка"), маркированную товарным знаком, на территории Чехии и продавал ее на территории Чехии покупателям, в частности оптовому покупателю.

Оптовый покупатель ввозил эту готовую продукцию на территорию России и продавал в России (перепродавал), не видоизменяя упаковку и маркировку ликера. Никаких правонарушений при этом оптовый покупатель не совершал.

Президиум ВАС РФ отклонил заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака на территории России в связи с неиспользованием товарного знака, указав, что в данном случае фирма Чехии "сама использовала на территории России свой товарный знак" (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2004 г. N 1164/04 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8. С. 62).

Следует полагать, что в данном случае использование товарного знака осуществляло "другое лицо", находящееся "под контролем правообладателя".

13. Норма, содержащаяся в абз. 1 п. 3 комментируемой статьи, возлагает бремя доказывания фактов использования товарного знака на правообладателя.

Следует считать, что он имеет право требовать от своего правопредшественника и лицензиата сообщить ему такие факты.

Податель заявления не обязан представлять доказательств того, что товарный знак не использовался.

14. В соответствии с нормой, содержащейся в абз. 2 п. 3, палата по патентным спорам при рассмотрении заявления о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Данная норма предусматривает право палаты по патентным спорам оценить такие доказательства и либо согласиться с правообладателем, либо отвергнуть его доводы.

Неиспользование товарного знака вследствие того, что налоговая инспекция арестовала все счета организации, что впоследствии было признано незаконным, является извинительным доводом для неиспользования. Напротив, если правообладатель выдал исключительную лицензию лицензиату, который взял на себя обязательство использовать товарный знак, но не использовал его, то такое неиспользование не должно считаться извинительным доводом для неиспользования.

15. В пункте 4 комментируемой статьи устанавливается, что прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение действия исключительного права на товарный знак.

Это прекращение действует с даты подачи соответствующего заявления (а не с даты регистрации!).

16. Из пункта 1 комментируемой статьи вытекает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно также и в отношении лишь части товаров, а именно в отношении той части товаров, для которых товарный знак не использовался. В этих случаях правовая охрана товарного знака сохраняет свою силу в отношении тех товаров, для которых товарный знак использовался.

Таким образом, возможно частичное прекращение правовой охраны товарного знака; в этих случаях правовая охрана будет продолжать действовать в более узких рамках.


Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак


Комментарий к статье 1487


1. Содержащаяся в этой статье норма заключается в том, что если товар, маркированный товарным знаком, введен в гражданский оборот на территории России непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия (на основе выданной им лицензии), то дальнейший гражданский оборот этого товара не является нарушением исключительного права на товарный знак, т.е. не может запрещаться (преследоваться) правообладателем (и лицензиатом): права на такой товар, маркированный товарным знаком, считаются "исчерпанными".

Принцип "исчерпания прав" применяется и к тем товарам, маркированным товарным знаком, которые были законно введены в гражданский оборот за рубежом и затем законно импортированы в Россию. См. дело "Бехеровка" - п. 12 комментария к ст. 1486 ГК РФ.

2. Аналогичные нормы имеются и в отношении других охраняемых объектов: произведений (ст. 1272 ГК РФ), фонограмм (ст. 1325 ГК РФ), экземпляров, охраняемых исключительным правом публикатора (ст. 1344 ГК РФ), продуктов, в которых использованы изобретение или полезная модель, и изделий, в которых использован промышленный образец (ст. 1359 ГК РФ), материальных объектов исключительного права на селекционные достижения (ст. 1422 ГК РФ), интегральных микросхем с топологией (ст. 1456 ГК РФ).


Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак


Комментарий к статье 1488


1. Комментируемая статья регулирует договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак. К этим договорам применимы общие нормы, содержащиеся в ст. 1234 ГК РФ, и в частности в ее пунктах 1, 3, 4 и 5.

2. В пункте 1 комментируемой статьи договор об отчуждении исключительного права на товарный знак характеризуется как договор, в соответствии с которым правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме свое исключительное право на товарный знак другой стороне - приобретателю исключительного права.

Следует учитывать, что в связи с нематериальным характером отчуждаемого права такие договоры могут быть только консенсуальными, а выражение "передает или обязуется передать" употреблено здесь ошибочно (см. п. 4 комментария к ст. 1234 ГК РФ).

3. Из пункта 1 следует, что договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак могут относиться либо к исключительному праву в отношении всего перечня товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, либо только к части этих товаров. В этой связи можно говорить о полном либо о частичном отчуждении исключительного права.

В первом случае правообладатель утрачивает все права на товарный знак, он становится бывшим правообладателем. Во втором случае он остается владельцем товарного знака, но только для определенной части товаров.

4. При заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак стороны должны решить вопросы о передаче приобретателю прав на неохраняемые элементы товарного знака, а также на те охраняемые части товарного знака, права на использование которых были получены правообладателем от третьих лиц.

Если эти вопросы не будут решены, то договор об отчуждении исключительного права может быть либо не зарегистрирован (ст. 1490 ГК РФ), либо быть признан недействительной сделкой.