Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   68

Как следует из ст. 1483 ГК РФ, в товарный знак могут быть включены неохраняемые элементы. Некоторые из них "никому не принадлежат" (п. 1). Заключая договор об отчуждении исключительного права, стороны должны убедиться в том, что они могут использоваться и приобретателем; в противном случае товарный знак должен отчуждаться без этих элементов, что должно быть отмечено в договоре.

Другие неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак с согласия третьего лица (п. 2 ст. 1483 ГК РФ). Заключая договор, стороны должны иметь согласие третьего лица на отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий эти неохраняемые элементы. В противном случае товарный знак должен отчуждаться без этих элементов, что указывается в договоре.

Наконец, товарный знак может содержать некоторые охраняемые элементы, включенные в товарный знак с согласия третьего лица (п. 4, 5, 9 ст. 1483 ГК РФ). Заключая договор, стороны должны иметь согласие третьего лица на отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий эти охраняемые элементы.

5. Пункт 2 комментируемой статьи содержит запрет заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, если такой договор "может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя".

Смысл этой нормы ясен, но сфера ее применения довольно неопределенна.

Судебной практикой определено, когда данная норма не может применяться:

"Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем... так как условие о качестве товара не является [и не может являться] содержанием такой сделки" - указал Президиум ВАС РФ в п. 8 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак".

В подзаконном нормативном акте - Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденных Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64, установлены 10 случаев, когда договоры об уступке прав на товарные знаки не подлежат регистрации в Роспатенте в связи с тем, что они могут явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 27 Правил).

В основном эти случаи относятся к неполноте документов, входящих в договор об уступке прав (об этих документах см. п. 4 комментария к данной статье), а не к введению потребителей в заблуждение.

Следует полагать, что сфера применения нормы п. 2 комментируемой статьи является довольно узкой. В основном эта норма подлежит применению лишь при частичном отчуждении исключительного права на товарный знак.

6. Пункт 3 данной статьи относится к тому случаю, когда отчуждаемый товарный знак включает в свой состав в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, право на которое принадлежит владельцу товарного знака. Возможность включения НМПТ в товарный знак предусмотрена в п. 7 ст. 1483 ГК РФ.

В этом случае исключительное право на такой товарный знак, согласно комментируемой норме, может быть отчуждено только тому лицу, которое также имеет право на использование данного НМПТ.

Следует вместе с тем отметить, что владелец товарного знака может уступить данный товарный знак любому лицу, исключив из него НМПТ; это обстоятельство должно быть отмечено в договоре.


Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака


Комментарий к статье 1489


1. Комментируемая статья содержит правила, касающиеся лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

К этим лицензионным договорам применяются также общие положения о лицензионных договорах, предусмотренные в ст. 1235 ГК РФ.

Поскольку право на товарный знак может действовать в течение неопределенно продолжительного срока, норма, содержащаяся в абз. 1 п. 4 ст. 1235 ГК РФ, к сфере товарных знаков не применяется.

К лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака применяются нормы, содержащиеся в ст. 1236 ("Виды лицензионных договоров") и в ст. 1237 ГК РФ ("Исполнение лицензионного договора").

2. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливается, что по лицензионному договору владелец исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака. Это право предоставляется:

1) в определенных договором пределах;

2) с указанием или без указания территории, на которой допускается использование;

3) применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Поскольку товарный знак является нематериальным объектом, все лицензионные договоры могут быть только консенсуальными. В связи с этим выражение "или обязуется предоставить" является излишним, ошибочным.

О допустимой территории использования права на товарный знак см. п. 11 комментария к ст. 1235 ГК РФ.

Неуказание в лицензионном договоре территории, на которой лицензиат вправе использовать товарный знак, означает, что товарный знак может быть использован на всей территории России.

3. Употребленное в п. 1 комментируемой статьи указание на то, что лицензионный договор может разрешить лицензиату использовать товарный знак "применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности", означает, что в договоре могут содержаться различные ограничения на использование товарного знака лицензиатом. Так, например, может быть указано, что договор предоставляет лицензиату право использования товарного знака только к части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или только к определенным видам товара (только к светлому пиву, а не к темному пиву).

При отсутствии таких указаний товарный знак может использоваться лицензиатом для всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

4. Пункт 2 комментируемой статьи относится к вопросам качества товаров, производимых или реализуемых лицензиатом.

5. В соответствии с первой фразой п. 2 лицензиат должен обеспечить, чтобы товары, производимые или реализуемые лицензиатом, на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак, соответствовали тем требованиям и качеству, которые установлены лицензиаром.

Таким образом, речь идет о включении в лицензионный договор условий о качестве товаров лицензиата.

Следует полагать, что эти условия могут, но не должны в обязательном порядке включаться в лицензионный договор. Так, например, такие условия могут не включаться в лицензионный договор, если лицензиар либо вообще не производил (не реализовывал) соответствующие товары, либо хотя и производил (реализовывал) их раньше, после выдачи лицензии прекращает их использовать. Более того, данная норма не обязывает стороны включать в договор условия о качестве товара, даже если после заключения лицензионного договора производство и реализацию соответствующих товаров будут вправе осуществлять и лицензиат, и лицензиар: норма, содержащаяся в первой фразе п. 2, сформулирована как диспозитивная.

6. Вторая фраза п. 2 устанавливает право лицензиара осуществлять контроль за соблюдением лицензиатом указанных выше условий о качестве товаров. Эта норма сформулирована как императивная. Вместе с тем необходимо учитывать, что она применяется только в тех случаях, когда в лицензионный договор включены условия о качестве товаров, маркированных лицензионным товарным знаком.

7. В соответствии с третьей фразой п. 2 лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность, если к лицензиару как к изготовителю товаров будут предъявлены соответствующие "требования".

Под "требованиями" имеются в виду требования к качеству товаров, маркированных лицензионным товарным знаком. Здесь также речь идет о тех случаях, когда лицензионный договор содержит требования к качеству товаров, маркированных лицензионным товарным знаком, и эти требования лицензиатом не соблюдены (нарушены). В этих и только в этих случаях применяется данная (довольно суровая) норма о солидарной ответственности лицензиара и лицензиата.

О принципе солидарной ответственности см. ст. 322 - 325 ГК РФ.

Следует считать, что лицензиар, исполнивший требование, вытекающее из нарушения лицензиатом указанных условий о качестве товара, вправе в порядке регресса получить полное возмещение своих убытков от лицензиата.

8. Пункт 3 комментируемой статьи содержит норму, аналогичную норме п. 3 ст. 1488 ГК РФ, но относящуюся не к договору об отчуждении исключительного права, а к лицензионному договору.

В связи с этим см. п. 6 комментария к ст. 1488 ГК РФ.

9. См. ст. 1238 ГК РФ и комментарий к ней.


Статья 1490. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак


Комментарий к статье 1490


1. Настоящая статья посвящена форме и государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

Вопрос о форме договоров об отчуждении исключительного права решен в п. 2 ст. 1234 ГК РФ.

О форме лицензионных договоров см. п. 2 ст. 1235 ГК РФ.

Пункт 1 комментируемой статьи подтверждает строгую письменную форму всех лицензионных договоров, касающихся товарных знаков.

О государственной регистрации см. ст. 1232 ГК РФ.

2. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает письменную форму и обязательную государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ныне это Роспатент) всех договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Под "другими договорами, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак", имеются в виду договоры залога (п. 5 ст. 1233 и § 3 гл. 23 ГК РФ), доверительного управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ), простого товарищества (гл. 55 ГК РФ).

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что:

"Поскольку лицензионный договор [касающийся товарного знака] подлежит [государственной] регистрации [в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности], то и договор перевода долга, вытекающий из этого договора, должен быть зарегистрирован" (Постановление Президиума ВАС РФ от 13 января 2004 года N 13695/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 6. С. 51).

О государственной регистрации сделок и последствиях несоблюдения требования о регистрации сделки см. ст. 164, 165 ГК РФ.

3. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает, что порядок государственной регистрации договоров, касающихся прав на товарные знаки, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время такого подзаконного акта еще не принято. В связи с этим, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", продолжают действовать Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденные Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64.

4. Договоры, касающиеся товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, регистрируются в Международном бюро ВОИС (Женева, Швейцария) и государственную регистрацию в России не проходят.


Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак


Комментарий к статье 1491


1. Комментируемая статья относится к сроку действия исключительного права на товарный знак, охраняемый на основе национальной (российской) регистрации.

О сроке действия товарных знаков, охраняемых в России на основе международных договоров России, см. п. 9 комментария к данной статье.

2. В пункте 1 комментируемой статьи указывается первый (или первоначальный) срок действия права на товарный знак: исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. "Датой подачи заявки" считается дата поступления заявки в Роспатент (п. 8 ст. 1492 ГК РФ).

Указанный срок начинает исчисляться с даты подачи заявки, а не с даты приоритета заявки.

3. Фактически заявитель, подав заявку, не может осуществлять своего исключительного права; в частности, он не имеет права на защиту. Исключительное право возникает у правообладателя с даты получения им свидетельства на товарный знак (ст. 1504 ГК РФ).

4. В соответствии с абз. 1 п. 2 комментируемой статьи правообладатель может подать в течение последнего года указанного десятилетнего срока заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак на последующие 10 лет.

Следует полагать, что указанное заявление подается в Роспатент.

Если такое заявление подано не правообладателем, а иным лицом (например, лицензиатом), а также если такое заявление поступит в Роспатент ранее, чем за один год до истечения срока охраны, то оно не имеет правового значения и считается неподанным.

Если заявление подано в установленный срок и отвечает установленным требованиям, то Роспатент обязан продлить срок действия права на товарный знак.

5. В соответствии с абзацем 2 п. 2 такие заявления могут подаваться неограниченное число раз в последний год каждого десятилетнего периода действия исключительного права на товарный знак. К рассмотрению каждого такого последующего заявления применяются правила, указанные в п. 4 комментария к данной статье.

Таким образом, действие исключительного права на товарный знак никаким предельным сроком не ограничено.

6. Смысл нормы, содержащейся в абзаце 3 п. 2 комментируемой статьи (сама эта норма изложена неясно), состоит в том, что если правообладатель в течение шести месяцев после истечения предоставленного ему 10-летнего срока действия исключительного права (первоначального или одного из последующих) подаст ходатайство о восстановлении правовой охраны и оплатит это ходатайство пошлиной, то исключительное право на товарный знак должно быть восстановлено и это право будет считаться восстановленным с даты истечения предшествующего срока охраны.

Включает ли указанное ходатайство заявление о продлении срока охраны или оно должно подаваться вместе с заявлением - этот вопрос в данной норме не решен.

7. Поскольку после истечения срока действия исключительного права на товарный знак третьи лица могли начать использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, то эти действия вплоть до оповещения о восстановлении действия исключительного права на товарный знак на основе указанного ходатайства не должны рассматриваться как нарушение исключительного права на товарный знак, а по отношению к введенным в гражданский оборот товарам с указанным обозначением должен применяться принцип исчерпания прав (ст. 1487 ГК РФ).

8. Пункт 3 данной статьи устанавливает обязанность Роспатента внести в Государственный реестр товарных знаков (ст. 1480 ГК РФ) и в свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

9. Товарные знаки, охраняемые в России на основе международных договоров России, действуют в течение следующих сроков:

1) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Мадридском соглашении о международной регистрации знаков, то срок действия регистрации составляет 20 лет с момента международной регистрации знака (ст. 6 (1) Мадридского соглашения);

2) если страной происхождения товарного знака является страна, участвующая в Протоколе к Мадридскому соглашению, но не участвующая в Мадридском соглашении, то срок действия международной регистрации товарного знака в России составляет 10 лет с даты международной регистрации (ст. 6 (1) Протокола к Мадридскому соглашению).

Указанные сроки могут неограниченное число раз продлеваться на такие же последующие периоды времени.


3. Государственная регистрация товарного знака


Статья 1492. Заявка на товарный знак


Комментарий к статье 1492


1. Государственная регистрация товарного знака представляет собой административную процедуру, в ходе которой заявитель доказывает наличие у него гражданского права на товарный знак. При наличии всех условий и требований, предъявляемых к обозначению, заявляемому в качестве товарного знака, регистрирующий орган обязан произвести государственную регистрацию и выдать заявителю свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ) является документом, удостоверяющим право на товарный знак.

2. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи совокупность документов, представляемых заявителем с целью получения свидетельства на товарный знак, именуется заявкой на государственную регистрацию товарного знака. Она обычно именуется "заявкой на товарный знак" (Английский термин "Trade Mark Application").

Заявка может быть подана только юридическим лицом или гражданином, зарегистрированным в качестве предпринимателя. Эти лица (они именуются "заявители") вправе подавать заявки на товарные знаки, относящиеся к любым видам товаров, независимо от специальной правоспособности юридического лица и от вида деятельности, которой вправе заниматься индивидуальный предприниматель.

Заявка на товарный знак подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В настоящее время в качестве такого органа выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (официальное сокращенное наименование - Роспатент).

3. Несмотря на то что в некоторых случаях обозначение, заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака, может быть результатом интеллектуальной деятельности, его автор в заявке на товарный знак не указывается.

Право на товарный знак вообще не знает фигуры "автора". Любые вопросы, касающиеся "авторства" на товарный знак, должны быть урегулированы заявителем, причем вне рамок права на товарный знак.

4. Пункт 2 данной статьи устанавливает, что заявка на товарный знак должна относиться только к одному товарному знаку.

Поэтому если заявитель желает зарегистрировать ряд сходных знаков (вариантов знаков), что, конечно, расширяет рамки предоставляемой охраны и потому встречается довольно часто, то на каждый такой знак должна подаваться отдельная, самостоятельная заявка.

5. Пункт 3 содержит перечень документов, входящих в обязательном порядке в заявку на товарный знак.

Это прежде всего заявление - ходатайство заявителя, содержащее просьбу зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Далее, заявка на товарный знак должна включать "заявляемое обозначение".

Следует полагать, что это может быть либо обозначение "в натуре", либо изображение этого обозначения (рисунок, фотография и т.п.); выбор, конечно, принадлежит заявителю. Следует, однако, учитывать, что "обозначение" должно публиковаться, включаться в государственный реестр и в свидетельство на товарный знак. Поэтому предпочтение должно быть отдано "изображению" обозначения, его копии, удобной для тиражирования.

Следующий документ заявки - перечень товаров, для которых испрашивается государственная регистрация обозначения. Эти товары должны быть сгруппированы по классам международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Указанная международная классификация - она кратко именуется МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) разрабатывается, периодически пересматривается и принимается странами - членами Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. Россия участвует в этом соглашении. МКТУ пользуется большим авторитетом на международной арене.

МКТУ содержит перечни товаров, разнесенных по различным классам товаров и услуг.

Поскольку исключительное право на товарный знак действует при использовании товарного знака для товаров, указанных при регистрации (см. ст. 1484 ГК РФ), естественно выглядит стремление заявителя указать в заявке как можно больше видов товаров. Это, однако, увеличивает расходы заявителя по заявке и, кроме того, в случае неиспользования товарного знака для тех или иных видов товаров эти товары могут быть исключены из документов о регистрации товарного знака (см. ст. 1486 ГК РФ).

Последний обязательный документ заявки на товарный знак, указанный в п. 3, - описание заявляемого обозначения.

Следует считать, что описание заявляемого обозначения должно указывать, является ли оно словесным, изобразительным, комбинированным или иным (часто это трудно понять), транслитерацию (звучание), смысл словесного знака и т.п.

Неохраняемые элементы знака обязательно должны быть указаны. Желательно - а может быть, даже необходимо - указать, что заявитель получил от определенных третьих лиц права на включение в товарный знак отдельных элементов (либо как охраняемых, либо как неохраняемых).

6. В пункте 4 комментируемой статьи указывается, что заявка должна быть подписана заявителем или его представителем; последним может быть и патентный поверенный. О патентных поверенных см. ст. 1247 ГК РФ.