Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   68

28. В пункте 6 данной статьи речь идет о столкновении права на товарный знак с принадлежащим другому лицу правом на другой товарный знак либо на обозначение, заявленное на регистрацию как товарный знак.

Вопрос о возможности столкновения двух прав, принадлежащих одному и тому же лицу, в данной норме не рассматривается.

Об "однородных товарах" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

О "сходстве до степени смешения" см. п. 16 комментария к данной статье.

29. В подпункте 1 п. 6 устанавливается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак, если тождественное или сходное до степени смешения обозначение является на дату приоритета заявки объектом заявки другого лица, причем эта последняя заявка имеет более ранний приоритет и не была отозвана или признана отозванной.

Данное "столкновение" имеет место в тех случаях, если обе заявки относятся к аналогичным или однородным товарам.

В соответствии с подп. 1 п. 6 при таком "столкновении" заявок регистрация товарного знака по заявке, имеющей более поздний приоритет, не должна производиться. Следовательно, в этих случаях регистрирующий орган выносит решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом.

30. Следует, однако, учитывать, что такое решение является условным. Действительно, оно является верным и обоснованным лишь в том случае, если по заявке с более ранним приоритетом, т.е. по той заявке, которая явилась основанием для отклонения заявки с более поздним приоритетом, будет зарегистрирован товарный знак.

Если же по любым причинам такой товарный знак не будет зарегистрирован, т.е. если заявка будет отозвана или признана отозванной, то это будет означать, что эта заявка (с более ранним приоритетом) аннулирована, причем ab ovo, с момента ее подачи. Следовательно, ранее вынесенное решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом лишается своего основания и должно быть пересмотрено регистрирующим органом, причем ex officio, по собственной инициативе.

31. В соответствии с нормой, содержащейся в подп. 2 п. 6 комментируемой статьи, не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в Российской Федерации, если этот другой товарный знак принадлежит другому лицу, зарегистрирован в отношении аналогичных или однородных товаров и имеет более ранний приоритет.

Здесь речь идет о тех случаях, когда заявке на регистрацию товарного знака или уже охраняемому товарному знаку противопоставляется охраняемый товарный знак, принадлежащий другому лицу.

Под охраняемым товарным знаком имеются в виду товарные знаки, охраняемые в России на основе национальной регистрации или международных договоров России.

32. В соответствии с подп. 3 п. 6 не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с охраняемым в России для аналогичных или однородных товаров общеизвестным товарным знаком, принадлежащим другому лицу.

В данной норме не упоминается о датах приоритета общеизвестного товарного знака и иного товарного знака. По этому вопросу см. п. 1 ст. 1508 и подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

33. В соответствии с последним абзацем п. 6 "регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя".

Сначала уясним общий смысл этой нормы.

Право другого лица не противопоставляется, не служит препятствием для правовой охраны товарного знака, если владелец этого права дает согласие на правовую охрану товарного знака.

В подпунктах 1 - 3 п. 6 говорится о том, чье право противопоставляется. Это право:

- другого заявителя (подп. 1 п. 6);

- владельца другого товарного знака (подп. 2 п. 6);

- владельца общеизвестного знака (подп. 3 п. 6).

Поскольку рассматриваемая норма применима ко всем этим трем случаям, значит, речь в ней идет о получении согласия не только от владельца противопоставляемой заявки.

Наличие согласия этого лица "уничтожает" противопоставление, ликвидирует препятствие для правовой охраны.

34. Комментаторы высказывали следующие мнения в отношении "согласия правообладателей", которое упоминалось и в ранее действовавшем Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Во-первых, указывалось, что ведомство (регистрирующий орган) вправе при вынесении решения о регистрации товарного знака принять во внимание такое согласие, но оно не обязано этого делать.


КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями С.А. Горленко, А.Д. Корчагина, В.В. Орловой (отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, 2005.


Во-вторых, что согласие может учитываться только в том случае, когда заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными до степени смешения, но не являются тождественными. (См.: Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М., 2003. С. 27.)

С первым высказанным мнением согласиться нельзя, на нормах закона оно не основано. Выражение "не допускается" применяется в п. 1, 2, 3, 4 и 5 ст. 1483 ГК РФ в смысле безусловного запрета. Поэтому выражение "допускается", примененное в п. 6 ст. 1483 ГК РФ, следует понимать как безусловное разрешение. Кроме того, если признать наличие дискреционного права у регистрирующего органа относительно учета или неучета согласия правообладателя, то сразу же возникает вопрос о том, какими критериями должен руководствоваться при этом регистрирующий орган. А поскольку такие критерии в ГК РФ не указаны, следует считать ошибочным само высказанное мнение.

Относительно второго высказанного мнения следует отметить, что проблема отличия тождественных обозначений от обозначений, сходных до степени смешения, является очень сложной и неразработанной; для ее решения потребуется учитывать несущественные элементы товарных знаков. При решении этой проблемы мнение потребителей (покупателей) не может приниматься в расчет.

35. Употребленное в последнем абзаце п. 6 выражение "однородные товары", как и в подп. 1, 2 и 3 п. 6, означает "тождественные и однородные товары".

Об "однородных товарах" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

36. В пункте 7 комментируемой статьи устанавливается общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков, охраняемых в России, наименований мест происхождения товаров (далее - НМПТ), а также сходных с ними до степени смешения обозначений.

О НМПТ см. § 3 гл. 76 ГК РФ.

Этот запрет относится ко всем товарным знакам, независимо от того, для каких товаров они предназначены.

Для лиц, которые не являются владельцами прав на соответствующие НМПТ, запрет регистрации НМПТ в качестве товарного знака, в том числе и в виде элемента товарного знака, является абсолютным.

Что касается лиц, имеющих право на НМПТ, то они могут включить НМПТ в свой товарный знак, но только в качестве неохраняемого элемента и только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Данная норма не решает вопроса о судьбе товарного знака, содержащего НМПТ, если право на НМПТ возникает после даты приоритета или регистрации товарного знака.

37. Пункт 8 комментируемой статьи касается соотношения права на товарный знак с правом на фирменное наименование, с правом на коммерческое обозначение и с наименованием селекционного достижения.

О фирменном наименовании см. параграф 1, а о коммерческом обозначении - параграф 4 гл. 76 ГК РФ. О наименовании селекционного достижения см. ст. 1419 ГК РФ.

В случае "столкновения" права на товарный знак с одной стороны с правом на фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование селекционного достижения с другой стороны "право на существование" имеет тот объект, который имеет более ранний приоритет.

"Столкновение" имеет место только между тождественными обозначениями и обозначениями, сходными между собой до степени смешения.

"Столкновение" имеет место только в тех случаях, когда владельцами прав являются разные лица.

"Столкновение" имеет место только в том случае, если обозначения, принадлежащие разным владельцам, применяются (или подлежат применению: текст ГК РФ в этом отношении неясен и допускает возможность разного толкования) "в отношении однородных товаров". Это последнее выражение означает "в отношении тождественных или однородных товаров".

"Столкновение" может касаться не только фирменного наименования или коммерческого обозначения в целом, но и отдельных элементов такого наименования или коммерческого обозначения.

Президиум ВАС РФ при рассмотрении спора, касающегося обозначения "Нью-Йорк Пицца", указал, что если спор касается столкновения зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следует определить не только степень их сходства, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной) (Постановление Президиума ВАС РФ от 5 марта 2002 г. N 4193/01).

О понятии "однородные товары" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

38. В подпункте 1 п. 9 комментируемой статьи содержатся нормы, касающиеся возможности использования в качестве товарного знака или в качестве какой-либо части товарного знака произведения, охраняемого авторским правом.

О произведениях, охраняемых авторским правом, см. гл. 70 ГК РФ.

39. В качестве общего правила устанавливается, что произведение, охраняемое авторским правом, может быть использовано в качестве товарного знака (или в составе товарного знака) только с согласия обладателя авторского права. Следовательно, применению подлежит и противоположная общая норма: без согласия обладателя авторского права охраняемое произведение не может быть использовано в товарном знаке.

40. В подпункте 1 п. 9 названы наиболее часто встречающиеся авторские произведения, которые используются в товарных знаках: названия произведений, персонажи и цитаты из произведений, произведения искусства и их фрагменты. Этот перечень - примерный, не исчерпывающий: любые иные авторские произведения также могут включаться в товарные знаки только с согласия обладателя авторского права.

41. Следует учитывать, что названия произведений и другие указанные здесь объекты далеко не всегда охраняются авторским правом. См. ст. 1259 ГК РФ и комментарий к ней.

42. Авторское право охраняет и неопубликованные произведения, а также те произведения, которые были неизвестны на территории России на дату подачи заявки на товарный знак. Авторское право не знает понятия первенства (приоритета) и новизны объекта. Поэтому соответствующие положения, содержащиеся в подп. 1 п. 9 комментируемой статьи, являются неточными, даже юридически неграмотными; они не должны толковаться ограничительно.

43. Авторское право защищает произведения от копирования, в том числе в переработанном виде. В связи с этим подп. 1 п. 9 следует понимать как запрет охраны в качестве товарных знаков обозначений, скопированных с авторских произведений, в том числе и в переработанном виде.

44. В подпункте 2 п. 9 регулируются вопросы столкновения права на товарный знак с некоторыми личными правами граждан.

Речь идет о следующих правах:

1) праве на имя (ст. 19 ГК РФ);

2) праве на псевдоним (п. 1 ст. 1265 ГК РФ);

3) праве на обозначение, производное от имени или псевдонима (очевидно, это клички, прозвища);

4) право на портрет (очевидно, речь идет о праве гражданина на собственное изображение - ст. 152.1 ГК РФ);

5) право на факсимиле (очевидно, имеется в виду авторское право на подпись или особый знак).

При этом имеются в виду столкновения с правами не любого гражданина, а лишь лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак.

45. При определении известности лица на территории России могут применяться следующие критерии:

лицо должно считаться известным, если регистрация в качестве товарного знака его личных атрибутов (портрета, имени и т.п.) окажет на репутацию этого лица какое-либо влияние или если репутация этого лица окажет влияние на использование товарного знака.

46. Общее правило, содержащееся в подп. 2 п. 9 комментируемой статьи, состоит в том, что товарный знак, содержащий указанные атрибуты такого известного лица, может охраняться только с согласия этого лица "или его наследника". Следует полагать, что под "наследником" здесь имеются в виду только непосредственные родственники: наследники наследников в это понятие не входят. Даже при таком узком толковании употребленного здесь термина "наследник" имеется противоречие между данной нормой и нормой, содержащейся в ст. 152.1 ГК РФ.

47. В подпункте 3 п. 9 комментируемой статьи рассматриваются столкновения между правом на товарный знак (или правом на регистрацию товарного знака), с одной стороны, и правом на промышленный образец (очевидно, имеется в виду право на запатентованный промышленный образец - ст. 1358 ГК РФ), правом на знак соответствия и правом на доменное имя, с другой стороны.

О знаках соответствия (это обозначения, служащие для информирования потребителей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту) см. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Доменные имена - наименования пользователей сети Интернет.

"Столкновение" этих объектов имеет место только в том случае, если обозначения являются "тождественными".

Следует, однако, полагать, что "столкновения" могут возникать и в отношении обозначений, сходных до степени смешения.

"Столкновения" возникают лишь в тех случаях, когда владельцы прав - разные.

48. Сама норма, содержащаяся в подп. 3 п. 9, является довольно простой: если право на товарный знак имеет более ранний приоритет по сравнению с приоритетом противопоставляемого права, то оно сохраняется, имеет "право на существование". В противном случае товарный знак не может быть зарегистрирован, а если регистрация уже состоялась, то она должна быть отменена, аннулирована.

49. "Столкновения", урегулированные в подп. 3 п. 9, возникают независимо от того, для каких товаров регистрируется (или уже зарегистрирован) товарный знак.

Такой подход нельзя признать оправданным, тем более что в пунктах 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ применен принципиально иной подход.

Следует полагать, что практика будет пытаться исправить эту ошибку законодателя.

50. В пункте 10 комментируемой статьи речь идет об обозначениях, которые считаются в России зарегистрированными товарными знаками в соответствии с международными договорами России: о Мадридском соглашении о международной регистрации знаков и о Протоколе к Мадридскому соглашению.

В соответствии с этими международными договорами на территорию России поступают уже готовые регистрации товарных знаков.

Мы сталкиваемся с обозначениями, уже "признанными" товарными знаками - в комментируемой норме они неточно названы "признаваемыми". На стадии рассмотрения заявки на такой товарный знак российский регистрирующий орган не мог вынести решение об отклонении заявки - "поезд ушел", знак уже зарегистрирован. Поэтому, согласно п. 10 комментируемой статьи, если такой товарный знак не отвечает какому-либо требованию, указанному в п. 1 - 9 ст. 1483 ГК РФ, он может быть оспорен и признан недействительным в соответствии со ст. 1512 и 1513 ГК РФ.


2. Использование товарного знака и распоряжение

исключительным правом на товарный знак


Статья 1484. Исключительное право на товарный знак


Комментарий к статье 1484


1. В пункте 1 комментируемой статьи раскрывается понятие "исключительного права на товарный знак". Оно состоит из двух частей: 1) исключительного права использования товарного знака и 2) права распоряжения исключительным правом.

2. Исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. Имеется в виду как национальная регистрация в Государственном реестре товарных знаков или в Перечне общеизвестных товарных знаков, так и действующая в России международная регистрация. Владельцы исключительных прав время от времени могут заменяться новыми лицами.

3. Содержание и объем исключительного права использования товарного знака определяется в соответствии со ст. 1229 ГК РФ (см. также комментарий к этой статье).

Ограничение этого исключительного права предусмотрено в абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи (см. п. 5 комментария к данной статье).

Содержание права распоряжения исключительным правом раскрывается в ст. 1488 и 1489 ГК РФ.

4. В пункте 2 комментируемой статьи содержится важное ограничение исключительного права использования товарного знака, а также приводится перечень характерных случаев использования товарного знака.

5. В абзаце 1 п. 2 установлено самое существенное ограничение исключительного права на товарный знак. Оно состоит в том, что использование товарного знака осуществляется только для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Это рамки действия исключительного права. В этих рамках и только в этих рамках правообладатель осуществляет и свое право распоряжения.

Любые действия по использованию товарного знака не для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а, например, для индивидуализации иных товаров, работ и услуг, выходят за рамки действия исключительного права и могут осуществляться без согласия владельца товарного знака и без выплаты ему вознаграждения.

Это положение относится к любым действиям третьих лиц и, в частности, к тем действиям, которые указаны в подп. 1 - 4 п. 2 комментируемой статьи.

О распространении этого права на "однородные" товары см. п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

6. Подпункт 1 п. 2 устанавливает, что в сферу исключительного права на товарный знак входят такие действия, как производство, предложение к продаже, продажа, демонстрация на выставках и ярмарках, ввоз (импорт) на территорию России и иное введение в гражданский оборот на территории России товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, если на самих этих товарах, их этикетках или упаковке проставлен товарный знак. В сферу исключительного права входят также хранение и транспортировка таких товаров, если хранение и транспортировка имеют в качестве своей последующей цели введение товаров в гражданский оборот.

7. В соответствии с подп. 2 п. 2 в сферу исключительного права на товарный знак включаются действия по использованию товарного знака при выполнении работ и оказании услуг. Следует считать, что в данном случае речь идет о знаке обслуживания.

8. Подпункт 3 п. 2 включает в сферу исключительного права на товарный знак действия по использованию товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. Следует полагать, что данное положение распространяется и на документацию, касающуюся соответствующих работ и услуг, - если речь идет о знаках обслуживания.

9. Подпункт 4 п. 2 устанавливает, что исключительное право на товарный знак распространяется на действия с использованием товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ и оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

См. п. 5 комментария к данной статье.

10. В соответствии с подп. 5 п. 2 использование товарного знака в сети Интернет (для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован), в том числе в доменном имени и при других способах адресации, считается входящим в сферу исключительного права на товарный знак.

11. Пункт 3 комментируемой статьи касается случаев использования обозначений, не идентичных товарному знаку, а сходных с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а также в отношении однородных товаров.

Такое использование может производиться только с разрешения правообладателя. Следовательно, такие действия также входят в сферу исключительного права на товарный знак.

Об обозначениях, сходных до степени смешения, см. п. 16 комментария к ст. 1483 ГК РФ.

12. Понятие "однородных товаров" упоминается во многих нормах ГК РФ: п. 6 и 8 ст. 1483, п. 1 и 3 ст. 1508 и др.

Общий принцип, установленный ГК РФ, можно выразить следующей формулой:

"Исключительное право на товарный знак действует не только при применении товарного знака к тем товарам, которые указаны при регистрации, но и при применении товарного знака к однородным товарам".

Таким образом, "однородные товары" - это товары, которые при регистрации не указаны, не названы; тем не менее исключительное право на использование распространяется и на применение товарного знака к этим товарам.

В принципе, допустимы два обоснования этого явления: исключительное право на товарный знак распространяет свое действие на применение товарного знака к однородным товарам либо потому, что это вызвано самим правом на товарный знак, либо потому, что это вызвано природой этих (однородных) товаров.

Первое обоснование: право на товарный знак действует, оно создает "внешнюю ауру", оно "захватывает" и однородные товары.