Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
§ 4. Право на коммерческое обозначение


Статья 1538. Коммерческое обозначение


Комментарий к статье 1538


1. Параграф 4 главы 76 ГК РФ состоит из четырех статей, которых явно недостаточно для правовой регламентации нового для российского законодательства средства индивидуализации - коммерческого обозначения.

В статье 1225 ГК РФ в перечне охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации наряду с другими средствами индивидуализации указаны коммерческие обозначения.

2. В СССР, а затем в России термин "коммерческое обозначение" был известен из ст. 2 (viii) Конвенции, учреждающей ВОИС, где в качестве объекта интеллектуальной собственности наряду с фирменным наименованием (nom commercial, trade name) указано коммерческое обозначение (denomination commercial, commercial name).

В российском законодательстве термин "коммерческое обозначение" появился с принятием 22 декабря 1995 г. и введением в действие с 1 марта 1996 г. части второй ГК РФ. В главе 54 ГК РФ, посвященной договору коммерческой концессии, в ряде статей (1027, 1032, 1037, 1039, 1040) наряду с фирменным наименованием указано коммерческое обозначение.

Само понятие коммерческого обозначения не было нигде раскрыто, что не могло не породить в литературе массу предположений относительно его содержания. Наиболее распространенное заблуждение на этот счет - представление о коммерческом обозначении как об общеизвестном наименовании или знаке, охраняемом на территории РФ без его регистрации на основании ст. 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. с последующими изменениями (далее - Парижская конвенция).

Вполне очевидно, что коммерческие обозначения и товарные знаки (в том числе и общеизвестные) - это самостоятельные объекты исключительных прав, различные средства индивидуализации с различными функциями (а первом случае - для индивидуализации предприятий, во втором - товаров (услуг), подпадающие под различные режимы охраны.

3. За рубежом институт коммерческого обозначения развивался как дополнение к институту фирменного наименования.

Если фирменное наименование отражено в универсальном международном договоре еще в конце XIX в. (ст. 1, 8, 9, 10.ter Парижской конвенции), то упоминание о коммерческом обозначении появилось в Конвенции, учреждающей ВОИС в 1967 г., в единственной ст. 2 (viii).

В законодательстве и судебной практике государств с развитым правопорядком коммерческое обозначение известно под различными названиями, например вывеска (Испания, Италия, Португалия, Франция), вымышленное или официальное наименование (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция).

Если в отношении фирменных наименований в отдельных странах приняты специальные законы, то в сфере правовой охраны коммерческих обозначений такие законы отсутствуют.

Основная особенность коммерческих обозначений заключается в том, что они по общему правилу не подлежат регистрации и территориальная сфера их действия ограничена местом нахождения торгового предприятия, т.е. они имеют локальный характер, дополнительное к фирменному наименованию значение.

По общему правилу право на коммерческое обозначение не признается исключительным правом, его защита осуществляется, как правило, по нормам законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции.

4. Российский законодатель, решив избавиться от имеющихся ранее противоречивых положений в ГК РФ относительно того, кого индивидуализирует фирменное наименование - юридическое лицо или предприятие, принадлежащее юридическому лицу, принял разноуровневую систему индивидуализации юридического лица и предприятия, которое ему принадлежит.

Для индивидуализации юридического лица законодатель определил фирменное наименование, которое в этой функции совпадает с собственно наименованием юридического лица, а для индивидуализации предприятия как объекта права - коммерческое обозначение, которое в этой функции замещает фирменное наименование.

Таким образом, в соответствии с российским гражданским законодательством коммерческое обозначение призвано играть самостоятельную роль, выполняя ту функцию, которую, согласно законодательствам большинства государств, надлежит выполнять фирменному наименованию - идентифицировать предприятие определенного физического или юридического лица.

Именно с этой позиции осуществлены все изменения и дополнения в российских законодательных актах.

Большое количество изменений связано с заменой термина "фирменное наименование" на термин "коммерческое обозначение", которая вызвана новым подходом к правовой охране фирменных наименований в нашей стране, согласно которому индивидуализация предприятия осуществляется коммерческим обозначением. Так, в абзаце втором п. 2 ст. 132 ГК РФ ("Предприятие") слова "фирменное наименование" заменены словами "коммерческое обозначение". Согласно новому п. 2 ст. 559 ГК РФ исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Замена термина "фирменное наименование" на термин "коммерческое обозначение" произошла также в главе 54 ГК РФ, посвященной договору коммерческой концессии (ст. 1027, 1032, 1037, 1039, 1040), основные положения которой в целом соответствовали зарубежным законодательным определениям договора франшизы (или франчайзинга). В связи с принятием указанных изменений договор коммерческой концессии не стыкуется с договором франшизы (франчайзинга), поскольку в последнем именно институт фирменного наименования занимает центральное место.

5. В пункте 1 комментируемой статьи не дается определения коммерческого обозначения. В нем указаны некоторые признаки, которым должно соответствовать коммерческое обозначение.

В отличие от фирменного наименования, являющегося обязательным для юридического лица, коммерческое обозначение представляет собой факультативное средство индивидуализации.

В отличие от фирменного наименования, предназначенного для индивидуализации юридического лица, коммерческое обозначение призвано индивидуализировать предприятие как объект права (имеется прямая ссылка на ст. 132 ГК РФ).

В отличие от фирменного наименования, субъектами права на которые могут быть только коммерческие юридические лица, субъектами права на коммерческое обозначения могут быть юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации, которым предоставлено право на осуществление такой деятельности, а также индивидуальные предприниматели. Указанное послабление является ответом на прозвучавшую в литературе критику относительно того, что некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели лишены права на фирменное наименование.

В комментируемой норме указывается, что коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Этим законодатель подчеркнул самостоятельную роль коммерческого обозначения, являющегося средством индивидуализации предприятия. Вместе с тем это не мешает правообладателю использовать фирменное наименование или отдельные его элементы в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения (см. комментарий к п. 1 ст. 1476 ГК РФ). В результате на практике возможно существование одного обозначения в различных ипостасях: фирменного наименования, коммерческого обозначения, а также, при определенных обстоятельствах, товарного знака.

Положение о необязательном включении коммерческого обозначения в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц сформулировано в императивной форме, т.е. оно исключает появление коммерческого обозначения в указанных документах и реестре.

Вместе с тем это положение ставит вопрос перед собственниками предприятий о необходимости какой-либо иной формы подтверждения принадлежности им коммерческого обозначения.

6. В пункте 2 комментируемой статьи отмечена особенность использования коммерческого обозначения, вытекающая из сущности средства индивидуализации: правообладатель может использовать коммерческое обозначение для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

В отличие от коммерческого обозначения юридическому лицу может принадлежать только одно фирменное наименование.

Вместе с тем для индивидуализации одного предприятия нельзя одновременно использовать два и более коммерческих обозначения.


Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение


Комментарий к статье 1539


1. Комментируемая статья посвящена характеристике исключительного права на коммерческое обозначение в России.

Следует отметить, что в зарубежной практике чрезвычайно редки случаи правовой охраны коммерческого обозначения в режиме исключительного права.

2. В пункте 1 данной статьи раскрыто содержание исключительного права на коммерческое обозначение в его позитивной функции: правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.

Далее следует примерный перечень способов такого использования: путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Из вышеизложенного следует, что коммерческое обозначение - это прежде всего словесное обозначение, и в этом виде оно может совпадать с фирменным наименованием. Между тем такой способ использования коммерческого обозначения, как вывеска, предполагает наличие в коммерческом обозначении изобразительных элементов.

Условия предоставления исключительного права коммерческому обозначению следующие:

- обозначение должно обладать достаточными различительными признаками;

- его использование является известным в пределах определенной территории.

Требование достаточности различительных признаков (или различительная способность) означает, что коммерческое обозначение выполняет свою функцию отличия одного предприятия от предприятия другого лица.

Хотя в законе это и не установлено, следует полагать, что различительная способность коммерческого обозначения должна оцениваться в отношении аналогичных или сходных видов деятельности предприятий, коммерческие обозначения которых сравниваются.

Требование известности коммерческого обозначения в пределах определенной территории в принципе предопределяет характер исключительного права на указанное средство индивидуализации. Исключительное право на коммерческое обозначение имеет локальный характер, его действие всегда ограничено определенной территориальной привязкой (округ, район, улица и т.д.).

3. В пункте 2 комментируемой статьи сформулировано исключительное право на коммерческое обозначение в его негативной функции: не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Вполне очевидно, что не допускается несанкционированное (неразрешенное) использование чужого коммерческого обозначения, поскольку, согласно п. 5 комментируемой статьи, правообладатель вправе предоставлять другим лицам право использования соответствующего коммерческого обозначения.

Следует полагать, что запрет касается также использования коммерческого обозначения, тождественного средствам индивидуализации другого лица, а не только сходного с ними до степени смешения.

Использование в комментируемой норме оборота "в частности" означает, что при квалификации нарушения старших прав ("соответствующее исключительное право возникло ранее") должно приниматься во внимание такое средство индивидуализации, как наименование места происхождения товаров.

Одним из критериев установления факта нарушения чужих исключительных прав на средства индивидуализации является способность коммерческого обозначения вводить в заблуждение заинтересованных лиц и потребителей относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

Следует полагать, что запрет касается также использования, в частности, товарного знака, фирменного наименования, нарушающих старшее исключительное право (т.е. возникшее ранее) на коммерческое обозначение.

4. В пункте 3 комментируемой статьи определены правовые последствия нарушения исключительного права на коммерческое обозначение: правонарушитель обязан по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки. Указанные неблагоприятные последствия аналогичны тем, которые предусмотрены п. 4 ст. 1474 ГК РФ в отношении нарушителей исключительного права на фирменное наименование.

Следует отметить, что законодатель не счел нужным вводить в отношении нарушителей исключительного права на коммерческое обозначение такой альтернативной санкции, как выплата компенсации вместо возмещения убытков, как это предусмотрено в п. 4 ст. 1515 ГК РФ в отношении нарушителей исключительного права на товарный знак и в п. 2 ст. 1537 ГК РФ в отношении нарушителей исключительного права на использование наименования места происхождения товара.

5. Пунктом 4 комментируемой статьи предусмотрена возможность перехода исключительного права на коммерческое обозначение, но только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

По смыслу комментируемой нормы переход исключительного права на коммерческое обозначение может происходить по договору продажи предприятия, т.е. совместно с предприятием, в порядке универсального правопреемства, т.е. при наследовании или реорганизации юридического лица, собственника предприятия, и по иным основаниям, указанным законом, например при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Следует отметить неразрывную связь коммерческого обозначения с предприятием, на котором оно используется. Этот вывод подтверждается абзацем вторым п. 4 комментируемой статьи, согласно которому в случае, если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.

Следует также отметить, что, в отличие от коммерческого обозначения, распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления права использования, не допускается (см. комментарий к п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Напротив, в государствах с развитым правопорядком разрешена передача права на фирменные наименования, но только совместно с предприятием. При этом следует учитывать тот факт, что в этих государствах фирменное наименование призвано индивидуализировать предприятие, а не юридическое лицо.

6. В пункте 5 комментируемой статьи предусмотрена возможность распоряжения исключительным правом на коммерческое обозначение путем предоставления правообладателем права на его использование другому лицу.

Причем такая возможность допускается в двух формах: в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия или договором коммерческой концессии.

Сказанное лишний раз подтверждает неразрывную связь коммерческого обозначения с предприятием, для индивидуализации которого оно предназначено, поскольку комментируемая норма не предусматривает предоставление лицензии на использование коммерческого обозначения независимо от предприятия.


Статья 1540. Действие исключительного права на коммерческое обозначение


Комментарий к статье 1540


1. В комментируемой статье закреплены отдельные правила, определяющие действие исключительного права на коммерческое обозначение во времени и пространстве, т.е. установлены его определенные территориальные и временные пределы.

2. Пункт 1 комментируемой статьи содержит декларацию о том, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории России.

Указанную норму следует понимать таким образом, что действие исключительного права на коммерческое обозначение ограничено территорией России, оно не действует за рубежом.

Вместе с тем сказанное не означает, что действие какого-либо конкретного коммерческого обозначения обязательно распространяется на всю территорию Российской Федерации. Такие случаи единичны, равно как и единичны случаи действия на всей территории России исключительного права на фирменные наименования.

Такой феномен связан с самой природой исключительного права на коммерческое обозначение, поскольку по своему определению масштабы его известности ограничены пределами определенной территории (см. комментарий к п. 1 ст. 1539 ГК РФ). Поэтому называть право на коммерческое обозначение исключительным можно с большой долей условности.

Для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы предприятие, которое оно предназначено индивидуализировать, находилось на территории России.

Из вышеизложенного следует, что иностранные коммерческие обозначения, указывающие на территориальное месторасположение предприятий за рубежом, не действуют на территории России.

В таких случаях исключена вероятность применения ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку последняя действует в отношении фирменных наименований, а коммерческие обозначения в ней далее не упомянуты.

3. Пункт 2 комментируемой статьи содержит норму о том, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его в течение года.

Указанная норма перекликается с нормой п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", согласно которой юридическое лицо, которое в течение последних 12 мес., предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

В комментируемой норме не указаны иные основания для прекращения исключительного права на коммерческое обозначение. Нет также ответа на вопрос, с какого момента отсчитывается годичный срок для целей прекращения исключительного права на коммерческое обозначение. Не ясен вопрос о том, кто правомочен инициировать дело о прекращении исключительного права на коммерческое обозначение и в каком органе это должно происходить. И самое главное - не установлен момент возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Следует полагать, что, как и в случае с фирменным наименованием, действие исключительного права на коммерческое обозначение во времени не ограничено каким-либо конкретным сроком. В принципе указанный срок напрямую зависит от длительности существования предприятия, которое коммерческое обозначение индивидуализирует.

Инициаторами прекращения действия исключительного права на коммерческое обозначение могут быть любые заинтересованные лица, в принципе конкуренты правообладателя, которые могут возбуждать соответствующие дела в судах.

Упомянутый годичный срок неиспользования коммерческого обозначения может быть исчислен в любой период времени на протяжении действия исключительного права с даты обнаружения такого неиспользования. Причем таких годичных периодов неиспользования коммерческого обозначения может быть несколько.

Момент возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, учитывая положения п. 1 ст. 1539 ГК РФ, следует определять с момента начала использования коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковке.

Поскольку коммерческие обозначения не регистрируются, сведения о них не вносятся в учредительные документы и реестры и не публикуются, не говоря уже о том, что на них не выдаются охранные документы, факты использования коммерческого обозначения в сфере деятельности предприятия должны быть тщательно задокументированы.

Одним из надежных средств доказывания фактов использования коммерческого обозначения является процедура принятия нотариусом соответствующих документов на хранение с выдачей соответствующего свидетельства согласно ст. 97 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357).


Статья 1541. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак


Комментарий к статье 1541


1. Комментируемая статья посвящена вопросам соотношения права на коммерческое обозначение с правами на другие средства индивидуализации - правами на фирменное наименование и товарный знак.

В отличие от ст. 1476 ГК РФ, в которой регламентируется соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания, в комментируемой статье знаки обслуживания не упоминаются.

Однако при анализе данной статьи знаки обслуживания должны приниматься во внимание, поскольку, как указано в п. 2 ст. 1477 ГК РФ, правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

2. В пункте 1 комментируемой статьи предусмотрено, что исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Чаще всего в качестве коммерческого обозначения используется специальная (отличительная) часть фирменного наименования, необходимая для отличия одного юридического лица от другого юридического лица. Коммерческие обозначения и фирменные наименования являются близкими по содержанию и форме средствами индивидуализации. На практике одни и те же обозначения могут играть роль и фирменных наименований, и коммерческих обозначений.

Вместе с тем это самостоятельный объект исключительных прав, имеющий различные функции: фирменное наименование индивидуализирует юридические лица, а коммерческое обозначение - предприятие, принадлежащее юридическим лицам.

Фирменное наименование, являющееся не только правом, но и обязанностью юридического лица, определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц.

Действие исключительного права на фирменное наименование неразрывно связано с государственной регистрацией юридического лица, которое оно индивидуализирует, в том числе при его создании, реорганизации или прекращении.

Коммерческое обозначение, являющееся факультативным для его правообладателя, возникает из факта использования обозначения путем его указания, как правило, на вывесках, бланках, счетах и иной документации.

Действие исключительного права на коммерческое обозначение зависит от непрерывности использования обозначения в течение одного года. В случае прекращения действия коммерческого обозначения, включающего фирменное наименование, последнее продолжает свое действие вплоть до прекращения действия юридического лица.

3. В предложении первом п. 2 комментируемой статьи установлено, что коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке (равно как и в знаке обслуживания).

Для усиления своих позиций на рынке хозяйствующие субъекты зачастую регистрируют товарные знаки, содержащие элементы своих коммерческих обозначений, а также фирменных наименований, если те и другие совпадают при использовании.

В случае использования коммерческого обозначения в качестве вывески предприятия правообладатель может зарегистрировать его как словесный знак, либо изобразительный знак, либо их комбинацию.

4. В предложении втором п. 2 комментируемой статьи предписано, что коммерческое обозначение, включенное в товарный знак (равно как и в знак обслуживания), охраняется независимо от охраны товарного знака (равно как и от знака обслуживания), т.е. сформулирована норма об автономии охраны коммерческого обозначения от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Комментируемая норма должна быть истолкована таким образом, что если, например, товарный знак, содержащий элементы коммерческого обозначения, не используется правообладателем, то последствия неиспользования такого товарного знака, которые могут наступить в соответствии со ст. 1486 ГК РФ (возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака), не влияют на действительность правовой охраны данного коммерческого обозначения.