Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Вопрос о территориальных пределах действий лицензионных договоров должен решаться применительно к отдельным категориям охраняемых объектов.

9. Некоторые объекты, получающие охрану в соответствии с разд. VII ГК РФ, охраняются при условии их государственной регистрации: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки (за некоторыми исключениями), наименования мест происхождения товаров.

Следует полагать, что именно в отношении таких охраняемых объектов в п. 6 комментируемой статьи предусматривается необходимость указания "номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право".

В лицензионных договорах, относящихся к этим объектам, максимально допустимой территорией действия является территория России, ибо, например, российский патент или российское свидетельство на товарный знак за пределами России не действует.

10. Многие иные объекты, указанные в комментируемой статье, охраняются автоматически, без государственной регистрации. Например, авторские права на произведения науки, литературы и искусства, если принять во внимание действие международных договоров Российской Федерации, практически "не знают границ", охраняются не только в России, но и подавляющем числе зарубежных стран.

Поэтому в лицензионных договорах, относящихся к таким объектам, зачастую лицензиат получает права на использование во всем мире ("мировые права") или, по крайней мере, права, не ограниченные территорией России.

11. С большой осторожностью следует относиться к случаям включения в лицензионные договоры указаний о том, что они действуют только на части территории России (исключение составляют коммерческие обозначения - см. ст. 1539 ГК РФ).

В соответствии с такими договорами (а они встречаются на практике, в частности в отношении патентов на изобретения) использование охраняемого объекта на части территории России разрешается, а значит, на остальной части территории России - запрещается. Это приводит, с большой долей вероятности, к нарушению принципа свободного перемещения на всей территории России товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и к ничтожности заключенной сделки.

12. Пункт 4 комментируемой статьи относится к сроку лицензионного договора.

В абзаце 1 этого пункта устанавливается, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект.

Эта очевидная норма имеет аналоги в ГК РФ: п. 4 ст. 187 (срок действия доверенности, выдаваемой в порядке передоверия); абз. 2 п. 2 ст. 615 (срок договора субаренды); п. 4 ст. 685 (срок договора поднайма жилого помещения).

Следует считать, что если срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, то это обстоятельство не должно приводить к недействительности договора; последствие должно быть иным: такой договор должен действовать в течение срока действия исключительного права.

13. В абзаце 2 п. 4 установлено, что если лицензионный договор не содержит указаний на срок его действия, то он считается заключенным на пятилетний срок. По истечении этого срока договор следует считать автоматически прекращенным; подлежат применению нормы, предусмотренные п. 3 и 4 ст. 425 ГК РФ.

Общее правило о пятилетнем сроке действия такого договора может быть изменено ГК РФ в отношении некоторых лицензионных договоров.

14. В абзаце 3 п. 4 предусматривается, что при прекращении действия исключительного права прекращают действие и основанные на нем лицензионные договоры.

Эта норма должна применяться к случаям как досрочного, так и обычного прекращения исключительного права. Подлежат применению нормы, установленные п. 3 и 4 ст. 425.

В том случае, если исключительное право прекратило свое действие, но затем было восстановлено органом исполнительной власти (ст. 1400 ГК РФ) или судом, следует считать автоматически восстановленным и лицензионный договор, основанный на этом исключительном праве.

Если лицензионный договор относится к нескольким объектам права (например, к запатентованному изобретению и к секрету производства), то прекращение срока действия одного (или некоторых) из них влечет не прекращение действия договора, а его изменение. При этом должны учитываться нормы ст. 180 ГК РФ.

15. Нормы, содержащиеся в п. 5, касаются возмездности лицензионных договоров. Эти нормы тождественны содержащимся в п. 3 ст. 1234 нормам о возмездности договоров об отчуждении исключительных прав. К п. 5 в этой связи применим комментарий, относящийся к п. 3 ст. 1234 ГК РФ.

16. В пункте 6 установлены обязательные, необходимые условия лицензионного договора. При отсутствии этих условий договор считается ничтожным.

17. Лицензионный договор должен содержать указание на охраняемый объект, являющийся предметом договора.

Если исключительное право на охраняемый объект подтверждается (удостоверяется) каким-либо документом, например патентом или свидетельством, то в договоре обязательно должны содержаться ссылки на номер и дату выдачи такого документа. Однако если исключительное право возникает независимо от выдачи какого-либо документа, то ссылка на определенный документ не должна считаться обязательной; это относится, в частности, к программам для ЭВМ, базы данных и топологиям интегральных микросхем.

Следует учитывать, что даже при наличии документа, удостоверяющего исключительное право, лицензионный договор может относиться не к охраняемому объекту целиком, а лишь к его части; это обстоятельство обязательно должно быть отражено в лицензионном договоре.

Так, лицензионный договор, относящийся к патенту на изобретение, может затрагивать не все пункты формулы изобретения, а только некоторые из них.

Лицензионный договор, относящийся к товарному знаку, может предусматривать предоставление права использования товарного знака только на отдельные виды товаров.

Лицензионный договор, относящийся к использованию исполнения, должен обязательно устанавливать, о каком исполнении идет речь, ибо каждый акт исполнения приводит к появлению самостоятельного объекта права.

Наконец, в авторских произведениях часто имеются варианты, повторы и т.п. Поэтому лицензионный договор на неоднократно публиковавшееся авторское произведение должен указывать, о каком варианте произведения речь идет в договоре (например, "лицензия предоставляется на использование произведения, которое было опубликовано издательством "Наука" в 1984 г.).

Особое внимание следует уделять точности и конкретности при указании на предмет договора, если договор заключается в отношении еще не созданного объекта.

18. Пункт 6 предусматривает, что в лицензионном договоре должны быть указаны также способы использования предмета этого договора. Об этих способах уже говорилось в п. 1 (см. также комментарий к п. 1).

При формулировке способов использования охраняемых объектов, предоставляемых по лицензионному договору, целесообразно воспользоваться указанными в ГК РФ способами использования исключительных прав, составляющими содержание исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Так, способы использования авторского произведения указаны в ст. 1270 ГК РФ, способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца - в ст. 1358, способы использования товарного знака - в ст. 1484 ГК РФ и т.д.

При этом следует учитывать, что все содержащиеся в этих статьях перечни правомочий являются не закрытыми, не исчерпывающими. Кроме того, любой способ такого использования является делимым, а потому лицензионный договор может предусматривать предоставление лишь части такого правомочия.

Сами правомочия (способы использования) могут быть указаны в лицензионном договоре либо конкретно, по отдельности, либо общим способом.

Возможно указание о том, что по лицензионному договору предоставляются либо все правомочия, принадлежащие лицензиару, либо все правомочия, за исключением некоторых, указываемых конкретно.

19. Пунктом 7 устанавливается, что если исключительное право на объект, являющийся предметом лицензионного договора, перешло к новому правообладателю (не являющемуся лицензиаром), то лицензионный договор сохраняет силу, он не изменяется и не расторгается.

Аналогичные нормы содержатся в ГК РФ в отношении договоров, включающих вещно-правовые элементы: залог (ст. 353), аренду (ст. 617), жилищный наем (ст. 675).

Как известно, переход исключительного права от прежнего правообладателя к новому может происходить как независимо от воли прежнего правообладателя, так и по его воле. В последнем случае происходит отчуждение исключительного права по договору.

Понятие "переход", употребленное в п. 7, включает как переход независимо от воли прежнего правообладателя, так и передачу права.

Вместе с тем п. 7 не решает вопрос о том, как должен осуществляться этот переход (передача) права при наличии действующего лицензионного договора: с согласия лицензиата или без его согласия. Этот вопрос должен решаться на основе норм гл. 24 ГК РФ ("Перемена лиц в обязательстве").

В тех случаях, когда отношения, возникшие на основе лицензионного договора, неразрывно связаны с личностью лицензиара, п. 7 не может применяться.


Статья 1236. Виды лицензионных договоров


Комментарий к статье 1236


1. В пункте 1 установлено, что лицензионные договоры делятся на два вида: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

При этом термин "лицензия" применяется как синоним термина "лицензионный договор".

Редакция п. 1 является неудачной: выражение "лицензионный договор может предусматривать", сопровождаемое определенным перечнем, предполагает, что последующий перечень не является исчерпывающим. Тем не менее отсутствие в приводимом перечне указания на открытый характер перечня, а также норма, содержащаяся в п. 2, позволяют сделать вывод, что никаких иных лицензионных договоров существовать не может.

Нельзя не отметить, что на практике встречаются договоры, именуемые договорами о частичной уступке права, одна из сторон которых именуется "лицензиат". Однако по своей сути эти договоры не являются лицензионными, их следует относить к договорам об отчуждении исключительных прав.

2. Для ограничения простой лицензии от исключительной законодатель избрал следующий критерий: сохранение или несохранение за лицензиаром права "выдачи лицензий другим лицам".

Прежде всего отметим, что под лицензиями, выдаваемыми другим лицам, имеются в виду только те лицензии, которые предусматривают использование охраняемых объектов теми же способами, что указаны в лицензионном договоре: те лицензии другим лицам, которые предусматривают предоставление права использования иными способами, во внимание приниматься не должны.

Но даже с отмеченной оговоркой применение указанного критерия для отграничения простой лицензии от исключительной может оказаться неточным и вводить в заблуждение.

Действительно, предположим, что в лицензионном договоре будет прямо указано, что "лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам". Достаточно ли будет такого указания для того, чтобы считать выданную лицензию исключительной? Ведь такая формулировка, содержащаяся в лицензионном договоре, не исключает того, что лицензиар до заключения данного договора уже выдал 10 лицензий другим лицам. Не исключает такая формулировка и того, что лицензиар, являясь крупной коммерческой организацией, сам изготавливает и реализует предмет лицензии, а лицензиату предоставил право изготавливать и продавать, например, всего 10 экземпляров охраняемых объектов в год.

Во всех таких случаях грань между исключительной и неисключительной лицензиями стирается. Между тем такая грань должна существовать, ибо законодатель, разделив лицензионные договоры на два вида, указал тем самым на наличие между ними принципиальных различий.

3. Эти различия выводятся из самих терминов - "исключительный" и "неисключительный". Исключительное право на использование, предоставляемое лицензиату по исключительной лицензии, означает, что лицензиат не только имеет право использовать охраняемый объект; он имеет также право запрещать использование этого объекта любым другим лицам. Под этими другими лицами имеются в виду не только все третьи лица, но и сам лицензиар. Получив это право на использование, лицензиат вправе "исключить" всех других лиц из круга пользователей. Полученное им право становится не относительным, действующим только в рамках лицензионного договора; оно становится абсолютным и исключительным, подобным праву собственности. Это право становится "собственным", "своим" правом лицензиата.

Получив это право на основе исключительной лицензии, лицензиат может предъявлять иски о защите "своего" права к любым третьим лицам, нарушающим его право. При этом нарушитель права не может ссылаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата по другому лицензионному договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром (правообладателем): такой другой лицензионный договор не мог быть заключен по закону, а потому - если он все же заключен - он является ничтожной сделкой, т.е. считается недействительным, причем недействительность его не должна устанавливаться в суде (ст. 166 ГК РФ).

4. В отличие от этого простая (неисключительная) лицензия предоставляет лицензиату только право на использование охраняемого объекта. Это право существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не приводит к появлению у лицензиата каких-либо абсолютных, исключительных прав. С нарушителями исключительного права на использование вправе бороться только лицензиар - владелец исключительного права.

5. Возможность предъявления лицензиатом иска к нарушителю исключительного права на объект лицензии, иска о запрещении использования этого объекта и применения к нарушителю других мер защиты гражданских прав - принципиальное, качественное отличие лицензиата, получившего исключительную лицензию, от лицензиата, получившего неисключительную лицензию.

Это так называемый "прямой" иск к нарушителю интеллектуальных прав. Он может быть предъявлен к любому лицу, даже к самому лицензиару (аналогичная норма - ст. 305 ГК РФ).

Это право на защиту лицензиатом своих исключительных прав от действий любых лиц составляет суть исключительных прав лицензиата; оно не может быть отделено от самого исключительного права лицензиата (см. также п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах").

Право обладателя исключительной лицензии на защиту полученных им прав при нарушении их третьими лицами указано также в ст. 1254 ГК РФ (см. комментарий к ней).

6. Права лицензиата, получившего исключительную лицензию, всегда являются более узкими, чем исключительные права правообладателя. Эти права можно сравнить с вещными правами, которые всегда являются более ограниченными, чем право собственности.

7. Права, полученные лицензиатом по исключительной лицензии, могут быть ограничены по договору. В нем может быть указано, например, что право использования (в пределах действия этой лицензии) имеют также те лицензиаты, с которыми лицензионные договоры были заключены ранее, а также сам лицензиар (правообладатель). При этом, очевидно, должны быть указаны и пределы, в которых объект лицензии может быть использован лицами, не являющимися обладателями исключительного права на использование.

8. В пункте 2 содержится презумпция: предоставляемая лицензия предполагается простой (неисключительной). Эта презумпция применяется, если вид лицензионного договора в нем вовсе не указан либо обозначен неясно.

Лицензия считается исключительной, либо если об этом прямо указано в договоре ("Лицензиару предоставляются исключительные права" и т.д.), либо если этот вывод вытекает из совокупности условий договора, то есть вообще следует из толкования договора (ст. 431 ГК РФ).

Следует считать, что лицензия должна считаться исключительной и при наличии в договоре положения о том, что "лицензиар не вправе выдавать (аналогичных) лицензий третьим лицам".

9. В пункте 3 установлена норма, являющаяся повторением - применительно к лицензионным договорам - общей нормы, содержащейся в п. 3 ст. 421 ГК РФ, относящейся к возможности заключения смешанных договоров.

Эта норма не несет правовой нагрузки; кроме того, важно отметить, что она не должна пониматься и толковаться ограничительно: в лицензионном договоре могут содержаться различные условия, касающиеся не только способов использования объекта лицензии, но и сроков, а также территории использования этого объекта.

В ГК РФ нет никаких запретов заключения смешанных договоров, включающих элементы лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав (например, по истечении определенного срока).


Статья 1237. Исполнение лицензионного договора


Комментарий к статье 1237


1. В пункте 1 комментируемой статьи закреплена общая обязанность лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании объекта лицензии. Такая обязанность не возлагается на лицензиата только в том случае, если договор прямо освобождает его от представления таких отчетов. По своей сути эта обязанность сходна с обязанностью агента представлять отчеты об исполнении договора агентирования (ст. 1008 ГК РФ).

Если в лицензионном договоре, который прямо не освобождает лицензиата от представления таких отчетов, отсутствуют условия, касающиеся содержания отчетов, сроков и порядка их представления, то такие отчеты лицензиат обязан представлять только по требованию лицензиара и, вероятно, в произвольной форме. Споры, касающиеся содержания этих отчетов, периодичности, сроков их представления, относятся к категории споров по исполнению договора (гл. 22 ГК РФ).

2. Пункт 2 предусматривает, что лицензиар обязан воздерживаться от любых действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленных ему по лицензии прав по использованию объекта лицензии. О каких именно специфических действиях лицензиара, которыми он может "навредить" лицензиату, речь идет, представить довольно трудно.

Следует считать, что данная норма всего лишь повторяет некоторые общие принципы исполнения договорных обязательств (например, ст. 309 ГК РФ - принцип надлежащего исполнения) или даже общие принципы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ - принцип разумности и добросовестности).

3. Пункт 3 регламентирует действия лицензиата по использованию объекта лицензии за пределами тех прав, которые предоставлены лицензиату по лицензионному договору. Некоторые из этих действий прямо указаны: использование объекта лицензии способом, не предусмотренным лицензионным договором, а также использование объекта лицензии после прекращения действия договора.

Если такие действия являются нарушениями исключительного права лицензиата, они влекут для лицензиата ответственность, "установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором".

Поскольку в п. 3 речь идет об ответственности за нарушения, совершенные за пределами действия лицензионного договора, т.е. о бездоговорной ответственности, то указание на то, что меры такой ответственности определяются "настоящим Кодексом" и "другими законами", возражений не вызывает.

Вместе с тем в п. 3 указывается, что ответственность за такие внедоговорные правонарушения может устанавливаться и "договором". Данное указание является ошибочным: никакой договор, даже лицензионный, не может регулировать бездоговорной ответственности.

Если в лицензионном договоре предусмотрено, например, что "за любое использование объекта лицензии, не входящее в сферу действия настоящего договора, лицензиат обязуется возместить убытки лицензиара в двойном размере", это условие договора должно считаться ничтожным как выходящее за пределы договора.

С другой стороны, если в лицензионном договоре предусмотрено право лицензиата издавать произведение тиражом до 10 000 экземпляров с уплатой вознаграждения лицензиару в размере 10% цены каждого экземпляра, "а в случае превышения указанного тиража уплачивается двойной размер вознаграждения", следует считать, что превышение тиража входит в сферу действия лицензионного договора, и никакие меры бездоговорной ответственности за превышение тиража к лицензиату не могут быть применены.

4. Норма, содержащаяся в п. 4, соответствует общим нормам, касающимся расторжения договора, которые содержатся в п. 3 ст. 450 и в п. 5 ст. 453 ГК РФ; она должна применяться с учетом этих общих норм.

Согласно п. 3 ст. 450 договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом. Пункт 4 комментируемой статьи как раз и является таким законом.

Пункт 5 ст. 453 указывает, что если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Следовательно, содержащееся в п. 4 положение о праве лицензиара потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора, должно применяться лишь в том случае, если нарушение договора лицензиатом является "существенным". Понятие существенного нарушения договора раскрывается в абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ.

5. Содержащаяся в п. 4 норма, в соответствии с которой лицензиар вправе односторонне расторгнуть договор о предоставлении права использования авторского произведения или объекта смежных прав "при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный договором срок вознаграждения за предоставление права использования", является специальной, исключительной нормой закона. Поэтому, как и любые исключительные нормы права, она должна толковаться ограничительно. В частности, это означает, что она может быть применена только при невыплате вознаграждения (а не при просрочке его выплаты); причем имеется в виду вознаграждение целиком, а не какая-либо его отдельная часть.