Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   68
§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,

полезную модель или промышленный образец


Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец


Комментарий к статье 1365


1. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предусмотренный комментируемой статьей, является одной из форм распоряжения исключительным правом на указанные объекты.

В соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством (п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ) указанный договор именовался договором о передаче исключительного права (уступке патента).

Представляется неоправданной замена термина "уступка", устоявшегося в законодательстве, правоприменительной практике и правовой литературе, на термин "отчуждение", которым принято обозначать цель уступки исключительного права. Так, в ГК РФ широко используется термин "уступка права", например в ст. 355 "Уступка права по договору залога". Такие примеры можно продолжить: ст. 250, 336, 993 ГК РФ.

Напротив, термин "отчуждение" используется в сфере вещного права, например по поводу отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ), отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК РФ). Подобные примеры также можно продолжить: ст. 252, 272, 282, 285, 293 ГК РФ.

2. По договору об отчуждении патента одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Как явствует из вышеизложенного, в отличие от терминологии, применяемой в отношении сторон лицензионного договора ("лицензиар" - "лицензиат"), законодатель не воспринял широко используемые в мировой патентной практике термины в области уступки патента ("цедент" - "цессионарий"). Это не значит, что стороны в договоре об отчуждении патента не могут использовать вместо термина "патентообладатель" термин "цедент", а вместо термина "приобретатель патента" термин "цессионарий".

3. Комментируемая статья предписывает единственное условие указанного договора: передача (обязательство передачи) патентообладателем принадлежащего ему исключительного права на соответствующий объект в полном объеме приобретателю права.

Это условие характеризует предмет договора об отчуждении исключительного права. Условие о предмете договора, согласно ст. 432 ГК РФ, считается существенным, т.е. императивным (обязательным) для сторон договора.

На практике при заключении договора об отчуждении исключительного права достаточно указать номер патента, название изобретения, полезной модели или промышленного образца и принадлежность патента передающей стороне, который на момент передачи поддерживается в силе.

В комментируемой статье речь идет об отчуждении исключительного права, т.е. имущественного права, что лишний раз подтверждает, что право авторства, т.е. личное неимущественное право, неотчуждаемо и непередаваемо.

4. Если в соответствии с ранее действовавшим патентным законодательством принимающей стороной договора уступки патента был обозначен конкретный субъект (любое физическое или юридическое лицо), то в комментируемой статье не указан круг лиц, которые могут выступать в качестве приобретателя патента.

Согласно общей норме ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Как известно, гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, т.е. с участием физических лиц (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства) и юридических лиц, как российских, так и иностранных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, как и прежде, на принимающей стороне (приобретателе патента) могут быть только физические и/или юридические лица (предполагается, что патент также выдан физическому и/или юридическому лицу). Иными словами, в качестве приобретателя патента в договоре об отчуждении исключительного права, в отличие от некоторых правовых систем, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица, поскольку они юридическими лицами не являются, и поэтому не могут быть субъектами гражданского оборота.

5. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в данной статье установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком.

Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца, с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя - передающей стороны в договоре.

Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента, которое впоследствии превратилось в норму права.

Понятие передачи исключительного права в полном объеме следует отличать от частичной передачи исключительного права, широко известной в патентных законодательствах государств с развитым правопорядком.

Поскольку ГК РФ не содержит положений, ограничивающих количество сообладателей патента, ничто не препятствует возможности передачи исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части прав, принадлежащих одному из сообладателей патента, так как взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяется соглашением между ними (см. комментарий к п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Моделью таких взаимоотношений является договор об отчуждении патента, в результате которого изменяется состав сообладателей патента.

В юридической литературе (см.: Евдокимова В.Н. Правовая квалификация договоров о передаче технологий: проблемы и решения // Патенты и лицензии. 2004. N 8. С. 32 - 44) достаточно полно освещены варианты так называемой частичной уступки права на патент:

- уступка одним из сообладателей принадлежащей ему части прав на патент;

- уступка сообладателем патента принадлежащей ему части прав сообладателю (сообладателям) патента;

- уступка каждым из сообладателей части прав на патент третьему лицу (лицам).

6. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как установлено в общей норме п. 2 ст. 1234 ГК РФ, несоблюдение требований письменной формы договора и его государственной регистрации влечет недействительность договора.

Кроме того, к договору об отчуждении патента применима норма предложения второго п. 4 ст. 1234 ГК РФ: если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ), то исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Пункт 3 ст. 433 ГК РФ также предписывает, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если не установлено иное. Как следует из вышеизложенного, в законе иного не установлено.

Следовательно, моментом заключения договора об отчуждении патента считается момент его регистрации в указанном федеральном органе. Данный вывод имеет важные теоретические и практические последствия.

Принято считать, что договор об отчуждении патента (ранее - об уступке патента) - это консенсуальный договор. Однако такой подход не основан на законе.

Консенсуальным является договор, который считается заключенным с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем его существенным условиям и облекли его в требуемую законом форму (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В случае договора об отчуждении патента момент заключения договора, равно как и переход исключительного права, совпадает с моментом его государственной регистрации. Стороны могут согласовать существенные условия договора об отчуждении патента, подписать этот договор, но он будет считаться недействительным до момента его регистрации.

Причем несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет за собой ее ничтожность, т.е. абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Поэтому подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении патента, не порождает гражданских прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора.

Единственное исключение из указанного правила - право приобретателя патента требовать от патентообладателя исполнения его обязанности по государственной регистрации договора об отчуждении патента, основанное на норме п. 3 ст. 165 ГК РФ, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации.

Возвращаясь к вопросу о классификации договоров, необходимо учитывать цель государственной регистрации договоров об отчуждении патента (равно как и других договоров о распоряжении исключительными правами). Эта цель заключается в исключении случаев злоупотребления патентообладателем своим исключительным правом в форме многократного отчуждения, легко осуществляемого с учетом нематериального характера объекта, одного и того же патента разным лицам, что не исключено в условиях еще не устоявшихся рыночных отношений в нашей стране. По сути, требование о государственной регистрации - это одна из форм государственного регулирования гражданского оборота, которое хотя и замедляет оборотоспособность его объектов, но зато предотвращает появление на рынке конкурентов с одинаковым набором патентных прав.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным именовать договор об отчуждении патента, равно как и другие договоры о распоряжении исключительными правами, которые подлежат государственной регистрации, формальными договорами, поскольку условием их действительности является соблюдение установленной формальности - государственной регистрации.

7. В комментируемой статье четко определена цель заключения договора об отчуждении патента - передача (обязательство передать) исключительного права приобретателю патента.

Поэтому договор об отчуждении патента можно отнести к каузальным договорам, которые имеют правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.

Кроме того, договор об отчуждении патента следует признать двусторонне обязывающим (или) взаимным договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности.

8. Одним из классифицирующих признаков разграничения договоров на различные виды является возмездность, наличие или отсутствие которой дает основание для отнесения того или иного договора к возмездным или безвозмездным договорам.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных договоров об отчуждении патента.

Данный вывод вытекает из нормы абз. первого п. 3 ст. 1234 ГК РФ, согласно которому по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В абзаце втором п. 3 ст. 1234 ГК РФ предусмотрено, что в случае отсутствия в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом исключается применение правил определения цены, предусмотренных в п. 3 ст. 424 ГК РФ, суть которых заключается в следующем: при отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обязательствах обычно взимается за аналогичные товары.

Таким образом, условие о вознаграждении (или цены договора) в случае возмездного отчуждения патента является существенным условием такого договора, поскольку при отсутствии в договоре условия о цене имеет место незаключенная (несовершившаяся сделка), а общие правила определения цены не применимы к столь специфическому товару, как исключительные права, удостоверяемые патентом, свойства которого сугубо индивидуализированы.

9. Цена, как условие договора об отчуждении патента, обычно устанавливается двумя способами: путем уплаты единовременной паушальной суммы или путем периодического внесения определенной суммы (роялти). Реже встречаются случаи сочетания двух указанных способов.

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ посвящен правовым последствиям существенного нарушения приобретателя обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения, т.е. существенного нарушения условия договора о цене за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В случае указанного нарушения прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Комментируемая норма рассчитана в основном на случаи нарушения условия о вознаграждении в форме роялти, хотя не исключена вероятность нарушения условия об уплате паушального (единовременного) платежа, если такой платеж по условиям договора определен после момента заключения договора, совпадающего с моментом его государственной регистрации.

10. В качестве возмездного следует рассматривать договор отчуждения патента, предусматривающий не денежное вознаграждение, а иное встречное исполнение. В этом случае на такой договор будут распространяться положения гл. 31 ГК РФ ("Мена"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в правоприменительной практике известны случаи, когда патент играет роль отступного во исполнение денежного обязательства, возникшего у должника перед кредитором (ст. 409 ГК РФ).

11. Поскольку ГК РФ допускает возможность заключения безвозмездных договоров об отчуждении патента, то на такие договоры распространяются положения гл. 32 ГК РФ ("Дарение"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

При этом следует учитывать норму ст. 575 ГК РФ, в соответствии с которой не допускается дарение между коммерческими организациями.

Кроме того, суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положения закона о несостоятельности (банкротстве) (ст. 578 ГК РФ).

12. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, когда правила регистрации договоров о передаче исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации принимались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в настоящее время порядок и условия государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются Правительством РФ (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ).


Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение


Комментарий к статье 1366


1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовал п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ.

Норма о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение не имеет аналогов в патентных законодательствах зарубежных государств.

Включение указанной нормы в Патентный закон РФ в 2003 г. было продиктовано попыткой создать льготный режим для отчуждения изобретений, перехода исключительных прав на изобретения от авторов к лицам, которые располагают инвестициями по их использованию.

2. В соответствии с абзацем первым п. 1 комментируемой статьи публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение оформляется в виде отдельного заявления, которое прилагается заявителем - автором изобретения к документам заявки при ее подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Содержание указанного заявления заключается в обязательстве автора изобретения заключить договор об отчуждении патента (в случае его выдачи) на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первый заявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и указанный федеральный орган.

Наличие такого заявления является основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных пошлин в отношении как заявки на выдачу патента на изобретение, так и патента, выданного по такой заявке.

Вполне очевидно, что от уплаты патентных пошлин освобожден не только заявитель, но и патентообладатель. Подтверждением этому служит также указание в п. 2 комментируемой статьи на обязанность "уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель)".

3. В комментируемом пункте установлена обязанность заявителя - автора изобретения заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.

Понятие "условия договора, соответствующие установившейся практике" является оценочным понятием, которое в случае необходимости должно устанавливаться в суде в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.

Однако стороны в договоре, исходя из принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ, могут формировать его условия по своему усмотрению. И лишь в случае возникновения спора, который, кстати, может касаться и интересов лиц, которые не смогли заключить соответствующий договор с автором изобретения, в суде будут оцениваться условия, соответствующие установившейся практике.

4. В комментируемом пункте выдвинуто требование об уведомлении патентообладателя и федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о желании заключить договор об отчуждении патента на изобретение.

Вполне очевидно, что законодатель также допустил неточность, упустив фигуру заявителя в качестве адресата для уведомления. Исходя из содержания абзаца второго п. 1 комментируемой статьи, согласно которому сведения об указанном заявлении публикуются в официальном бюллетене уполномоченного федерального органа исполнительной власти, заявление об отчуждении патента публикуется дважды: при публикации сведений о самом заявлении и при публикации сведений о выдаче патента. Следовательно, всегда имеется возможность направления указанного уведомления как заявителю, так и патентообладателю.

Целесообразность направления указанного уведомления федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности обусловлена тем обстоятельством, что указанный федеральный орган обязан проверять очередность поступления уведомлений заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений об отчуждении патента, с тем чтобы определить, кто первый изъявил желание стать участником договора об отчуждении патента.

5. В связи с тем, что в п. 1 комментируемой статьи закреплена обязанность заявителя (патентообладателя) заключить договор об отчуждении патента, можно предположить, что отношения сторон указанного договора могут быть дополнительно урегулированы положениями ст. 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

В частности, заинтересованное в заключении договора об отчуждении патента лицо вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заявителя (патентообладателя) заключить указанный договор, если последний уклоняется от его заключения, и о возмещении причиненных ему убытков.

6. В пункте 2 комментируемой статьи определены правовые последствия для лица, заключившего с патентообладателем договор об отчуждении патента.

Приобретатель патента обязан уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем он обязан уплачивать патентные пошлины в установленном порядке.

Как установлено в ГК РФ (см. комментарий к ст. 1365), договор об отчуждении патента считается заключенным с момента его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом для целей регистрации по смыслу комментируемой статьи должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

7. В пункте 3 комментируемой статьи установлены последствия непоступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности письменного уведомления о желании заинтересованных лиц (граждан РФ, российских юридических лиц) заключить договор об отчуждении патента.

Непоступление указанного уведомления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление об отчуждении патента, открывает для патентообладателя возможность подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления.

В этом случае на патентообладателя возлагается обязанность по уплате неуплаченных ранее патентных пошлин и по дальнейшей уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Сведения об отзыве указанного заявления подлежат публикации в официальном бюллетене указанного федерального органа.

8. Лаконичность комментируемого пункта оставляет без ответа некоторые вопросы, что свидетельствует о пробелах в правовом регулировании, допущенных законодателем.

Так, не вполне ясно, может ли заявитель отозвать свое заявление до истечения двухлетнего срока со дня публикации сведений о выдаче патента? Следует полагать, что заявление патентообладателя не подлежит отзыву до истечения указанного двухлетнего срока, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения патентообладателя заключить договор об отчуждении патента.

Гражданский кодекс не предусматривает ситуации, когда в установленный двухлетний срок не поступило ходатайство о желании заключить договор об отчуждении патента, а заявитель не подает ходатайство об отзыве своего заявления, ведь закон не обязывает его делать это.

В такой ситуации патент продолжает находиться в режиме публичного предложения заключить договор об отчуждении, а патентообладатель и впредь не несет никаких финансовых обязательств по уплате патентных пошлин за поддержание своего патента в силе, что в принципе противоречит основам патентного права.


Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца


Комментарий к статье 1367


1. В комментируемой статье приведено общее определение лицензионного договора в сфере промышленной собственности, основными признаками которого являются предоставление (обязанность предоставить) одной стороной - патентообладателем (лицензиаром) другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Лицензионный договор, как и договор об отчуждении патента, является одной из форм распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Вполне естественно, исходя из крайней лаконичности данного определения, что устанавливаемые лицензионным договором пределы использования технического или художественно-конструкторского решения, именуемые обычно условиями лицензионного договора, определяются в соответствии с общими нормами гражданского права как императивного, так и диспозитивного характера, закрепленными, в частности, ст. 1235 - 1238 и ст. 1254 ГК РФ.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано в общей норме п. 2 ст. 1235 ГК РФ, несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Требования о письменной форме лицензионного договора, а также о его государственной регистрации продублированы в ст. 1369 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе к лицензионным (сублицензионном) договорам применяется общее положение об обязательствах (ст. 307 - 419) и о договорах (ст. 420 - 453).

Следовательно, моментом заключения лицензионного договора считается момент его регистрации в указанном федеральном органе.

Поэтому подписанный, но не зарегистрированный лицензионный договор не порождает гражданских прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но даже между сторонами данного договора.

Единственное исключение из указанного правила - право лицензиата требовать от лицензиара исполнения его обязанности по государственной регистрации лицензионного договора, основанное на норме, установленной п. 3 ст. 165 ГК РФ, согласно которой суд вправе, если одна из сторон уклоняется от регистрации сделки, по требованию другой стороны вынести решение о ее регистрации.

Исходя из вышеизложенного, лицензионные договоры, как и договоры об отчуждении патента, целесообразно относить к категории формальных договоров (см. дополнительно п. 6 комментария к ст. 1365 ГК РФ). Во всяком случае такие договоры нельзя классифицировать в качестве консенсуальных, поскольку условием их действительности является соблюдение установленной формальности - государственной регистрации.

3. В комментируемой статье четко определена цель заключения лицензионного договора - предоставление (обязательство предоставить) лицензиату право использования. Поэтому лицензионный договор можно отнести к каузальным договорам, которые имеют правовую цель, к достижению которой стремятся стороны.

Кроме того, лицензионный договор следует признать двусторонне обязывающим (или взаимным) договором, по которому стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности.

4. Сторонами лицензионного договора обозначены патентообладатель (лицензиар) и другая сторона (лицензиат).

На той или иной стороне лицензионного договора могут быть гражданин (физическое лицо) и/или юридическое лицо.

Таким образом, в качестве лицензиата (предполагается, что патент также выдан физическому и/или юридическому лицу) в лицензионном договоре, в отличие от некоторых правовых систем, не могут выступать представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица (см. дополнительно п. 4 комментария к ст. 1365 ГК РФ).

Следует особо подчеркнуть, что действующее законодательство не содержит ограничений в отношении патентообладателя в праве выбора вида договора, посредством которого он уполномочивает других лиц заключить договоры о предоставлении права на использование изобретения, охраняемого принадлежащим ему патентом: договора комиссии, агентирования, поручения, доверительного управления (см. подробнее: Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации. М., 2001. С. 75 - 81).

Так, например, поскольку при заключении лицензионных договоров патентообладатель вправе воспользоваться услугами комиссионера (гл. 51 ГК РФ), в качестве лицензиара в таких договорах может выступать комиссионер.

Следует полагать, что такого рода договоры, не требующие регистрации сами по себе, необходимы при регистрации лицензионных договоров в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности для подтверждения правомочия лица, не являющегося патентообладателем, выступать в качестве лицензиара или подписывать договор от его имени.

Кроме того, в качестве лицензиара может выступать сублицензиар в сублицензионном договоре, являющийся лицензиатом в ранее заключенном лицензионном договоре, по условиям которого у него есть право предоставлять сублицензии.

5. В статье 1236 ГК РФ путем закрытого перечня определены виды лицензионных договоров:

- простая (неисключительная) лицензия, т.е. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- исключительная лицензия, т.е. предоставление лицензиату права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам.

Содержание упомянутых выше положений свидетельствует о кардинальном отходе от ранее действовавшего правового регулирования лицензионных договоров в России (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ). Это касается не только формальных моментов, например введения литературного термина "простая" лицензия как синонима неисключительной лицензии, но и положений по существу.

Классифицирующим признаком разграничения видов лицензионных договоров, согласно ст. 1236 ГК РФ, является факт сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам или отсутствия у лицензиара указанного права. При этом в обоих случаях (и при выдаче исключительной лицензии, и при выдаче неисключительной лицензии) лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности, в данном случае изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Рассмотрим правовые последствия упомянутых выше положений для режимов исключительной и неисключительной лицензий по сравнению с ранее действовавшим правовым регулированием лицензионных договоров.

При исключительной лицензии, согласно п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ, лицензиату передавалось право на использование в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Подразумевалось также, что лицензиар лишался права выдачи лицензий другим лицам.

По сути, указанная лицензия была исключительной лишь по названию; в мировой патентной практике ей соответствовала так называемая "единоличная" или "полуисключительная" лицензия (см.: Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 49 - 50).

При исключительной лицензии, согласно подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, лицензиату предоставляется право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Иными словами, лицензиат наделяется всеми правами, вытекающими из положительной функции патента, т.е. всеми способами использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Кроме того, лицензиату, согласно ст. 1254 ГК РФ, предоставлено право защищать свои права всеми способами, которые предусмотрены, например, для защиты исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ), т.е. лицензиат вправе, наряду с лицензиаром, реализовывать негативную функцию исключительного права.

Лицензиар, в случае выдачи им исключительной лицензии, лишается права самому использовать запатентованный объект и права выдачи лицензий другим лицам; по сути, за ним сохраняется правовой титул, т.е. право на патент, с возможностью предъявлять иск к нарушителям патента и возможностью расторгнуть договор исключительной лицензии, если лицензиат нарушает условия лицензионного договора, например не уплачивает лицензиару вознаграждение в случае возмездной исключительной лицензии.

Таким образом, в ст. 1236 ГК РФ реализована общепринятая в мире концепция исключительной лицензии, когда лицензиату принадлежат монопольное право использования предмета лицензии и право запрета такого использования другими лицами, включая патентообладателя - лицензиара. Сходная концепция была предложена разработчиками опубликованного проекта части третьей ГК РФ (ст. 1122) под названием полная лицензия (РГ. 1997. 12 июня).

В отношении неисключительной лицензии законодатель допустил ошибку, когда использовал ту же формулировку, что и в отношении исключительной лицензии: "Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации..." Значит, если толковать эту норму буквально, у лицензиара, кроме выдачи лицензий другим лицам, ничего не остается, даже права использования своего запатентованного объекта.

В чем же тогда различие между исключительной лицензией и неисключительной лицензией? Выходит, что только в возможности или невозможности выдачи лицензий другим лицам?

Вполне очевидно, что такая концепция неисключительной лицензии, противоречащая мировой патентной практике, в том числе и существовавшей ранее в России, может привести к печальным практическим последствиям.

Уместно отметить, что прежде (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ) в соответствии с неисключительной лицензией лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование, сохранял за собой все права, подтверждаемые патентом.

Поэтому при толковании понятия простой (неисключительной) лицензии следует прежде всего принимать во внимание ее неисключительный характер, что всегда предполагает сохранение у лицензиара права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца.

6. Следует особо отметить, что патентные законодательства большинства государств мира не содержат определений различных видов лицензионных договоров; имеются лишь указания о возможности передачи исключительных и неисключительных лицензий. Понятия лицензионных договоров разработаны в доктрине или судебной практике.

Несовершенство и ошибочность (в части неисключительной лицензии) определений видов лицензионных договоров в ст. 1236 ГК РФ ставит перед правоприменительными органами нелегкую задачу их адекватного толкования.

Норма п. 2 ст. 1236 ГК РФ, согласно которой лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное, мало что дает для решения проблемы разграничения видов лицензионных договоров, поскольку само название лицензионного договора может быть ошибочно, а стороны договора могут заблуждаться относительно его действительного содержания.

Следует полагать, что в создавшейся ситуации стороны лицензионного договора могут прибегнуть к общей норме п. 2 ст. 421 ГК РФ, согласно которой стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, чтобы избежать неблагоприятных последствий жесткой конструкции видов лицензионных договоров, закрепленной в ст. 1236 ГК РФ.

Так, например, если лицензиар исключительной лицензии намерен сам использовать запатентованный объект, он должен закрепить за собой такое право непосредственно в договоре исключительной лицензии. Лицензиар неисключительной лицензии обязан включить в договор условие о сохранении за собой права использовать запатентованный объект, чтобы избежать эффекта буквального толкования положения о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности.

7. В основе толкования лицензионного договора, кроме признака сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам или отсутствия этого права, должен лежать признак исключительного или неисключительного характера предоставляемой лицензии.

Неисключительный характер лицензии предполагает, что лицензиат получает лишь право использования предмета лицензии в рамках относительного правоотношения. При этом лицензиат неисключительной лицензии лишен права выдачи сублицензий и права предъявления исков о нарушении патента. Количество неисключительных лицензий, представляемых патентообладателем(ями), не ограничено.

Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату в рамках относительного правоотношения исключительного (монопольного) права использования предмета лицензии, исключающего из сферы такого использования всех других лиц, зачастую и патентообладателя - лицензиара. Дополнительно к такому относительному правоотношению по закону возникает абсолютное правоотношение, в котором с лицензиатом корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не нарушать исключительное право, являющееся предметом лицензии. Дополнительным признаком исключительной лицензии является возможность для лицензиата предоставлять сублицензии для других лиц, правда, не безусловная, а при письменном согласии лицензиара (см. комментарий к ст. 1238 ГК РФ).

8. Исходя из положений п. 3 ст. 421 ГК РФ о возможности заключать сторонами смешанный договор, содержащий элементы различных договоров, стороны лицензионного договора также могут включать в свои договоры обязательства, содержащие различные договоры, в том числе договоров аренды, купли-продажи, подряда, о совместной деятельности, что на практике приводит иногда к включению в договоры противоречащих друг другу условий, присущих различным договорным институтам.

Пункт 3 ст. 1236 ГК РФ вводит в российское право новую разновидность смешанных договоров применительно сугубо к лицензионным договорам: в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результатов интеллектуальной деятельности (т.е. изготовления, применения, предложения к продаже, продаже и т.д.) могут содержаться условия, предусмотренные для различных видов лицензионных договоров, указанных в данной статье.

9. В статье 1235 ГК РФ предусмотрены условия заключения лицензионного договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые определяют также содержание лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Среди условий лицензионного договора необходимо выделять существование условий, требующих согласования волеизъявлений контрагентов (лицензиара или лицензиата), которые подразделяются на предписываемые законом (в данном случае ст. 1235 ГК РФ) и инициативные (признаваемые существенными по желанию сторон).

К существенным условиям лицензионного договора, предписываемым ГК РФ, можно отнести условия о предмете договора, о способах использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и о цене возмездного лицензионного договора.

Существенное условие о предмете лицензионного договора одновременно индивидуализирует предмет исполнения (запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец с указанием номера и даты выдачи патента) и определяет характер самого договора (предоставление исключительного или неисключительного права использования запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца).

Существенное условие лицензионного договора о способах использования изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет конкретные правомочия лицензиата по использованию запатентованного объекта, например права лицензиата на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукции по лицензии.

Способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца закреплены в открытом перечне ст. 1358 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье). При этом такие способы могут быть указаны в лицензионном договоре общим способом (т.е. совместно) или конкретно (т.е. по отдельности).

Лицензионные договоры, согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ, могут быть возмездными и безвозмездными.

Условие о цене возмездного лицензионного договора (обусловленного договором вознаграждения) также является существенным, поскольку при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, т.е. несуществующим.

В отдельных статьях ГК РФ определены условия лицензионного договора, которые могут и не согласовываться сторонами, но тем не менее войдут в содержание их договорного обязательства как условия, предусмотренные диспозитивными нормами этих статей.

Следует полагать, что такие условия нельзя классифицировать в качестве существенных условий лицензионного договора.

К указанной категории условий лицензионного договора относятся условия о территории действия, о сроке, на который заключается лицензионный договор, о предоставлении лицензиару отчета об использовании соответствующего объекта.

Так, согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, в лицензионном договоре должна быть определена территория, на которой допускается использование, в данном случае изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если территория, на которой допускается использование соответствующего объекта, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории России.

Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Однако, если в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. Здесь явно чувствуется влияние положений авторского права.

Пункт 1 ст. 1237 ГК РФ устанавливает, что лицензиат обязан представлять лицензиару отчет об исполнении результата интеллектуальной деятельности, если лицензионным договором не предусмотрено иное. В том случае, если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Стороны лицензионного договора могут включать в договор любые иные условия, которые они считают необходимыми для достижения цели договора, в том числе об обоюдном информировании о произведенных усовершенствованиях, касающихся запатентованных объектов, об обязательстве лицензиара о технической осуществимости производства продукции по лицензии, о технической помощи в освоении производства продукции по лицензии, о соблюдении режима конфиденциальности, об обязательстве лицензиата не оспаривать действительность патента лицензиара.

10. Неисполнение той или иной стороной лицензионного договора его условий может повлечь возложение на виновную сторону гражданско-правовых санкций по правилам договорной ответственности.

Вместе с тем ГК РФ предусматривает возможность наступления внедоговорной (деликтной) ответственности вследствие использования лицензиатом изобретения, полезной модели или промышленного образца вне пределов предоставленного лицензиату объема прав.

Так, согласно п. 3 ст. 1237 ГК РФ, использование результата интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращению действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права. Иными словами, упомянутые выше противоправные действия лицензиата квалифицируются как нарушение патента или контрафакция.

11. В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, когда правила регистрации договоров о передаче исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации принимались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в настоящее время порядок и условия государственной регистрации лицензионных договоров устанавливаются Правительством РФ (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ).


Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец


Комментарий к статье 1368


1. Комментируемая статья представляет собой один из двух случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно принятых на себя обязательств, которой ранее соответствовал п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ.

Институт открытой лицензии широко известен в мировой патентной практике, хотя в разных правовых системах он имеет свои особенности.

Целесообразность института открытой лицензии заключается в стремлении государства ускорить оборот исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для достижения указанной цели государство идет на предоставление патентообладателю льготы по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

2. Содержание открытой лицензии заключается в публичном предложении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (абз. первый п. 1 комментируемой статьи).

Взамен патентообладатель получает уменьшение размера патентной пошлины за поддержание патента в силе на 50% начиная с года, следующего за годом публикации указанным федеральным органом сведений об открытой лицензии (абз. второй п. 1 комментируемой статьи).

При этом следует учитывать то обстоятельство, что по смыслу комментируемой нормы "год публикации" и "год, следующий за годом публикации" - это не календарные годы, а годы действия соответствующего патента, отсчитываемые от даты подачи соответствующей заявки.

3. Положения абз. третьего п. 1 комментируемой статьи являются новеллами в ГК РФ.

Если ранее сведения о заявлении об открытой лицензии публиковались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности безвозмездно для патентообладателя, то в настоящее время сведения об открытой лицензии публикуются указанным федеральным органом за счет патентообладателя.

В комментируемом абзаце также установлено, что патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Комментируемая норма вносит больше ясности в правоотношения по предоставлению открытой лицензии по сравнению с ранее действующим патентным законодательством, поскольку прежде обязанным к заключению договора было лицо, изъявившее желание заключить договор о платежах, который не подлежал государственной регистрации, если только он не входил составной частью в лицензионный договор.

В настоящее время обязанным к заключению лицензионного договора является патентообладатель, что логично вытекает из его положения - лица, сделавшего публичное предложение об открытой лицензии.

В связи с вышеизложенным логично предположить, что отношения сторон лицензионного договора, заключаемого на основании публично предложенной открытой лицензии, могут быть дополнительно урегулированы положениями ст. 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке"), с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.

Указание в комментируемом абзаце на простую (неисключительную) лицензию дает основание утверждать, что патентообладатель имеет право подавать заявление о предоставлении открытой лицензии в том случае, если он прежде никому не предоставлял исключительную лицензию в отношении того же изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Вполне очевидно, что заключенный на основе открытой лицензии лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность отзыва патентообладателем своего заявления о предоставлении открытой лицензии, если он в течение двух лет не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора. В этих целях он может по истечении двух лет подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления.

Это решение означает для патентообладателя обязанность доплатить все суммы пошлин за поддержание патента в силе за период времени, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии. Вполне естественно, что в дальнейшем патентные пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются патентообладателем в полном размере.

На практике к ходатайству об отзыве заявления об открытой лицензии прилагается документ, подтверждающий доплату всех требуемых пошлин. В противном случае указанный федеральный орган не удовлетворяет указанное ходатайство и не публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве такого заявления.

Поскольку предложения о заключении лицензионного договора на основе открытой лицензии могут поступать только в адрес патентообладателя, указанный федеральный орган не может проверить достоверность утверждения патентообладателя, содержащегося в его ходатайстве, о непоступлении таких предложений.

Следовательно, удовлетворение указанного ходатайства происходит в случае доплаты требуемых пошлин автоматически, что в принципе может затронуть экономические интересы лиц, которые ранее не смогли достичь соглашения с патентообладателем в связи с заключением лицензионного соглашения на основе открытой лицензии.

5. Следует особо отметить, что в комментируемой статье не установлены правовые последствия бездействия патентообладателя по истечении двух лет с даты публикации сведений об открытой лицензии.

Патентообладатель может не подавать ходатайство об отзыве своего заявления по истечении указанного двухлетнего срока и в то же время пользоваться льготным режимом открытой лицензии по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.

Следует полагать, что патентообладатель лишен права отзыва своего заявления в указанный двухлетний срок, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения об открытой лицензии, что могло бы повредить экономическим интересам неопределенного круга лиц.


Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец


Комментарий к статье 1369


1. Положения комментируемой статьи о форме и государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец в определенной степени повторяют общие положения п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ о необходимости письменной формы и государственной регистрации, соответственно, договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров.

Кроме того, следует учитывать общие положения п. 2 ст. 1232 ГК РФ о необходимости государственной регистрации не только отчуждения исключительного права и предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности, но и залога исключительного права, а равно и перехода исключительного права без договора (т.е. наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на имущество правообладателя).

2. В комментируемой статье установлено, что подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

С одной стороны, в данной статье не предусмотрен переход исключительных прав без договора (наследование, реорганизация юридического лица, обращение взыскания на исключительное право патентообладателя), что непосредственно предписано общей нормой п. 2 ст. 1232 ГК РФ.

С другой - в ней сделана ссылка на другие договоры в сфере распоряжения исключительными правами, неоправданно расширяющая государственное вмешательство указанного федерального органа в гражданский оборот, что неизбежно приведет к его замедлению со всеми вытекающими из этого факта негативными последствиями. Вполне очевидно, что ссылка на другие договоры открывает возможность распространения императивной нормы о государственной регистрации, кроме открытых лицензий, на договоры комиссии, агентирования, доверительного управления, поручения, относящиеся к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.

3. Упомянутые выше погрешности, допущенные законодателем, не должны быть истолкованы как усиление администрирования при регулировании договорных отношений в сфере распоряжения исключительными правами. Равным образом недопустимы пробелы в правовом регулировании указанных отношений.

Поэтому, исходя из общей нормы, закрепленной в п. 2 ст. 1232 ГК РФ, следует полагать, что в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности подлежат регистрации, по примеру государств с развитым правопорядком и региональных международных организаций, факты перехода исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), а также решения об обращении взыскания на исключительное право патентообладателя.

Что же касается нормы о необходимости регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительными правами на изобретение, полезную модель или промышленный образец, то эту норму целесообразно толковать таким образом, что предполагаемые договоры (комиссии, агентирования, доверительного управления, поручения) должны представляться в указанный федеральный орган не для целей их государственной регистрации, а для подтверждения, в случае необходимости, полномочий лицензиара, замещающего, согласно указанным договорам, фигуру патентообладателя.

4. В отличие от ранее действовавшего правового регулирования, согласно которому порядок и условия государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливались ведомственным нормативным актом федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в настоящее время, в соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК РФ, порядок и условия государственной регистрации указанных договоров устанавливаются Правительством РФ, что в целом свидетельствует о поднятии уровня их правового регулирования.