Geum.ru

Кодекса российской федерации материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 мая 2010 года

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца


Комментарий к статье 1382


1. Благодаря участию Российской Федерации в Парижской конвенции об охране промышленной собственности заявку на объект промышленной собственности можно подать не только в России, но и за рубежом. Но подача заявки где бы то ни было автоматически делает сведения о сущности заявленного технического новшества известными, общедоступными, потому что сведения о поданной заявке подлежат обязательной публикации - это обязательное требование патентного законодательства. Следовательно, поданная заявка - помеха для того лица, которое пожелает запатентовать такое же, но им самим найденное техническое решение в другой стране. Одним из средств (наряду с международной заявкой), устраняющих данное препятствие, является конструкция конвенционного приоритета, введенная вышеназванной Парижской конвенцией. Ее ст. 4А (1) установлено, что "любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза (по ст. 1 Конвенции страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности), или правопреемник этого лица пользуются для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ниже". Продолжим: по подп. 1, 2 п. C ст. 4 Конвенции для изобретений и полезных моделей продолжительность такого срока - 12 месяцев, а для промышленных образцов - шесть. Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки, при этом сам день подачи заявки в срок не включается. Такие же периоды времени указаны в ГК РФ (п. 1 ст. 1382). Кстати, здесь же для защиты добросовестного заявителя законодатель вводит возможность продления данных сроков, если своевременно обратиться в Роспатент ему не представилось возможности по обстоятельствам, не зависящим от заявителя. По-видимому, имеются в виду объективные трудности, которые не могут быть поставлены в вину заявителю. Он может лишь попытаться доказать наличие таких обстоятельств и их уважительность. Окончательную оценку им дает Роспатент, и он же вправе продлить общий 12-месячный срок, но не более чем на два месяца.

Возможность продлить пропущенный срок, пусть и по независящим от заявителя причинам, конечно, является для него льготой. Причем это правило распространяется не только на российских заявителей. По мнению некоторых авторов, в определенных ситуациях это может существенно ущемить интересы отечественных заявителей, тогда как ни в одной стране мира иностранным заявителям подобной льготы не предоставляется <1>.

--------------------------------

<1> Городов О.А., Соколов А.В. Об особенностях правовой охраны изобретений в Российской Федерации: некоторые выводы сравнительного анализа // Закон. 2007. N 10. С. 27 - 28.


Введение правила о конвенционном приоритете дает преимущество тому, кто подал первую заявку, даже если это произошло не в его стране. Дело в том, что для установления признака новизны предложенного решения проверяются все общедоступные сведения в мире (ведется информационный поиск с целью обнаружения аналога) в ретроспективном плане: анализируются данные, известные в мире ранее, до даты приоритета.

При таком подходе очевидно, что чем меньше временной интервал, в течение которого ведется поиск аналога, тем больше шансов, что в тот период еще не появилось сведений о таком же техническом решении. А правило о конвенционном приоритете как раз и позволяет сократить период, в рамках которого ведется информационный поиск, за счет подвижки назад (на дату подачи первой заявки в иностранном государстве) момента, завершающего поиск аналогов. Все сведения о найденных идентичных решениях, появившиеся позднее этой даты, уже не могут быть учтены.

С другой стороны, право конвенционного приоритета означает, что на протяжении 12 месяцев для самого заявителя (лица, подавшего заявку) поданная им заявка не включается в уровень техники, она не учитывается при установлении новизны, например, изобретения. Дело в том, что, подав заявку в другом государстве, в дальнейшем можно подать заявку на то же изобретение в свое национальное патентное ведомство (для российских граждан - в Роспатент). В таком случае эти две заявки одного заявителя (поданная за рубежом и "национальная" - поданная в своей стране) не сравниваются между собой. Первая, "зарубежная", заявка не учитывается при проведении экспертизы на патентоспособность по "национальной" заявке.

В то же время для остальных лиц заявка, поданная в таком порядке, подлежит учету, включается в уровень техники при выявлении признака новизны. Таким образом, если после подачи первой заявки в пределах срока конвенционного приоритета кто-либо другой в иной стране подаст заявку на такое же изобретение (назовем ее последующей), патентоспособность предложенного им решения будет проверяться в стране подачи последующей заявки не на дату ее поступления в соответствующее национальное патентное ведомство, а на дату подачи первой заявки, т.е. на более раннюю дату. Эта первая заявка (неважно, в каком государстве она была подана, лишь бы это была страна - участница Парижской конвенции) противопоставляется всем позднее поданным заявкам других лиц. По сути, она лишает любого последующего заявителя возможности получить патент, потому что экспертизой по его заявке с необходимостью будет установлено, что уже существует заявка на тождественное изобретение, т.е. до даты подачи последующей заявки (даты ее приоритета) иным лицом уже было найдено и стало известным в мире аналогичное техническое решение, а значит, новизна по последующей заявке утрачена, и поэтому найденное другим заявителем техническое решение не может быть запатентовано.

Юридическая сущность норм о конвенционном приоритете состоит в предоставлении преимущества первому заявителю. Но приобретает он его не автоматически. Для его получения надо (по сложившейся терминологии) "испросить конвенционный приоритет", подать ходатайство о его применении.

2. Терминологически по п. 2 комментируемой статьи ГК РФ заявителю, казалось бы, вменено в обязанность сообщить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о своем намерении воспользоваться конвенционным приоритетом ("должен сообщить"). В тексте подп. 1 п. D ст. 4 Парижской конвенции прямо указано, что лицо обязано подать заявление. Но при внимательном прочтении для такого вывода нет оснований, потому что в начале предложения обоих нормативных актов говорится о том лице, которое желает это сделать. Следовательно, это право заявителя. Только он решает, есть ли необходимость подстраховаться преимуществом, которое предоставляет конвенционный приоритет, либо дополнительные хлопоты излишни - и без них заявитель уверен в выдаче ему патента. Применять норму ст. 1382 ГК РФ он не обязан.

Легального определения понятия "конвенционный приоритет" не существует. Впрочем, так же, как и родового понятия "приоритет". В специальной юридической литературе не формулируется само понятие, но это не означает, что вопрос о правовой природе этого явления обойден вниманием исследователей. Некоторые авторы ведут речь о смысле самого приоритета, иные рассуждают о том, что означает право на такой приоритет.

И.А. Зенин считает, что "смысл данного приоритета состоит в том, что лицо, подавшее заявку на изобретение, например, в одну из стран - участниц Парижской конвенции, пользуется в течение 12 месяцев... преимущественным правом на его патентование в других странах" <1>.

--------------------------------

<1> Советское гражданское право: Учебник. М.: Юрид. лит., 1980. Т. 2. С. 428.


По мнению О.А. Городова, право на конвенционный приоритет означает, что любое лицо может в течение определенного срока истребовать правовую охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки <1>.

--------------------------------

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 422.


В сущности оба автора ведут речь о возможностях, которые появляются у лица, пожелавшего воспользоваться конвенционным приоритетом, раскрывают содержание субъективного права на конвенционный приоритет.

Итак, для получения преимущества по сравнению с другими лицами необходимо сначала подать заявку за рубежом, затем еще раз подать заявку на этот же объект промышленной собственности в своей стране в пределах установленного срока, сообщив при этом о своем желании воспользоваться правом конвенционного приоритета. Технически это делается путем заполнения соответствующей графы заявления о выдаче патента. К примеру, по п. 10.6 (11) Регламента об изобретениях основание для испрашивания более раннего приоритета, чем дата подачи заявки, направленной в Роспатент, отмечается простановкой в соответствующих клетках бланка заявления о выдаче патента знака "X". Указываются также номер первой заявки, поданной в другом государстве, дата испрашиваемого приоритета (дата подачи этой первой заявки) и код страны, куда была подана первая заявка по стандарту ST.3 ВОИС.

Помимо специальных указаний в тексте самого заявления в Роспатент представляется заверенная копия первой заявки. Представление такой копии может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия первой заявки, если Роспатенту обеспечен доступ к информационным ресурсам этого ведомства (п. 10.3 (2) Регламента по изобретениям).

Установленные российским законодательством правила соответствуют Парижской конвенции: подп. 1 п. D ст. 4 странам Союза по ОПС предоставлено право требовать от заявителя, обратившегося в национальное патентное ведомство, представления копии заявки, ранее поданной в другой стране - участнице Конвенции. Она подлежит заверению учреждением, ее принявшим, и не требует никакой легализации в дальнейшем. Кроме этого, странам Союза по ОПС разрешено требовать приложения к копии двух документов: 1) справки о дате подачи первой заявки, выданной учреждением, которое приняло заявку, и 2) перевода. Российская Федерация воспользовалась этими правами. Что касается возможности требовать перевода, то абз. 3 п. 3 ст. 1382 ГК РФ она ограничена только теми случаями, когда признание за заявителем права на конвенционный приоритет (точнее, притязания на такое право) связано с установлением патентоспособности изобретения. К тому же по логике изложения материала ст. 1382 ГК РФ право на перевод касается только документов на изобретения, поэтому требовать представления перевода документов, относящихся к полезным моделям и промышленным образцам, Роспатент не вправе.

Изложенный порядок рассчитан на случаи, когда желание воспользоваться конвенционным приоритетом выражается сразу при подаче заявки в российское патентное ведомство. Можно заявить об этом и позднее, но учитывая установленные ст. 1382 ГК РФ временные ограничения.

В данной статье не указан общий для всех объектов патентных прав срок. По заявкам на полезные модели и промышленные образцы сообщить о своем намерении можно до истечения двух месяцев со дня подачи заявки в Роспатент, а представить копию первой заявки, поданной ранее в ином государстве, - до истечения трех месяцев с этой же даты.

3. Иные правила установлены применительно к изобретениям (п. 3 ст. 1382 ГК). Во-первых, введен единый срок для волеизъявления и представления копии первой заявки. Во-вторых, он больше по продолжительности - 16 месяцев, но при этом (и это третье отличие) указана другая точка отсчета: день подачи первой заявки в патентное ведомство зарубежного государства - участника Парижской конвенции. Учитывая высокую вероятность пропуска установленного срока (даже при его немалой продолжительности), законодатель не отказывает жестко заявителю, пропустившему 16-месячный срок представления копии первой заявки, в возможности воспользоваться конвенционным приоритетом, но вводит дополнительные условия, при соблюдении которых федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности все же может признать право конвенционного приоритета за заявителем. Последний должен подать соответствующее ходатайство еще до истечения общего 16-месячного срока. Копию первой заявки в патентном ведомстве другой страны ему следует запросить не позднее 14 месяцев со дня подачи этой первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции. А представить полученную копию в Роспатент заявителю предписано в пределах двух месяцев с того дня, когда он получил ее от иностранного патентного органа.

Парижской конвенцией установлено, что основанием возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной заявки в соответствии с национальным законодательством конкретной страны Союза по ОПС либо в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами этого Союза. При этом под правильно оформленной национальной заявкой понимается всякая подача, достаточная для установления даты подачи заявки в соответствующей стране (подп. 2 и 3 п. A ст. 4 Конвенции). Речь, видимо, идет не столько о самой "всякой" подаче, сколько о представлении таких материалов заявки, которые позволяют считать, что подача заявки состоялась, а по представленным документам определенно может быть установлена дата их подачи.

По российскому законодательству документы, поступившие в Роспатент, могут быть зарегистрированы в качестве заявки, с указанием даты их поступления, если они (документы) содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке (например, п. 13.1 (1) Регламента по изобретениям). Теперь кроме обычной почтовой связи допущена также подача документов по факсу, но и при таком способе связи регистрация (присвоение регистрационного номера) производится при поступлении оригиналов документов (п. 13.1 (2)). Правда, в таких случаях установлены специальные правила определения даты подачи заявки (подробнее см. комментарий к ст. 1381 ГК).

Таким образом, в Российской Федерации достаточно подать только заявление о выдаче патента на государственном языке нашей страны (русском), для того чтобы подача заявки считалась правильно оформленной (по терминологии текста Парижской конвенции). Разумеется, при этом должны быть соблюдены все правила заполнения бланка заявления на выдачу патента, установленные регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.


Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца


Комментарий к статье 1383


1. Комментируемая статья - яркий пример отражения в законе возможности параллельного творчества в области науки и техники, чего нет и быть не может в мире искусства. Для патентного права это "штатная" ситуация, пути выхода из которой даны в ст. 1383 ГК РФ.

Итак, в ходе экспертизы выяснилось, что поступила не одна, а две (не исключено, что и более) самостоятельные заявки от разных лиц в один и тот же день, в которых предложены одинаковые технические или дизайнерские решения. Законодатель употребляет термин "идентичные". По административным регламентам идентичность устанавливается в ходе экспертизы на основании формул. Таковыми считаются, например, изобретения, у которых полностью совпадает содержание независимых пунктов их формул (п. 24.10 Регламента по изобретениям).

У таких заявок совпадают даты приоритета, значит, они не могут быть противопоставлены друг другу. При наличии остальных признаков, необходимых для получения правовой охраны, новизна в такой ситуации у всех заявок не считается опороченной. Это случай так называемого столкновения заявок.

Как известно, один из "китов", на которых покоится патентное право (точнее, почти все законодательство об интеллектуальной собственности), - монополия правообладателя, применительно к патентным отношениям - патентообладателя. По логике монополист может быть только один, поэтому в п. 1 ст. 1383 ГК РФ прямо указано, что в описанной ситуации (поданы заявки несколькими лицами на одинаковые объекты с одной и той же датой приоритета) патент может быть выдан лишь по одной из поданных заявок. Значит, надо выбрать из них единственную, но которую?

Существующие правовые системы знают два пути решения этой непростой задачи.

Первый путь: патент выдается по заявке с более ранним приоритетом, все остальные отклоняются (система "первого заявителя").

Второй путь: при столкновении (конфликте) заявок путем проведения специального разбирательства определяется тот заявитель, который первым создал изобретение и довел его до стадии практического использования. Патент выдается ему, даже если он не первым подал заявку (система "первого изобретателя"). Это правило действует в США и Канаде.

Остальные страны, в числе которых и Россия, пошли по первому пути, но критерии определения более ранней заявки в них различаются. Во Франции, к примеру, учитывается не только дата, но часы и даже минуты поступления заявки в патентное ведомство.

2. По ранее действовавшему советскому законодательству учету подлежала доказанная дата отправки документов, а если совпадала и она, во внимание принимался регистрационный номер заявок: патент выдавался по той заявке, которая была ранее зарегистрирована. Затем российский законодатель воспринял другой вариант: по последней редакции Патентного закона РФ и сейчас ст. 1383 ГК РФ заявителям предложено самим договориться, кому из них (но все же одному!) будет выдан патент. Это притом, что каждый стремится его получить! Причем вариант введен жесткий: либо они договариваются, либо их заявки признаются отозванными (абз. 5 п. 1 ст. 1383 ГК). Трудно согласиться с М.В. Лабзиным, назвавшим такое решение законодателя элегантным <1>.

--------------------------------

<1> Лабзин М.В. Принадлежность исключительного права на один и тот же объект разным лицам // Патенты и лицензии. 2008. N 1.


Ранее действовавшее законодательство в принципе тоже допускало заключение соглашения между заявителями при столкновении заявок, так как норма об определении заявки, по которой подлежал выдаче патент, была диспозитивной.

При возникновении описанной ситуации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить всех изобретателей о поступлении одновременно нескольких заявок на идентичные объекты. Более обстоятельно эти вопросы урегулированы административными регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, например п. 24.10 Регламента по изобретениям.

На достижение соглашения об определении будущего патентообладателя отведено 12 месяцев после получения извещения патентного ведомства.

Думается, что такой переговорный процесс - дело непростое, но эти переговоры должны быть проведены и завершены под страхом признания всех заявок отозванными. Правда, есть возможность подать ходатайство в Роспатент о продлении указанного срока не более чем на 10 месяцев (см. п. 5 ст. 1386 ГК), но это всего лишь отсрочка.

Итак, если консенсус будет достигнут, единственный патент выдается тому, кого выбрали и назвали сами заявители. Он становится патентообладателем. Остальные, так же как и он самостоятельно прошедшие от начала до конца весь путь создания технического новшества, в выданном патенте указываются в качестве соавторов.

Указание в патенте (пусть в качестве соавторов) всех заявителей означает, что они тоже стали правообладателями. Исключительное право, удостоверенное патентом, принадлежит всем им совместно (п. 3 ст. 1229 ГК). Следовательно, каждый сможет в дальнейшем это право реализовать.

Более того, в абз. 1 указанной статьи речь идет о том, что каждый может использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. Но не стоит забывать, что наличие не одного, а одновременно нескольких правообладателей ограничивает свободу каждого из них. Свои действия по использованию охраняемого объекта, распоряжению общим исключительным правом они должны согласовывать, заключая соответствующий договор.

Таким образом, каждый из них в силу прямого указания закона обладает исключительным правом. Это монополия по отношению ко всем остальным, не входящим в число соавторов (третьим), лицам. В теории права это абсолютное правоотношение. Одновременно между соавторами существует внутреннее, относительное по своей природе отношение, которое, по мысли законодателя, в первую очередь регулируется их договором.

Казалось бы, закон предлагает сравнительно бескровный вариант выхода из конфликта при столкновении заявок на идентичные объекты. Никто не обойден вниманием, все в конечном счете наделены правом. И все же возникает странная ситуация. Лиц, независимо друг от друга работавших над решением некой технической задачи, закон объявляет соавторами. В доктрине под соавторством понимается совместный труд. Правда, высказываются разные мнения о степени общности творчества, продолжительности совместной деятельности по созданию чего-либо нового (от начала до конца либо на определенном этапе). И все же соавторство мыслится как сотворчество, соучастие. Правы авторы одного из комментариев части четвертой ГК РФ, утверждая, что нормой ст. 1383 ГК РФ описан случай специального соавторства, который не отвечает критериям последнего. Они совершенно справедливо отмечают трудности, которые возникают, если автор и заявитель не совпадают <1>.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.


Создатель (изобретатель) не может повлиять на выбор будущего патентообладателя, так как это прерогатива заявителей. Может быть, его (автора) категорически не устраивают другие соавторы по весьма уважительным причинам? Да, автор может потребовать, чтобы его имя не было указано, но лишь в информационных сообщениях о поданной заявке и о выдаче патента. В самом охранном документе его имя должно быть указано наряду с остальными соавторами (см., например, п. 28.2 Административного регламента по изобретениям и соответствующие пункты регламентов по полезным моделям и промышленным образцам).