Поляков Павел Владимирович, начальник отдела инноваций и трансфера технологий Волггту, директор Волгоградского центра трансфера технологий, доктор технических наук, профессор методическое пособие

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава 1. Овеществленный и неовеществленный товар

Каждый производитель (при наличии, разумеется, многопрофильных предприятий с широкой номенклатурой изделий) специализируется на одном каком-либо виде продукции, поэтому для удовлетворения общественных потребностей необходим взаимовыгодный обмен этой продукцией или продажа, в результате чего она становится товаром.

Об экономической целесообразности осуществления коммерческих операций можно судить путем сопоставления затрат труда на производство продаваемой продукции с затратами, которые были бы понесены при самостоятельном производстве покупаемой продукции.

Таким образом, товары - это продукты человеческой деятельности, предназначенные для обмена.

В результате научно-технической революции в сфере обмена появился новый объект - научно-технические знания, причем они стали самостоятельными объектами не только внутреннего, но и внешнеэкономического оборота. Таким образом, научно-технические знания - это тоже товар, но товар особого рода, с которым могут производиться соответствующие коммерческие операции.

При осуществлении экономических связей партнеры могут как предоставлять право использования научно-технических знаний, так и осуществлять продажу готовой промышленной продукции, т.е. овеществленных знаний.

Все объекты обмена неовеществленных знаний с юридической точки зрения можно было бы разделить на две группы. К первой относятся объекты, правовая охрана которых обеспечивается на основе норм внутреннего законодательства стран, заключающих соглашения. Это - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. Ко второй - научно-технические достижения, не пользующиеся такой правовой охраной, - ноу-хау и др.

Среди объектов первой группы основную роль играют изобретения. Под ними, как правило, понимаются технические знания, на которые в соответствии с законодательствами тех или иных стран выданы охранные документы (как правило, патенты). научно-технические достижения, не пользующиеся такой правовой охраной, - ноу-хау и др.

Среди объектов первой группы основную роль играют изобретения. Под ними, как правило, понимаются технические знания, на которые в соответствии с законодательствами тех или иных стран выданы охранные документы (как правило, патенты). В соответствии с законодательством Российской Федерации изобретению предоставляется охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Права на полезную модель подтверждает свидетельство.

К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. На них в различных странах также выдаются либо свидетельства, либо патенты.

С точки зрения процесса и оформления сделок полезные модели и промышленные образцы находятся с изобретениями в аналогичных условиях.

Иную роль играют товарные знаки. Их функции - отличать товары (и услуги) одного производителя от товаров (услуг) другого производителя. На использование товарного знака так же, как на передачу прав использования изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, заключаются лицензионные соглашения. Однако лицензия на использование товарного знака может предоставляться чаще всего в тех случаях, когда она достаточно тесно связана с передачей технологии. Обычно наряду с предоставлением права использования товарного знака осуществляется передача соответствующей технологии, документации и производственного опыта, а в договоре устанавливается, что лицензиат может пользоваться товарным знаком лицензиара лишь при условии сохранения качества конечной продукции.

Наряду с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками к первой группе охраняемых объектов следует отнести научно-технические сведения, защищаемые нормами авторского права и смежных прав.

Среди объектов второй группы основную роль играют ноу-хау. В буквальном переводе с английского языка ноу-хау означает «знать как сделать». На практике под ноу-хау понимаются технические знания, опыт - как секреты производства.

Основным отличием ноу-хау от изобретения является не различие в техническом уровне решения, а наличие или отсутствие правовой охраны в форме охранного документа (патента и т.д.). Ценность ноу-хау определяется тем, что техническая сущность его опыта и знаний не разглашена, не является общеизвестной. Поэтому одним из основных признаков ноу-хау обычно признается элемент конфиденциальности, секретности такой информации и документации.

Для современной лицензионной торговли характерно снижение роли чисто патентных лицензий и увеличение числа договоров с передачей ноу-хау. По некоторым подсчетам последние составляют более 75% всех лицензионных договоров. В условиях ускорения научно-технического прогресса повышается роль ноу-хау не только в качестве предмета лицензионных соглашений. Передача ноу-хау становится неразрывной частью промышленного кооперирования, строительства комплектных предприятий; она бывает необходима при оказании услуг типа инжиниринг, проведении совместных исследований и других работ.

Таким образом, товары могут предлагаться для обмена и продажи в вещественной форме (сырье, полуфабрикаты, готовые изделия, в том числе машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.), а также в форме результатов интеллектуальной деятельности (изобретений, ноу-хау и т.д.), инжиниринговых, консалтинговых и других услуг.

Глава 2. Передача прав на использование объектов интеллектуальной деятельности

(Продажа лицензий, понятие и природа лицензии, виды лицензионных договоров, права и обязанности сторон, цена).

Продажа лицензий - одна из основных форм передачи научно-технических знаний, применяемая как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Международная торговля лицензиями является одним из важных способов обмена научно-техническими достижениями для ускорения экономического и научно-технического прогресса. В настоящее время годовой объем международной торговли лицензиями составляет более 15 млрд. долл., а стоимость продукции, выпускаемой с применением лицензий, - свыше 1/3 трлн. долл.

Сам термин «лицензия» (от латинского Licentia, что означает разрешение (свобода) совершать какие-то действия) первоначально понимался как разрешение, даваемое патентообладателем на использование запатентованного изобретения другим лицом. С юридической точки зрения лицензия означала отказ патентообладателя от преследования другого лица, использующего принадлежащее патентообладателю право на изобретение, иными словами, - добровольное ограничение права патентообладателя запрещать всем другим лицам использовать изобретение. Следовательно, понятие и сущность лицензии были неразрывно связаны с понятием и сущностью патента. В дальнейшем, по мере развития науки и техники, усиления международного разделения труда в условиях научно-технической революции понятие лицензии и лицензионного договора менялось. Эти изменения шли по двум направлениям. Одно из них связано с расширением состава научно-технических знаний, в отношении использования которых предоставлялась лицензия, а другое - с расширением объема передаваемых по договору прав, усложнением обязательств как продавца, так и покупателя

Чисто патентное содержание классических лицензионных договоров, основанных на разрешении патентовладельца использовать принадлежащее ему исключительное право, отходит на задний план.

В современной практике передача и использование исключительных прав на изобретения, промышленные образцы и иные объекты сочетаются чаще всего с предоставлением охраняемого и неохраняемого ноу-хау, передачей технической документации, оказанием технической помощи, использованием усовершенствований и т.д. В настоящее время на концепции лицензионного договора и на конкретное определение его условий большое влияние оказывают уже не положения патентного права, а общие положения законодательства о передаче прав на использование промышленной собственности, обязательственного права, налогового законодательства и т. п.

Под лицензионным договором в широком смысле понимаются как соглашения об использовании изобретений, на которые выданы охранные документы, так и соглашения об использовании других научно-технических достижений, на которые охранные документы не были выданы (ноу-хау).

Что является предметом лицензионного договора? Согласно классической теории - это патент, охраняемое законом исключительное право на изобретение. Согласно же современному пониманию - это право использования изобретений и других научно-технических достижений как охраняемых, так и неохраняемых, в пределах, определенных условиями лицензионного договора. С точки зрения передачи технологий такой подход представляется оправданным, что не исключает двух самостоятельных объектов договора, выделения специфики тех или иных видов лицензионных договоров.

Более того, основное значение в современном лицензионном договоре имеет не предоставление разрешения, а комплекс обязательств лицензиара по передаче технических знаний, опыта и оказанию помощи лицензиату в их использовании и применении. Речь идет об обязательствах позитивного характера, дающих возможность использования изобретения или иного научно-технического достижения, о целом «пакете» предоставляемых услуг. К услугам такого рода относятся проведение изыскательских и проектных работ, оказание технической помощи, поставка оборудования, материалов и сырья, финансирование лицензиата в период освоения лицензии и т.д. Цель договора - обеспечить возможность практического использования данного технического решения, передаваемой технологии.

Итак, под лицензионным договором понимается договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязана обеспечить другой стороне (лицензиату) внедрение в производство и использование определенных технических решений на условиях и в пределах, установленных договором, а другая сторона обязана уплатить за это соответствующее вознаграждение или предоставить другую компенсацию. Это определение исходит из широкого понимания лицензионного договора, предусматривающего использование как охраняемого, так и не охраняемого правом объекта (ноу-хау).

Можно по-разному классифицировать лицензионные договоры, заключенные при передаче научно-технических знаний. В основу первого вида классификации кладется наличие патентной охраны объекта (если речь идет об охраноспособном объекте). Исходя из этого критерия можно говорить о следующих видах лицензий (лицензионных договоров или же условий лицензионного характера в других контрактах).

а) патентные лицензии, предметом которых является предоставление права использования, например, изобретения, на которое подана заявка или уже получен охранный документ в форме патента, предоставляющий исключительное право на
изобретение, при этом право на использование ноу-хау, технической информации и т.п. не предоставляется;

б) беспатентные лицензии, предмет которых - предоставление использования ноу-хау, технической информации и других подобных сведений;

в) комплексные лицензии, в которых право использования запатентованных изобретений сочетается с правом использования ноу-хау, причем последнее обычно имеет большее значение.

Преимущества комплексных (смешанных) лицензий с технической точки зрения совершенно очевидны, поскольку в современных условиях научно-технического прогресса одно изобретение (без передачи ноу-хау), как правило, практически нельзя использовать.

Весьма близким по характеру к соглашениям о ноу-хау являются договоры по продаже программ для ЭВМ, которые во многих странах являются собственностью отдельных разработчиков или фирм, по заказам которых они были выполнены.

Вторым видом классификации лицензионных договоров, имеющим большое значение, является разделение таких договоров на две группы: к первой из них относятся договоры, не предусматривающие поставку оборудования, ко второй -договоры, предусматривающие одновременно продажу лицензий и поставку оборудования и другой товарной продукции. В последнем случае лицензиат вместе с лицензией приобретает оборудование, а также другие, необходимые для освоения приобретенной лицензии товары.

В соглашении о продаже лицензии может быть предусмотрена поставка оборудования, машин, приборов и т.д. за отдельную плату, оговоренную в соглашении, а может быть предусмотрено, что лицензиар будет поставлять соответствующее оборудование по отдельным, дополнительным соглашениям (контрактам).

Третий вид классификации основан на важнейшем юридическом критерии - характере передаваемых прав. Речь идет о разделении всех лицензионных договоров на три группы: так называемые простые лицензии, исключительные лицензии, полные лицензии. При простой, неисключительной лицензии лицензиар предоставляет покупателю лицензии право на изготовление и продажу соответствующей продукции в пределах, определенных договором, но в то же время сохраняет за собой право на изготовление и продажу этой продукции на той же территории и в тех же пределах, а также право предоставления лицензий третьим лицам. Это значит, что можно выдать несколько простых лицензий, т.е. нескольким фирмам дать разрешение изготавливать и продавать соответствующие изделия на одной и той же территории и, кроме того, самому использовать эти права.

В отечественной практике прецеденты многократной продажи одной и той же лицензии встречались неоднократно. Так, более 20 неисключительных лицензий было продано на «Способ непрерывной разливки стали», на «Жидкие самотвердеющие смеси для литейных стержней и форм». Многократно продавались лицензии на такие разработки, как «Способ разливки алюминия и цветных сплавов в магнитном поле», «Способы изготовления шампанского» и на целый ряд других научно-технических достижений.

При исключительной лицензии право монопольного пользования предметом лицензии предоставляется одному лицу в объеме, определяемом условиями договора. В этом случае таким правом будет обладать только тот, кто купил лицензию, и уже никакое другое лицо и даже сам лицензиар таким правом на определенной договором территории и на определенный срок обладать не будет. В то же время лицензиат может получить право самому продавать лицензии (сублицензии) в объеме предоставленных ему по договору прав.

При полной лицензии покупатель передает все права на изобретение в полном объеме. В отечественной практике договоры этой группы практически не применялись.

Из сравнения первых двух групп лицензий видно, что больше преимуществ покупателю дает исключительная лицензия, поскольку она создает больше возможностей для организации производства, а также для продажи соответствующих изделий.

Однако права, предоставляемые по исключительной лицензии, могут ограничиваться различными способами. Во-первых, предметом лицензии может быть в одном случае только производство изделия, а в другом - и производство, и продажа изделия, что чаще всего и встречается на практике.

Во-вторых, использование изобретения может быть ограничено территориально, т.е. лицензия распространяется только на определенную территорию. Например, французская фирма получила право производить изделие и продавать его во Франции и в других заранее определенных странах. В этом случае в соглашении прямо перечисляются страны, в которых фирма может продавать свои изделия. На другие же страны это право не распространяется.

В-третьих, применяется количественное ограничение.

Предусматривается, например, что фирма-продавец лицензии передает покупателю лицензии свои права на производство изделий на трех предприятиях определенной мощности с конкретным, точно обусловленным годовым выпуском продукции, т.е. устанавливаются ограничения в отношении количества тех изделий, которые выпускаются, или, иначе говоря, в отношении объема использования изобретения. Необходимо отметить, что такие ограничения применяются в договорной практике относительно редко, так как по законодательству некоторых государств могут рассматриваться как кабальные.

В-четвертых, обычно вводится ограничение срока действия лицензии. Срок действия патентной лицензии, как правило, не может превышать срока действия патента.

В лицензионных соглашениях (договорах) содержатся условия, на которых лицензиар передает лицензиату право на использование изобретения или другого технического решения для производства, использования и продажи продукции.

Некоторыми организациями, отдельными фирмами и даже отдельными специалистами разработаны условно типовые тексты лицензионных соглашений, которые в той или иной степени нашли практическое применение. В отечественной практике в качестве базового достаточно широко используется типовой лицензионный договор.

^ Методическое пособие №4.

Основные этапы подготовки к заключению сделки

Глава 1. Определение времени выхода на рынок

При продаже лицензий весьма существенное значение имеет время выхода на рынок с предложением о продаже лицензии. Решая этот вопрос, необходимо учитывать, что преждевременный выход может принести отрицательные результаты по многим причинам, основными из которых являются следующие. Рынок может быть просто не готов для восприятия суперсовременного технического решения и отнесется к предложению как к весьма рискованному. К преждевременному выходу можно отнести и ситуацию, когда разработка предлагается для продажи по лицензии на стадии появления идеи, еще не пройдя стадию опытно-конструкторских работ и хотя бы опытно-промышленной апробации. На этой стадии лицензиару весьма трудно, если не невозможно, принять на себя какие-либо технические и экономические гарантии. Это соответственно отражается и на самой возможности коммерческой реализации, и на стоимости лицензии. Примером этого рода могут служить попытки Ванкеля реализовать лицензию на свою конструкцию нового двигателя внутреннего сгорания. Известно, что первое предложение о продаже лицензии было оценено в несколько десятков тысяч долларов, а после того как первым лицензиатом была проведена доработка конструкции и практически полностью разработана технология, стоимость лицензии возросла на два порядка.

Если разработка морально устарела и утратила конкурентоспособность, выход на рынок также приведет к отрицательному результату. О времени выхода на рынок с предложением о продаже лицензии существуют самые различные точки зрения. Практика отечественного лицензионного экспорта, учитывающая и реальную ситуацию со сроками освоения новинок нашей промышленностью, и емкость внутреннего рынка, и соответственно время его насыщения, и, наконец, наши возможности экспорта готовой продукции, и ряд других факторов, показывает, что в целом ряде случаев оптимальным временем выхода на рынок с предложением о продаже лицензий может оказаться время окончания проведения испытаний опытно-промышленной партии продукции либо аналогичное время окончания опытной проверки технологического процесса, что позволяет с достаточной степенью объективности определить объем даваемых лицензиату гарантий.

Ранее выпущенные методические документы рекомендуют предлагать на рынок тогда, когда объект лицензии освоен в отечественной промышленности до стадии, позволяющей гарантировать лицензиату достижение определенных технико-экономических показателей. Разумеется, что для различных объектов этот показатель может быть различным. При определении степени освоения и соответственно времени выхода на рынок необходимо исходить из того, что в большинстве случаев для лицензиата весь смысл покупки лицензии заключается в приобретении достаточно отработанной конструкции или технологии, скорейшем освоении их в производстве и выходе на рынок с готовой продукцией, сделанной по лицензии.

Лицензиар гарантирует, что в случае точного соблюдения его рекомендаций и инструкций лицензиат получит результат не хуже, чем у лицензиара на момент заключения соглашения. А это можно определить достаточно точно, особенно при крупносерийном производстве продукции только на основании анализа статистики выпуска продукции на одном или нескольких предприятиях лицензиара. К тому же можно подготовить оптимальные для определенного объема производства технологические режимы, рекомендации по составу и номенклатуре оборудования, оснастке, основным и вспомогательным материалам, предложить программу обучения специалистов и рабочих лицензиата.

При продаже лицензий на уникальные объекты (крупные турбины, способы поиска и добычи полезных ископаемых и др.), когда серийное производство как таковое отсутствует, гарантии лицензиара могут быть основаны на теоретических выкладках, выпуске опытного экземпляра изделия, разработке одного месторождения. Поэтому определение показателей, гарантируемых лицензиату, представляется в таких случаях более сложным. Определенное влияние на время выхода на рынок оказывает и стадия патентования изобретений, входящих в объект лицензии в других странах.

Учитывая, что подготовка материалов для патентования и рассмотрение заявок в патентных ведомствах других стран занимает порою значительное время, не следует дожидаться выдачи патентов и только после этого предпринимать какие-то шаги по продвижению лицензии на рынок.

Оптимальной формой является параллельная работа по патентованию и рекламированию разработки с целью продажи на нее лицензии. Реакция патентных ведомств может и должна быть учтена на заключительной стадии рекламно-коммерческой проработки, но не более того.

Естественно, в разного рода рекламных материалах не должно раскрываться техническое существо изобретения. При возникновении конкретного интереса со стороны потенциального покупателя он может и должен быть информирован о стадии патентования. Кстати, такой партнер может оказаться полезным во взаимоотношениях с патентными поверенными и патентным ведомством своей страны.

Blog

Содержание