Geum.ru

Поляков Павел Владимирович, начальник отдела инноваций и трансфера технологий Волггту, директор Волгоградского центра трансфера технологий, доктор технических наук, профессор методическое пособие

Вид материалаМетодическое пособие

Содержание


Критерии патентоспособности
Глава 7. Евразийская патентная конвенция (ЕАПК).
Системы составления формулы изобретения.
Методическое пособие №3.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Глава 1. Практические вопросы подготовки и

принятия решений по патентованию изобретений


Общие положения. Отбор изобретений для патентования в зарубежных стра­нах осуществляется исходя из двух главных критериев:

- патентоспособности изобретения;

- соответствия изделия (технологии), основанного на изоб­ретении, требованиям внешнего рынка.

Понятие «патентоспособность» следует толковать в двух аспектах:

первый - принадлежность к охраняемому законом виду объектов (т.е. изобретение не входит в перечень объек­тов, изъятых из сферы охраны);

второй - изобретение соот­ветствует критериям патентоспособности.

Оба аспекта должны оцениваться на стадии подачи первой (национальной) заявки согласно патентному за­конодательству Российской Федерации, а затем корректироваться в соответствии с законодательством стран патентования и/или международ­ным (региональным) соглашением. Следует иметь в виду, что ст. 1395 ГК Российской Федерации предусмат­ривает необходимость подачи заявки на объект промышлен­ной собственности, созданный в Российской Федерации, сначала в Патентное ведомство России, и не ранее чем через шесть месяцев после этого - в зарубежное патентное ведомство.

Следует отметить, что для настоящего времени характерна унификация и интеграция патентного законодательства раз­ных стран, что и привело к единообразию критериев патен­тоспособности:

- абсолютная мировая новизна;

- промышленная применимость;

- изобретательский уровень (изобретательская деятельность, изобретательский шаг).

Однако несмотря на единообразие условия патентоспособ­ности, например в западноевропейских странах, необходимо изучать особенности их определения в каждой стране. Во-первых, все понятия, относящиеся к условиям патентоспособ­ности, невозможно исчерпывающе определить в патентных законах. Во-вторых, большое значение имеет изучение прак­тики экспертизы патентного ведомства той или иной страны, в особенности это касается условия «изобретательский уро­вень» (изобретательская деятельность, изобретательский шаг). В данном случае большое значение имеют требования, тради­ции, выработанные административной и судебной практикой. В результате единообразие условий патентоспособности еще не гарантирует идентичности подхода к определению соот­ветствия заявляемого объекта одному и тому же критерию в разных странах (таблица).

Таблица

^ Критерии патентоспособности

Страна /

Договор
Критерии патентоспособности


РФ
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

уровень
Промышленная

применимость
_

Германия
Новизна абсолютная мировая
Изобретательская

деятельность
Промышленная

применимость
-

Франция
Новизна абсолютная мировая
Изобретательская

деятельность
Промышленная

применимость
-

Велико-

британия
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

шаг
Промышленная

применимость
-

США
Новизна относи­тельная мировая
Неочевидность
-
Полез-

ность

Япония
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

уровень
Промышленная

применимость
-

Европейская

патентная

конвенция
Новизна абсолютная мировая
Изобретательская

деятельность
Промышленная

применимость
-

Договор

PCT
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

уровень
Промышленная

применимость
-

Евразийская

патентная

конвенция
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

уровень
Промышленная

применимость
-

Страны

СНГ
Новизна абсолютная мировая
Изобретательский

уровень
Промышленная

применимость
-


Соответствие изделия (технологии) требованиям рынка изу­чается путем проведения конъюнктурных исследований. Эти ис­следования следует проводить в отношении стран патентования.

Глава 2. Определение целесообразности патентования.

Патентование изобретения должно осуществляться для за­щиты экономических интересов физического или юридичес­кого лица - владельца изобретения на внешнем рынке. Пред­почтительной целью патентования является правовая охрана экспорта изделий (материалов), основанных на изобретении. Другая цель - продажа лицензий на технологию изготовления изделий (материалов).

Чтобы цель патентования была достигнута, необходимо оценить целесообразность получения патента, учитывая, что процедура патентования сама по себе достаточно трудоемкая и дорогостоящая.

При оценке целесообразности патентования следует учи­тывать следующие основные факторы:

1) возможность подачи заявки на получение охраны полез­ной модели (или преобразования поданной заявки на патент в заявку на полезную модель);

2) емкость зарубежного рынка;

3) степень разработанности патентуемого объекта, воз­можности промышленного освоения изобретения и демонст­рации его в условиях производства;

4) возможность установления факта нарушения получен­ного патента;

5) патентная чистота объекта патентования в отношении стран патентования

6) наличие ноу-хау.

Первый фактор следует учитывать в случае, если изобрета­тельский уровень патентуемого изобретения недостаточно высок, однако патентуемый объект будет иметь спрос на внешнем рынке.

Второй фактор: решение о патентовании может быть поло­жительным, если емкость зарубежного рынка высока. Если при этом мощности отечественного производства недостаточ­ны, следует ориентироваться как на защиту экспорта, так и на продажу лицензии.

Третий фактор влияет на сроки патентования, в том числе внутри страны, и даже на целесообразность патентования вообще. Если изобретение к моменту получения патентов не готово к использованию в производственных условиях и его невозможно продемонстрировать покупателю, его коммер­ческая реализация маловероятна.

Четвертый фактор крайне важен. Если факт нарушения патента не может быть установлен, патентование изобретения нецелесообразно.

Пятый фактор следует учитывать при решении вопроса о целесообразности патентования изобретения в связи с тем, что при экспорте изделий и/или продаже лицензии патенто­обладатель должен урегулировать свои отношения с лицом, чьи права нарушаются, и с покупателем изделий и/или ли­цензии.

Шестой фактор - наличие ноу-хау - является положитель­ным фактором и (при соответствии изобретения и ситуации вокруг него другим требованиям) свидетельствует о целесооб­разности патентования изобретения в зарубежных странах, так как гарантирует невозможность использовать патент без ведома патентообладателя.

Глава 3. Выбор стран патентования.

Выбор стран патентования должен обеспечить выполнение намеченной цели патентования, т.е. создать будущему патентообладателю привилегированное положение на соответству­ющем рынке. Для этого заявитель должен знать:

- своих конкурентов, их техническую, экономическую и патентную политику;

- потребителей своей продукции;

- географию экономических интересов тех и других;

- политическую, экономическую и иную ситуацию в стра­нах и регионах, выбираемых для патентования изобретений;

- патентное и иное законодательство, действующее в стра­нах, выбираемых для патентования изобретений.

На выбор стран патентования влияют следующие факторы:

- цели патентования;

- вид объекта патентования;

- финансовое положение заявителя.

Если цель патентования - продажа лицензии, следует выби­рать страны, в которых расположены фирмы-конкуренты и их филиалы (дочерние предприятия). Если планируется экспорт изделий (материалов), изготовленных с использованием запа­тентованного изобретения, необходимо решать вопрос, где па­тентовать: в странах, в которых расположены фирмы-конку­ренты, или в странах, где расположены фирмы-потребители, или в тех и других странах.

Вид объекта влияет на выбор стран патентования следую­щим образом: наукоемкие изобретения следует патентовать в высокоразвитых странах, продукцию массового потребления -как можно шире.

Следует иметь в виду, что если запатентовать изобретение в стране фирмы-конкурента, это помешает конкуренту выйти на любой рынок. Но если фирм-конкурентов много, и охватить все страны, где они расположены, практически невозможно, то целесообразно перекрывать рынки сбыта. Кроме того, если производство не требует больших капиталовложений, то кон­курент может легко наладить выпуск продукции в другой стра­не, чтобы уклониться от действующего патента. В этом случае также нужно патентовать изобретения в странах сбыта.

Число стран патентования существенно зависит от финан­сового положения заявителя. Если финансовые возможности позволяют, следует патентовать в большом числе стран. При финансовых затруднениях необходимо тщательно выбирать страны патентования, учитывать все факторы, просчитать все варианты.


Глава 4. Выбор процедуры патентования


В международной практике сложились следующие виды процедур патентования изобретений в зарубежных странах:

- традиционная (в отдельно взятой стране в соответствии с ее патентным законодательством);

- в соответствии с Договором РСТ;

- в соответствии с Европейской патентной конвенцией (ЕПК);

- Евро-РСТ (ЕПК - РСТ);

- в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК);

- ЕАПК-РСТ;

- в соответствии с соглашением о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI);

- OAPI - РСТ;

- в соответствии с соглашением о создании Африканской региональной организации по охране промышленной соб­ственности (ARIPO);

- ARIPO-PCT.

При патентовании изобретения заявитель вправе восполь­зоваться одной из указанных процедур или двумя и более в зависимости от конкретной ситуации.

На выбор процедуры патентования влияют следующие факторы:

- число выбранных стран патентования, их географичес­кое положение и участие в международных и/или региональ­ных соглашениях по охране промышленной собственности;

- стадия разработки патентуемого изобретения и заинте­ресованность заявителя в ускорении получения патента (ов) или, наоборот, в пролонгировании процедуры для получения возможности провести испытания изобретения и его подго­товку к использованию.

В странах, не участвующих в международных и/или регио­нальных соглашениях по охране промышленной собственнос­ти, патентование может быть проведено лишь по традицион­ной процедуре, независимо от того, сколько таких стран выбрано для патентования.

Если количество стран патентования равно трем и более и эти страны являются участниками Договора РСТ и/или Евро­пейской патентной конвенции, соглашений OAPI или ARIPO, целесообразно воспользоваться процедурами в соответствии с указанными международными и/или региональными согла­шениями или смешанными процедурами.

Глава 5. Договор о патентной кооперации (Patent cooperation Treaty - РСТ). Договор действует с 1 июня 1978 г. Он предусматривает подачу заявки на изобретение в каждой стране-участнице как международной заявки. Подача международной заявки имеет то же значение, что и подача национальных заявок во всех странах, указанных заявителем в его международной заявке.

Международная фаза включает в себя подачу международ­ной заявки, проведение международного поиска (первая фаза РСТ) и международной предварительной экспертизы (вторая фаза РСТ).

Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомством страны патентования в соответ­ствии с требованиями внутреннего законодательства.

Национальная фаза наступает после уплаты заявителем национальной пошлины и представления перевода заявки на язык той страны, куда она подается (в пределах 21 месяца с даты приоритета). В том случае, когда международная заявка подвергается международной предварительной экспертизе, пе­редача ее в страны патентования продлевается до 31 месяца. Таким образом заявитель имеет время для выяснения вопроса о возможности и необходимости получения патента на дан­ное изобретение.

Участниками РСТ являются около 110 государств, в том числе Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина Фасо, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гам­бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Грузия, Дания, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Ки­тай, Конго, КНДР, Кыргызстан, Кот-д'Ивуар, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маври­тания, Мадагаскар, Македония, Малави, Мали, Мексика, Монако, Монголия, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Респуб­лика Молдова, Россия, Румыния, Свазиленд, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Судан, Сьер­ра-Леоне, Таджикистан, Того, Тринидад и Тобаго, Туркмени­стан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Финляндия, Фран­ция, Центрально-Африканская Республика, Чад, Чешская рес­публика, Швейцария и др.

Глава 6. Европейская патентная конвенция (ЕПК).

Предусматривает единую процедуру выдачи европейского патента, который действует на территории любого договари­вающегося государства, для которого он был испрошен, т.е. приобретает национальное значение. ЕПК вступила в силу 7 октября 1977 г. К ней присоединились Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ита­лия, Испания, Кипр, Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и др.

Системой распространения действия европейских патентов воспользовались Албания, Латвия, Литва, Румыния, Слове­ния и Македония и др. Эти государства являются ассоциированными членами ЕПК.

^ Глава 7. Евразийская патентная конвенция (ЕАПК).

ЕАПК была заключена 9 сентября 1994 г. и вступила в силу 12 августа 1995 г. На 1 января 2000 г. 9 государств являлись сторонами Конвенции: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гру­зия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российс­кая Федерация, Таджикистан и Туркменистан.

ЕАПК предоставляет возможность гражданам любой страны получать патенты на изобретения от Евразийского патентного ведомства в Москве. Такие региональные евразийские патенты имеют силу во всех странах Евразийской патентной системы.

Глава 8. Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI - сокращенное название от французского «organi­sation Afrikane pour la propritete industrielle»).

Соглашение было заключено 2 марта 1977 г. в Баги и к на­стоящему времени вошло в силу.

Его подписали Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Централь­но-Африканская Республика, Чад, Конго, Габон, Кот-д'Иву­ар, Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Джи­бути и др.

Организация является единым ведомством, наделяемым функцией выдачи охранного документа по единому для всех государств-участников законодательству. Действие патента распространяется на территории всех государств-участников.

Глава 10. Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (ARIPO).

Соглашение заключено англоязычными странами Африки в 1976 г. В 1982 г. оно было дополнено Протоколом о па­тентах и промышленных образцах. В соглашении участвуют Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото, Сьерра-Леоне, Сомали, Танзания.

Единое ведомство выдает патенты по единой процедуре на основе единых для всех стран требований к заявке и изобрете­нию. Выданным патентам придается территориальный харак­тер. Однако в отличие от Соглашения OAPI в соглашении ARIPO нет единого законодательства.

Различия в национальных оценках охраноспособности того или иного предложения, которые могут при этом возникать, приводят к тому, что национальные ведомства имеют право отказа в предоставлении охраны.

Глава 11. Подготовка документов заявки на патент

Состав документов заявки на патент. В состав заявки на патент входят юридические документы, пункты формулы изобретения, описание изобретения, чертежи (если они необходимы), реферат, приоритетные документы, а также документ об уплате пошлины.

К юридическим документам относятся:

- заявление;

- доверенность патентному поверенному;

- передаточный акт (документ о передаче права на изобре­тение и/или приоритет);

- справка об авторстве.

Комплект юридических документов в заявке на патент определяется выбором процедуры и/или стран патентования. Он устанавливается непосредственно патентным законода­тельством страны, международным или региональным согла­шением.

Правила оформления юридических документов при патен­товании изобретений в разных странах приведены в Методи­ческих рекомендациях по патентованию изобретений в зарубеж­ных странах от 27 июля 1991 г.

^ Системы составления формулы изобретения. В международной патентной практике сложились три сис­темы построения формулы изобретения:

- европейская (бывшая германская);

- американская;

- английская.

Типичные черты европейской системы:

- пункт формулы изобретения составляется с выделением новизны;

- в многозвенной формуле одного изобретения первый пункт является главным, юридически независимым и опреде­ляющим объем притязаний (прав), а последующие пункты - зависимыми от главного пункта непосредственно или опос­редствованно, т.е. через предшествующий зависимый пункт.

В формуле изобретения Германии допускаются ссылки на позиции чертежей. Позиция чертежа дается в скобках после наименования элемента.

Типичные черты американской системы:

- пункт формулы изобретения составляется без выделения новизны;

- в многозвенной формуле одного изобретения все пункты юридически независимы и объем притязаний (прав) определя­ется совокупностью всех пунктов.

Пункты могут быть изложены в независимой и зависимой формуле.

Типичные черты английской системы:

- пункт формулы изобретения составляется без выделения новизны;

- в многозвенной формуле одного изобретения первый пункт является главным, остальные пункты - зависимыми от главного;

- имеются омнибус-пункты, содержащие ссылки на фигу­ры чертежа или примеры из описания.


^ Методическое пособие №3.

Научно-техническая продукция и рыночные отношения