Интеллектуальная собственность

Вид материала

Документы

Содержание Способы защиты Обращение в правоохранительные органы Административная защита Пахнев Николай Васильевич Минусы привлечения нарушителя к административной ответственности Отдельные моменты доказывания незаконного использования товарного знака Для этого приходится прибегать к услугам эксперта Однородность товаров Идентификация контрафакта Кто может быть экспертом От редакции

Подобный материал:

• Учебный план повышения квалификации по модулю "Интеллектуальная собственность", 48.23kb.
• А. П. Абраменко Модуль №1 Интеллектуальная собственность, закон, 75.9kb.
• «Основы управления интеллектуальной собственностью», 27.7kb.
• Ipc информационно-аналитическое агентство Всероссийский форум-2009 «Интеллектуальная, 55.17kb.
• В. Алексеев. Объекты и понятия, используемые при инвентаризации интеллектуальных прав, 191.44kb.
• Конкурс студенческих работ «Интеллектуальная собственность в сфере информационных технологий», 94.69kb.
• Расписание по программе: Интеллектуальная собственность. Патентоведение (заочная форма, 51.59kb.
• № понятие «интеллектуальная собственность». Источники права интеллектуальной собственности, 262.92kb.
• Тематика курсовых работ по дисциплине «Интеллектуальная собственность и ноу-хау», 69.4kb.
• И. А. Близнец. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы, 2213.17kb.

Интеллектуальная собственность

Защита права

на товарный

знак

Дедков Евгений Александрович,

юрист юридической фирмы «Городисский и Партнеры» (г.Екатеринбург)

Товарный знак стал играть большую роль в имидже компании и является важным фактором при жесткой конкуренции, складывающейся на российском рынке. Всё чаще конкуренты открыто используют уже раскрученный или схожий с ним товарный знак, что отрицательно сказывается как на имидже, так и на прибыли компании, чей товарный знак используют.


Способы защиты

1. Исковая защита в Арбитражном суде по запрету незаконного использования товарного знака, с возможным рассмотрением вопроса о материальной компенсации.

2. Административная защита: заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы, по результатам рассмотрения которого нарушителю может быть вынесено предписание о прекращении правонарушения;

3. Обращение в правоохранительные органы о совершении административного правонарушения или уголовного преступления.

Исковая защита

Споры о нарушении исключительного права на товарный знак рассматриваются в судебном порядке¹, и подведомственны арбитражному суду, так как имеют экономический характер и специальный субъектный состав сторон².

Правообладатель может заявить следующие исковые требования:

- прекратить правонарушение (ст. 12 ГК, п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках);

- взыскать причинённые убытки (ст. 15 ГК, п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках);

- опубликовать судебное решение в целях восстановления его деловой репутации (п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках);

- удалить за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемый товарный знак или сходные с ним до степени смешения обозначения, либо уничтожить за счет нарушителя контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения (п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках);

- выплатить определяемую судом денежную компенсацию в размере от 1 тыс. до 50 тыс. МРОТ, т.е. от 100 тыс. до 5 млн. рублей¹ (п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках).

На практике чаще заявляются требования о прекращении правонарушения и о взыскании денежной компенсации, так как в этом случае истцу необходимо доказать только незаконность использования товарного знака ответчиком. Гораздо реже заявляется требование о взыскании убытков, которое, помимо незаконности использования, требует доказывания причинной связи между правонарушением и убытками, и размера причиненных убытков, которые, как правило, выражаются в виде упущенной выгоды.

Чтобы суд принял заявленную сумму компенсации, и не ограничился «минималкой», истцу придется доказывать обстоятельства значительности правонарушения (умышленный характер действий нарушителя, масштабность, длительность нарушения и т.д.).

Остальные требования менее популярны и заявляются в случае наличия соответствующего правового интереса у правообладателя.


В отношении требования о защите прав на товарный знак путем публикации судебного решения в конкретном печатном издании Президиум ВАС РФ разъяснил (П. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»), что оно должно быть обоснованным. Обоснованным оно будет, если просить опубликовать решение суда в том издании, в котором ответчик размещал рекламу контрафактного товара либо «контрафактных» услуг.


Административная защита

Если правообладатель ставит перед собой только цель устранения правонарушения без взыскания компенсации, и не желает тратить время на состязательность в суде, сократив судебные издержки, имеет смысл обратиться в территориальное управление Федерального антимонопольного органа.

Правовым актом, определяющим возможность такой защиты права на товарный знак, является Закон о конкуренции².

Административная защита, в отличии от судебной, распространяется только на отношения, связанные с объектами исключительных прав, если приобретение, использование и нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут привести к недобросовестной конкуренции³.

Подавая заявление в антимонопольный орган, помимо свидетельства, подтверждающего исключительное право на товарный знак, правообладатель должен предоставить и доказательства ведения хозяйственной деятельности обеих сторон, связанной с продажей товаров, оказанием услуг с использованием данного товарного знака.

Формально ФАС рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства⁴, которое может выражаться в совершении актов недобросовестной конкуренции в виде незаконного использования товарного знака, однако фактически осуществляет рассмотрение спора о защите исключительного права на товарный знак.


ФАС вправе при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства возбуждать дела (ст. 12 Закона о конкуренции), по результатам рассмотрения которых принимается решение и выдаётся предписание:

- о недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законодательства;

- об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства;

- о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства.

Реально такое предписание является требованием о прекращении нарушения права на товарный знак, неисполнение которого в установленный срок влечёт наложение административного штрафа:

на должностных лиц	на юридических лиц
от 40 до 50 МРОТ (от 4 до 5 тыс. руб.)	от 2 до 5 тыс. МРОТ (от 200 до 500 тыс. руб.)1

Решения и предписания ФАС могут быть полностью или частично обжалованы в Арбитражный суд в течение 3-х месяцев со дня их принятия или выдачи. Поэтому правообладатель даже в том случае, если антимонопольный орган принял решение в его пользу, должен быть готов к судебному пересмотру дела. При этом, обжалование решения и предписания антимонопольного органа не приостанавливает их исполнение².


Для правообладателя при защите права в судебном или административном порядке было бы нелишним сослаться на нормы международного частного права, являющиеся неотъемлемой частью российской правовой системы. Вопрос защиты исключительного права на товарный знак регламентирован Парижской конвенцией об охране промышленной собственности от 20.03.1883г. (с изменениями на 02.10.1979 г.)³. Данный международный договор был подписан СССР 12.10.1967 г. и ратифицирован 19.09.1968 г.

Статья 10 bis Парижской конвенции дает определение недобросовестной конкуренции, отличное от определения Закона о конкуренции, а именно актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. В качестве действий, направленных на возникновение такого смешения, должно рассматриваться незаконное использование товарного знака. Поэтому ссылка Арбитражного суда, антимонопольного органа на данную норму при принятии решения о прекращении правонарушения, связанного с незаконным использованием товарного знака, будет обоснованной. Применение Парижской конвенции выгодно ещё и потому, что определение недобросовестной конкуренции, содержащееся в ней, более широкое по объему, чем соответствующее определение по Закону о конкуренции⁴. Это дает возможность защищать права и законные интересы потерпевшей стороны в тех случаях, когда защита по национальному праву затруднена или невозможна. К сожалению, Свердловское УФАС игнорирует ст. 10 bis Парижской конвенции даже тогда, когда на нее делаются ссылки. Это негативно сказывается на защите от недобросовестной конкуренции, так как с развитием прогресса появляются новые формы недобросовестной конкуренции, не предусмотренные российским законодательством.

Пример:

злоупотребления с гиперссылками и поисковыми системами сети Интернет с целью привлечения дополнительных посетителей на сайт нарушителя.


Пахнев Николай Васильевич, заместитель руководителя управления ФАС России по Свердловской области, профессор УрГЭУ, комментирует: «Свердловское УФАС игнорирует ст. 10 bis Парижской конвенции по той причине, что нет официальных разъяснений ФАС РФ, потому, как только этот орган может давать такие разъяснения практики применения антимонопольного законодательства».


Обращение в правоохранительные органы.

Обращение в органы милиции возможно либо с заявлением о совершении нарушителем административного правонарушения (ст. 14.10 КоАП РФ) либо с заявлением об уголовном преступлении (ст. 180 УК РФ)¹.

В данном случае наказание назначается не за нарушение гражданского права правообладателя, а за нарушение установленного государством порядка в области экономических отношений и предпринимательской деятельности.

Незаконное использование товарного знака в административном порядке влечет наложение штрафа:

на граждан	на должностных лиц	на юридических лиц
от 15 до 20 МРОТ (от 1,5 до 2 тыс. руб.) с конфискацией контрафактного товара	от 30 до 40 МРОТ (от 3 до 4 тыс. руб.) с контрафактного товара	от 300 до 400 МРОТ (от 30 до 40 тыс. руб.) с конфискацией контрафактного товара

Протоколы об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ составляют должностные лица органов милиции и таможни, однако дела рассматриваются судьями Арбитражного суда.

Привлечение нарушителя к административной ответственности не исключает право потерпевшей стороны обратиться за защитой нарушенного права в Арбитражный суд в рамках искового производства.

Минусы привлечения нарушителя к административной ответственности:

1. установлен двухмесячный срок давности для привлечения виновного лица к ответственности с момента выявления правонарушения². Т.е., фактически – с момента составления административного протокола.

На практике двухмесячный срок давности зачастую позволяет правонарушителям избегать ответственности даже в том случае, если Арбитражный суд установит состав административного правонарушения. В таких случаях логика решений и постановлений Арбитражного суда примерно следующая: да, лицо, привлеченное к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, действительно является правонарушителем, но, к сожалению, суд привлечь его к ответственности не может, так как истекли сроки давности.

2. Не предусмотрена процедура административного расследования, т.е. правоохранительные органы ограничены в возможностях сбора доказательств.


Незаконное использование товарного знака по ст. 180 УК РФ наказывается штрафом:

до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет (ч. 1)

если деяние было совершенно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то оно наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 3)

Дела о привлечении к уголовной ответственности рассматриваются судами общей юрисдикции. Правообладатель вправе заявить в уголовном процессе гражданский иск с требованием взыскать убытки, либо выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака. Кроме того, такой иск можно будет заявить в Арбитражный суд после вступления в законную силу приговора по уголовному делу.

По ст. 180 УК РФ правоприменительная практика крайне скудна. Недостаточность квалификации представителей органов дознания и следствия осложняет доказывание неоднократности деяния и (или) крупного ущерба.


Отдельные моменты доказывания незаконного использования товарного знака


Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком

Чаще товарный знак незаконно используется не в том виде, в котором он зарегистрирован, а с такими внесёнными изменениями, чтобы сохранялась общая ассоциация с брендом. Потребитель при покупке товара или при приобретении услуги может не осознать произведенной замены.

Истцу (заявителю, государственному обвинителю) требуется доказывать, что использованное ответчиком (обвиняемым) обозначение было сходно до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком¹.

Для этого приходится прибегать к услугам эксперта, потому, как на практике ФАС и суды не готовы самостоятельно разрешать данный вопрос даже в относительно простых ситуациях. Выводы эксперта хотя формально не являются обязательными для органа, рассматривающего дело, однако фактически оказывают решающее влияние на его исход.

Назначение экспертизы, с одной стороны, страхует от вольного судейского усмотрения, с другой стороны, позволяет вышестоящим инстанциям отменять судебное решение только по тому формальному основанию, что экспертиза не была проведена (хотя возможно, что в суде первой инстанции вопрос казался не заслуживающим особого внимания)².

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ экспертиза назначается для разъяснения возникающих в ходе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний. При этом специальные знания – это знания в области науки, техники, искусства и т.д., но не в знания области права³ и не общедоступные знания.

Если товарный знак модифицирован незначительно, судья вправе самостоятельно, руководствуясь своим внутренним убеждением и указанными нормами, решить вопрос о сходстве до степени смешения.


Пример:

по делу о защите товарного знака «Клинар» были назначены экспертизы на предмет его сходства до степени смешения с обозначением «Клинэр» как в рамках административного процесса Свердловским УФАС, так и в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 180 УК РФ следователем Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга. Поскольку обозначения отличалось одним звуком, потребовалось обоснование схожести этих звуков. Обе экспертизы признали обозначения «Клинар» и «Клинэр» сходными до степени смешения.


Критерии определения сходства до степени смешения определены Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака¹. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Правила определяют критерии установления звукового, графического и смыслового сходства.


Однородность товаров

Незаконным использованием товарного знака является использование не только в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров. Исключительное право на товарный знак действует только в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. На разрешение экспертизы может быть поставлен вопрос об однородности товаров, маркированных товарным знаком и обозначением предполагаемого правонарушителя. По Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака за главный критерий установления однородности принимается субъективный момент с точки зрения потребителя, а именно принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки². Разрешать вопрос об однородности можно только на основе всех материалов дела: преувеличение значения одних критериев установления однородности и игнорирование других неминуемо приведет к неправильному выводу.


Пример:

Случай с товарным знаком «Клинар». Нарушители производили и продавали не только товары, в отношении которых был зарегистрирован данный товарный знак – фильтры очистки сжатого воздуха, но и такой товар как фильтрующие элементы к данным фильтрам. В отношении фильтрующих элементов стоял вопрос об их однородности фильтрам очистки сжатого воздуха. По данному вопросу были привлечены эксперты Свердловским УФАС и Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга. По заключению одного - фильтры и фильтрующие элементы не являются однородными товарами, по заключению другого – являются, в результате чего Свердловское УФАС запретило нарушителям продавать фильтры, но не запретило продавать фильтрующие элементы. Из заключения эксперта следует, что при проведении экспертизы, принятой во внимание Свердловской УФАС, не были исследованы:

- условия сбыта данных товаров;

- круг потенциальных потребителей;

- действия нарушителей, направленных на возникновение смешения с производственной и торговой деятельности правообладателя товарного знака «Клинар»;

Так же неверно определено функциональное назначение данных товаров.


Идентификация контрафакта

Если правонарушитель незаконно использует обозначение, тождественное товарному знаку, основной проблемой является доказывание контрафактности продукции, поскольку подделка может оказаться практически не отличимой от оригинала. В такой ситуации правообладатель должен предоставить максимально подробный перечень признаков, позволяющих идентифицировать оригинальную продукцию (качество полиграфии, голограммы, серийные и иные номера и другие признаки). Здесь может потребоваться уже товароведческая экспертиза.


Кто может быть экспертом

Говоря о судебной экспертизе, нельзя обойти вопрос о лицах, привлекаемых в качестве экспертов по делам о защите исключительного права на товарный знак.

Государственных экспертных учреждений в области товарных знаков не существует. На практике экспертизы по товарным знакам проводят либо сотрудники ФИПС¹, работающие в отделе экспертизы заявок на товарные знаки, либо патентные поверенные², и те и другие обладают специальными знаниями в области сравнения обозначений на предмет сходства до степени смешения и сравнения товаров на предмет однородности. Сам ФИПС как юридическое лицо осуществляет экспертизу заявленных обозначений в целях их регистрации в качестве товарных знаков (но не в целях производства судебной экспертизы).

Согласно приказу Министерства юстиции от 14.05.2003 г. № 114 (с изменениями на 12.09.2005 г.) товароведческие экспертизы должны проводиться в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. В таком случае производство экспертизы регламентируется Законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Обе стороны вправе предлагать свои кандидатуры экспертов, решение же о выборе эксперта принимается судом. При этом должны учитываться закон и выработанные практикой рекомендации о надлежащей квалификации эксперта и обладании им необходимыми знаниями.




Отрицательные моменты экспертизы для правообладателя:

• значительная часть судебных издержек, что заставляет увеличить его бюджет на судебный либо административный процесс;
  
• в связи с назначением экспертизы арбитражный суд или антимонопольный орган вправе приостановить дело³ на достаточно длительный срок (все это время нарушитель будет беспрепятственно продавать контрафактную продукцию).
  

От редакции:


На данный момент становится всё больше случаев нарушения деловой этики в сфере товарных знаков при помощи следующей схемы: одно предприятие выпускает продукцию или предоставляет услуги, используя незарегистрированный товарный знак, другое предприятие, появившееся на рынке позже, регистрирует товарный знак первого предприятия. После регистрации товарного знака предъявляется иск к первому предприятию.


В 2004 году Свердловской УФАС по признакам нарушения абзаца 4 статьи 10 Закона «О конкуренции», продаже товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности юридического лица:

рассмотрено заявлений	после рассмотрения отказано в возбуждении	возбуждено дел	производство по делу прекращено	выдано предписание	исполнено предписаний
13	10	3	2	1	1

В 2003 году не было возбуждено ни одного дела. Рост количества выявленных нарушений связан с тем, что увеличилось количество обращений по вопросам незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации