Заявление Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (aippi) по вопросу об охране профессиональных рекомендаций в отношении интеллектуальной собственности (ИС) клиента
| Вид материала | Документы |
- Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (*) Преамбула , 87.21kb.
- Положение об оценке объектов интеллектуальной собственности согласно приложению №1;, 568.58kb.
- Воис – Летняя Школа Интеллектуальной Собственности (Украина), 46.54kb.
- Положение о конкурсе «за вклад в развитие интеллектуальной собственности» в период, 45.55kb.
- Московский новый юридический институт право интеллектуальной собственности, 43.59kb.
- Программа семинара «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности и защита, 64.75kb.
- Методические рекомендации по оценке стоимости интеллектуальной собственности, 748.06kb.
- Приказ Национального центра интеллектуальной собственности от 29. 12. 2005г. №135, 109.95kb.
- Основы управления интеллектуальной собственностью, 1672.78kb.
- Собственности рассмотрены вопросы формирования у студентов, обучающихся в технических, 135.21kb.
Заявление Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) по вопросу об охране профессиональных рекомендаций в отношении интеллектуальной собственности (ИС) клиента; далее – "охрана" – в рамках полномочий Постоянного Комитета по Патентному Законодательству (Standing Committee on the Law of Patents, SCP); под заголовком – «Профессиональная тайна поверенного» (Client Attorney Privilege, CAP) – 28 февраля 2011 г.
1. Введение
1.1. Данные Заявления делаются перед Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и посредством национальных групп ВОИС и AIPPI в адрес Государств-Членов ВОИС в отношении исследований CAP, проводимых SCP.
1.2. AIPPI осуществляет надзор за деятельностью SCP в отношении CAP и предоставляет Государствам-Членам полезную и верную информацию по соответствующему законодательству и его применению. Разногласия между AIPPI и Государствами-Членами зачастую происходят по причине плохой информированности последних.
1.3. Данные Заявления позволяют Государствам-Членам не заниматься исследованием проблем CAP и их причин, а также побуждают и убеждают Государства-Члены предоставить ВОИС широкий мандат на исследование средств защиты прав.
1.4. Термин «охрана» относится к юридическим средствам, применяемым в Государствах-Членах для охраны профессиональных рекомендаций в отношении ИС клиента от разглашения.
- Предметы Заявления таковы (с соответствующими номерами разделов):
| Номер раздела | |
| 2. | Основные вопросы – основные понятия по охране (в форме вопросов и ответов), урегулированные в SCP, и ряд противоречивых вопросов, ожидающих урегулирования |
| 3. | Раскрытие – в соответствии с патентным законодательством и его связь с охраной; неверно полагать, что по патентному законодательству обязательство раскрытия противоречит охране и наоборот. |
| 4. | Программа Развития (ПР) – соотношение между взаимодействием Государств-Членов по обеспечению охраны на национальном и международном уровнях и ПР – два компонента гармонизированы. |
| 5. | SCP/15/6 PROV – толкование SCP 15 от имени ВОИС; Заявления AIPPI по позициям Бразилии и Индии, а также в отношении назревшей необходимости предоставить ВОИС мандат на исследование средств защиты прав. |
| 6. | Средства защиты прав – особые предметы исследования ВОИС, как указано в отчетах ВОИС по CAP, Заявления AIPPI в адрес ВОИС и Ресурсы AIPPI, предоставленные ВОИС в октябре 2010 г. |
| 7. | Мандат, требующийся ВОИС на средства защиты прав. |
2. Основные вопросы
2.1. Какие юридические средства применимы для защиты, выраженной в профессиональной консультации по ИС клиента от разглашения?
Существует 3 основных средства. Во-первых, в соответствии с нормами гражданского права, обязанность препятствовать раскрытию возлагается на специалиста по ИС, и нарушение этого обязательства влечет за собой санкции. Во-вторых, в соответствии с нормами общего права, клиентам предоставляется право не разглашать инструкции и советы (т.е. преимущество перед обычным обязательством, существующим в общем праве, раскрывать сведения противоположной стороне и суду) в сообщениях, в т.ч. в документах дела. В-третьих, в соответствии с обеими системами права, охрана обеспечивается правами специалиста и клиента сохранять конфиденциальность в сообщениях между ними, имеющих отношение к профессиональным консультациям.
2.2. Для чего действует охрана?
Охрана (в соответствии с обеими системами права) действует для помощи клиентам в получении верной юридической консультации. Получение верной юридической консультации является чрезвычайно важным для функционирования общества. В рамках общего права цель охраны юридически объясняется служением интересам общества, добросовестным управлением, особенно в отправлении правосудия и обеспечении правопорядка. Данное применимо и к другой системе права.
- Где действует охрана?
Охрана в настоящее время действует в рамках национальных законодательств практически всех стран, и эта ситуация сохраняется уже на протяжении более 100 лет. Это объясняется высокой важностью такой охраны, о чем говорилось в предыдущем параграфе.
2.4. Каковы основные проблемы, связанные с охраной?
Две основные проблемы – несостоятельность охраны, обеспечиваемой национальным законодательством, и утрата охраны, обеспечиваемой на национальном уровне, при осуществлении юридической консультации вне пределов одной страны.
Охрана первоначально возникла в связи с отношениями между клиентами и лицами, предоставляющими им юридическую консультацию (юристы широкого профиля). Такие юристы, как правило, вовлекают в свою деятельность лиц с конкретными навыками (профессионалов в других сферах), необходимыми юристам для оказания клиентам квалифицированной юридической помощи в делах, связанных с патентами.
Однако, что касается ИС, за прошедшие 100 лет образовалась новая категория юрисконсульта: это специалист, синтезирующий научные знания со знанием права ИС. Правительства различных стран поддерживали развитие специальности юрисконсультов, разбирающихся как в ИС, так и в науке, что позитивно сказывалось на экономике и социальном развитии.
Потребности клиента в получении конфиденциальной консультации специалиста по ИС, в отношении которой применяется охрана, в настоящее время являются такими же, какими они были (и продолжают оставаться) в случае консультации юристов широкого профиля.
Что касается национальных законодательств, некоторые страны шли в ногу со временем посредством обеспечения охраны для клиентов специалистов в области права ИС новой формации.
Что касается международной ситуации, то в связи с тем, что права ИС по своей природе являются международными, клиенты нуждаются в том, чтобы совершенствовать полученные ими профессиональные рекомендации по ИС при переходе от одной страны к другой, так что рекомендации неизбежно передаются на международном уровне. Проблема состоит в том, что какая-либо страна не признает охрану, применяемую в другой стране в отношении правовой консультации специалиста по ИС (не являющегося юристом широкого профиля), полученной клиентом. При этом в первой стране утрачивается конфиденциальность консультации, а значит, и сама охрана.
Лишь одна страна в мире полностью признает конфиденциальность консультации, полученной за ее пределами, и обеспечивает ей охрану – Новая Зеландия.
2.5. Какие типы информации должны охраняться в связи с привилегией для патентных поверенных?
Патентные поверенные – не-юристы оказывают услуги, которые на протяжении истории оказывали юристы, чьи сообщения пользовались привилегией. Сообщения между заявителями по патентным заявкам и патентными поверенными приравниваются к сообщениям первых с адвокатами. Логично было бы сохранять в тайне сообщения, которые ранее не подлежали разглашению как результат консультации по ИС, полученной от юриста, в случаях, когда патентный поверенный не является юристом.
Сообщения с по существу одинаковым содержанием должны быть так же защищены от принудительного раскрытия в случае патентных поверенных – не-юристов, как и в случаях с юристами, при том, что обе категории специалистов выполняют одинаковые функции.
2.6. Каковы основные сложности, связанные с охраной, у SCP?
Во-первых, сложности связаны с отношением раскрытия/прозрачности, существующими в патентном законодательстве, и охраны. Во-вторых, последствия договоров (в частности, Парижской Конвенции и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) в отношении того, является ли охрана вопросом национального права. В-третьих, негативные прогнозы некоторых Государств-Членов относительно решения проблем (т.е. проблем, указанных в параграфе 2.4) без предварительного изучения средств защиты прав.
В первом случае (раскрытие/прозрачность и охрана) конфликта нет. Подробнее этот аспект рассмотрен в следующем Разделе данного Заявления.
Во втором случае (действие договоров), договоры не имеют применения в решении задач охраны; а решение этих задач, несомненно, требует международного взаимодействия. Более ранние договоры (в т.ч. Парижская Конвенция и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) не запрещают Государствам-Членам заключать новые международные договоры. Также см. Раздел 4 данного Заявления: позиция Индии в SCP/15/6 Prov.
В третьем случае (негативные прогнозы без изучения средств защиты прав), открытым является вопрос о существовании практических средств защиты прав, и его решение требует подробного и всеобъемлющего объективного анализа. SCP еще не проводили такого анализа средств защиты прав.
3. Раскрытие, требуемое в соответствии с патентным законодательством, и его соотношение с правом на неразглашение
Краткое изложение
3.1. Делегаты Бразилии, Индии и Ирана (см. SCP/15/6 Prov.) высказывались в пользу того, что право на неразглашение способствует сохранению тайны сведений, содержащихся в патентных заявках, от патентных ведомств, в частности, информации, которую патентное законодательство обязывает придать огласке. По мнению этих делегатов, право на неразглашение снизит уровень прозрачности в патентном делопроизводстве и неблагоприятно скажется на качестве патентов1.
3.2. Эти позиции ошибочны.
• Заявители на получение патента не обязаны безоговорочно раскрывать всю релевантную информацию. Их законные обязательства по раскрытию ограничиваются определенными предметами.
• Требующаяся информация по определенным предметам должна быть предоставлена до получения заявителем патента. Если право на неразглашение распространяется на документы, имеющиеся у заявителя и связанные с такими предметами, и заявитель не может совершить раскрытие без использования этих документов, то заявитель должен отступить от права на неразглашение в той степени, которая необходима для предоставления этой информации.
• Таким образом, конфликта между правом на неразглашение и раскрытием нет2.
Более подробно этот аспект рассмотрен ниже. Относящиеся к данному аспекту договоры и законы Индии и Австралии, в частности, рассматриваются на отдельных примерах.
Обязательства по раскрытию
3.3. Обязательства оговорены в международных договорах и национальных патентных законах3.
Договоры
3.4. Заявитель обязан раскрыть конкретную информацию в патентной заявке и описании, иначе заявка будет аннулирована. Например, в Ст. 3(2) PCT (Договора о патентной кооперации) говорится: «Международная заявка должна содержать, как это определено в настоящем Договоре и Инструкции, заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат».
Однако точные требования зависят от национальных законодательств.
3.5. В Статьях 4, 5, 6 и 7 PCT приводятся требования раскрытия в отношении заявления, описания, формуля изобретения и чертежей4. Более подробно о том, что подлежит раскрытию, говорится в Инструкции, где указаны случаи «формального» раскрытия – например, имени изобретателя, сведения об изобретателе и его агенте, название изобретения и притязание на приоритет5. Соответствующие требования «формального» раскрытия имеются и в национальных законодательствах6.
3.6. Заявитель также обязан совершить более «существенные» раскрытия. Например, в Ст. 29 TRIPS говорится:
« Члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и могут требовать, чтобы заявитель указывал лучший способ осуществления изобретения, известный изобретателю на дату подачи заявки, или, если испрашивается приоритет, – на дату приоритета заявки».
3.7. Прочие требования содержатся в Правиле 5.1 Инструкции к PCT, где указан Порядок составления описания:
- указывается область техники, к которой относится изобретение;
- указывается предшествующий уровень техники в той степени, в какой он известен заявителю и который может считаться полезным для понимания изобретения, проведения поиска и экспертизы заявки на изобретение; желательно, чтобы описание содержало ссылки на документы, отражающие этот уровень;
- раскрывается заявленное изобретение таким образом, чтобы можно было понять техническую задачу (даже если она не изложена четко как таковая) и ее решение, а также раскрывается положительный эффект изобретения, если таковой имеется, со ссылкой на предшествующий уровень техники;
- кратко описываются фигуры чертежей, если таковые имеются;
- излагается, по крайней мере, лучший из предполагаемых заявителем вариантов для осуществления заявленного изобретения; это делается в виде примеров там, где это возможно, и со ссылками на чертежи, если таковые имеются; если национальное законодательство указанного государства не требует изложения лучшего варианта, а удовлетворяется изложением любого варианта (независимо от того, является ли он лучшим или нет), отсутствие изложения лучшего варианта не должно иметь последствий в этом государстве;
- ясно указывается, когда это не является очевидным из описания или характера изобретения, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности, а также каким образом оно может быть изготовлено и применено, или, если оно может быть только применению, каким образом оно может быть применено; термин "промышленность" понимается в самом широком смысле, как это определено Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности.
3.8. В этом случае точные требования по «существенному» раскрытию также зависят от национальных законодательств7.
3.9. Таким образом, обязательства по раскрытию фокусируются на конкретных предметах. Нет общего безоговорочного обязательства по раскрытию, например, обязанности заявителей раскрыть всю информацию, имеющую отношение к их заявке.
Влияние права на неразглашение на обязательства заявителя по раскрытию
3.10. Право на неразглашение в соответствии с нормами общего права – это право препятствовать раскрытию информации, которая в других обстоятельствах была бы релевантной с рядом исключений, например, мошеннические действия. Оно защищает от принудительного раскрытия конфиденциальных сообщений между клиентами и их советниками по правовым вопросам, если целью обмена такими сообщениями было получение и предоставление юридической помощи/консультации (например, консультация по патентоспособности изобретения).
3.11. Для получения права на патент заявитель должен выполнить некоторые требования раскрытия, описанные в разделе выше. Таким образом, если определенная информация, которую заявитель должен раскрыть, подпадает под право на неразглашение сообщений (письменных или устных) и не может быть раскрыто иными способами, заявитель все равно обязан предоставить эту информацию соответствующему патентному ведомству, чтобы получить право на патент. При необходимости можно отступить от права на неразглашение для обеспечения раскрытия.
3.12. ВОИС признает согласованность между раскрытием и правом на неразглашение в своем Отчете SCP – SCP/14/2. В параграфе 251 после пересмотра применения охраны против принудительного раскрытия в SCP/13/4 и SCP/14/2 в 14 странах8, – как в странах общего права, так и в странах гражданского права – ВОИС сделала следующее заявление на сей счет:
«Разумеется, на требование раскрытия по патентному законодательству, – требование, предусмотренное законом, и обязательное для выполнения при получении патентов, – не может влиять существование или несуществование профессиональной тайны поверенного».
3.13. Несмотря на то, что право на неразглашение и раскрытие не конфликтуют между собой, следует задуматься, почему право на неразглашение существует. Общественная польза от права на неразглашение относится к достижению добросовестного управления. Во-первых, право на неразглашение поощряет полноту и откровенность сообщений, инструктирования и консультирования, что является основой получения и предоставления правильной правовой консультации. Во-вторых, получение и предоставление правильной правовой консультации способствует обеспечению правопорядка.
3.14. Существование и применение права на неразглашение на протяжении более 200 лет – важный индикатор для Государств-Членов в контексте того, насколько важным является решение проблем CAP. Многие страны (все страны общего права и некоторые гражданского права), где применяется право на неразглашение, признают высокую общественную пользу от применения этого права в отношении соответствующих сообщений.
3.15. ВОИС (после исследования в стране – см. параграф 3.12 также признала общественную пользу защиты от принудительного раскрытия сведений, связанных с юридическим консультированием по ИС, в SCP/14/2, заявив следующее:
«Схожее внимание к общественной пользе наблюдается в странах англо-саксонского права, что выражается там в концепции "профессиональной тайны поверенного", и в странах континентального права – в концепции "обязательства профессиональной тайны": адвокаты могут предоставлять, а клиенты – получать необходимую консультацию только при предоставлении гарантии конфиденциальности консультации. В обеих системах конфиденциальность консультации неотъемлема при отправлении правосудия. С учетом различия процедурных норм и норм доказательственного права каждая система развила неодинаковые концепции, которые нацелены на один и тот же результат – нераскрытие конфиденциальной информации между адвокатами и клиентами».
3.16. Как и с любым законом, накладывающим обязательства, некоторые лица могут не пожелать его выполнять и постараться скрыть свое невыполнение обязательств. Для этих целей указанные лица могут уничтожать документы или создавать подложные документы. Подобные нарушения возникают вне зависимости от наличия или отсутствия права на неразглашение.
3.17. Право на неразглашение, таким образом, не представляет существенной угрозы раскрытия в сфере патентования, особенно если понимать, что защита от раскрытия ограничивается инструкциями и консультацией, и следовательно, не применяется к фактам, которые требуется раскрыть в соответствии с патентным законом какой-либо страны.
4. Взаимодействие между Государствами-Членами в сфере защиты клиентов на национальном и международном уровнях от принудительного раскрытия правовой консультации по ИС, и Программа Развития (ПР).
4.1. По указанным ниже причинам (список не является исчерпывающим), AIPPI признает, что сотрудничество, о котором говорится в заголовке, сочетается с ПР и поддерживает ее и относящиеся к ней Руководящие Принципы (см. CDIP/5/9 Rev.)
Характеристика ПР и ее Руководящих Принципов в контексте охраны
4.2. Охрана – как в прошлом, так и ныне – применяется в соответствии с национальным законодательством практически каждой страны (см. акты, опубликованные ВОИС в связи с Конференцией ВОИС/AIPPI по праву на неразглашение – май 2008г., и Ресурсы AIPPI, предоставленные AIPPI в ВОИС в октябре 2010г.)9 В Отчетах ВОИС (SCP/13/4 и SCP/14/2) установлено, что охрана предоставляется с целью служения интересам общества и добросовестного управления. В Отчетах ВОИС также говорится, что вклад в обеспечение добросовестного управления делается благодаря поддержанию полного и откровенного раскрытия сведений между клиентами и их консультами по ИС, что гарантирует получение верной юридической консультации и, следовательно, обеспечение правопорядка10.
4.3. Проблемы, связанные с ненадлежащей охраной и утратой охраны, возникли, главным образом, из-за усилившегося вовлечения прав ИС в международные торговые процессы и экономически обоснованного развития профессий в сфере ИС (о проблемах и их причинах говорится в актах, опубликованных ВОИС в связи с Конференцией ВОИС/AIPPI по праву на неразглашение в мае 2008г.) В большинстве стран указанные проблемы возникали по прошествии долгого периода после первоначального учреждения в них охраны.
4.4. Большинство проблем возникают по причине изменений, произошедших в профессиях в сфере ИС. Теперь перечень таких профессий включает юристов, которые ранее обращались за помощью к ученым, чтобы консультировать клиентов по получению прав ИС. Теперь есть технически квалифицированные лица, являющиеся не юристами общего профиля, а конкретно специалистами по законодательству в сфере ИС. Они могут консультировать клиентов по получению прав ИС как на национальном, так и на международном уровне более эффективно, чем пары «юрист + ученый».
4.5. Новые профессионалы в сфере ИС предоставляют юридическую консультацию клиентам. По-прежнему они служат интересам общества и добросовестного управления посредством предоставления квалифицированной юридической помощи. И требуется изменить законодательную базу, чтобы она соответствовала новым реалиям.
4.6. Возникает вопрос: какие меры предприняты на национальном и международном уровнях для обеспечения законодательной базы, которая бы гарантировала клиентам в их отношениях с относительно новой категорией консультантов в сфере ИС, т.е. с патентными поверенными, не являющимися юристами, уровень охраны, соответствующий уровню охраны в их прежних отношениях с юристами «старого типа»? Такая законодательная база создана для клиентов в ряде стран (например, в Великобритании, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии), но далеко не повсеместно. На международном уровне одно государство практически никогда не признает отношения специализированного юриста/профессионала в сфере ИС, вовлеченные в получение и предоставление консультации по ИС в другой стране, даже если конфиденциальность таких отношений охраняется в этой другой стране.
4.7. В параграфе 5 Руководящих Принципов ПР под заголовком 'Выполнение Программы Развития' утверждается (частично) следующее.
«Руководящие Принципы ПР подчеркивают значимость исследования средств и способов приведения ИС в полное соответствие с прогрессом в этой сфере в развивающихся странах. В числе прочего необходимо обеспечить вклад различных элементов ИС в экономическое и социальное развитие и усиление конкурентоспособности».
На Конференции ВОИС/AIPPI по праву на неразглашение в мае 2008г. было установлено, что недостаточная степень охраны и утрата охраны отрицательно сказывается на торговле. Изучение охраны и того, как проблемы ее несостоятельности и утраты охраны могут быть решены, положительно сказываются на торговле и на экономическом и социальном развитии, зависящем от торговли.
4.8. В параграфе 7 Руководящих Принципов ПР (кас. 'Кластер A') говорится, что техническая помощь ВОИС должна давать "советы по вопросам соответствующих стратегий ИС, с учетом гибкого подхода, исключений и ограничений". В Отчете ВОИС перед SCP (SCP 14/2) поднят вопрос существования исключений, ограничений и отказа от прав на охрану11.
Дальнейшие доступные сведения по исключениям и ограничениям (а также по отказам от прав) ВОИС сообщит SCP из Ресурсов AIPPI, предоставленных AIPPI для ВОИС в октябре 2010г12.
4.9. Какие именно гибкие подходы, исключения и ограничения следует применять в рамках какого-либо средства охраны – это вопросы, на исследование которых SCP должны уполномочить ВОИС, если ВОИС сможет обеспечить (в данном контексте) предоставление "сбалансированной юридической помощи" (см. раздел 4.7.), к чему и призывают Руководящие Принципы ПР. Предоставление через SCP оснований для получения и поддержания Государствами-Членами охраны будет одним из компонентов содействия по достижению Государствами-Членами "внутренней инновации", о которой говорится в параграфе 7 Руководящих Принципов ПР, - с учетом «гибкого подхода, исключений и ограничений», необходимых Государствам-Членам, и заявленных в параграфе 8 Руководящих Принципов ПР. Иными словами, необходимо рассмотреть варианты и гарантии для развивающихся стран.
4.10. В контексте работы SCP по оптимизации охраны, SCP предоставляют средства достижения целей ПР, указанных в параграфе 19 Руководящих Принципов - "выстраивание мостов для соединения интересов всех Государств-Членов ВОИС и достижение консенсуса на благо всех Государств-Членов ВОИС ". ВОИС уже озвучивала необходимость концентрирования и установления релевантности охраны для развивающихся стран – см. комментарий ВОИС в параграфе 264 в конце Отчета SCP/14/2 -
«Может возникнуть вопрос о том, как признание в каком-либо зарубежном государстве может сказаться на нуждах развивающихся стран. Как видно из Исследования по Странам, право на неразглашение и/или обязательство профессиональной тайны коренятся в законодательной системе каждой страны, вне зависимости от уровня ее технического или экономического развития.
Ресурсы AIPPI согласны с этим выводом13.
4.11. Исследование по Странам, на которое ссылается ВОИС (см. выше), занималось, в частности, Бразилией (страна континентального права) и Малайзией (страна англо-саксонского права). Отчеты SCP/14/2 и SCP/13/4 включают данные по Индии (страна англо-саксонского права). Все три страны являются членами Группы ПР – источника Руководящих Принципов ПР. В этих странах охрана – понятие 'глубоко укорененное', как утверждает ВОИС.
4.12. Если применить высказывание представителей Ирана относительно работы SCP в контексте ПР (параграф 23, строки 21 и 22) – развитие национальной и международной законодательной базы по CAP будет "…. способствовать развитию, благоприятствующему социальному и экономическому процветанию Государств-Членов". Цель CAP – получение клиентами верной юридической помощи и обеспечение правопорядка.