Основы понятий об интеллектуальной собственности

Вид материала

Документы

Содержание 5.3.4. Торговля лицензионными соглашениями (основные понятия) 5.3.4.1. Содержание договоров о передаче прав на использование интеллектуальной собственности В преамбуле договора Срок договора Обязанности лицензиата Гарантии и ответственность лицензиара Лицензионные платежи Исключительная/неисключительная лицензия Развитие лицензированной технологии лицензиатом и перекрёстное лицензирование Обычные обязательства лицензиара Условия разрешения споров 5.3.4.2. Предлицензионные и послелицензионные соглашения Протокол (или письмо) о намерениях 5.3.5. Авторское право и его реализация 5.3.5.1. Типовые формы договоров в сфере интеллектуальной собственности между авторами и работодателями.

Подобный материал:

• Основы управления интеллектуальной собственностью, 1672.78kb.
• Воис – Летняя Школа Интеллектуальной Собственности (Украина), 46.54kb.
• Положение о конкурсе «за вклад в развитие интеллектуальной собственности» в период, 45.55kb.
• Московский новый юридический институт право интеллектуальной собственности, 43.59kb.
• «Оценка интеллектуальной собственности» для обучающихся на степень Бакалавра Специальность:, 123.35kb.
• Программа семинара «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности и защита, 64.75kb.
• Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (*) Преамбула , 87.21kb.
• Методические рекомендации по оценке стоимости интеллектуальной собственности, 748.06kb.
• Приказ Национального центра интеллектуальной собственности от 29. 12. 2005г. №135, 109.95kb.
• Темы: 10. Правовое обеспечение инновационной и предпринимательской деятельности в научно-технической, 57.28kb.

5.3.4. Торговля лицензионными соглашениями (основные понятия)


Важным результатом экономических реформ в Украине стало создание национального рынка лицензий. Его становление связано с принятием нового законодательства об ИС.

Договоры о передаче прав подлежат регистрации независимо от того, являются ли они собственно лицензионными договорами или входят составной частью в смешанные договоры, такие, как договор залога, коммерческой концессии (франчайзинга), учредительный договор и др.

По форме договор о передаче прав на использование объекта ин­теллектуальной собственности — это продажа прав на использова­ние результатов интеллектуальной творческой деятельности, науч­но-технических достижений. Однако экономический смысл сделки заключается в продаже технологии, т.е. знаний и опыта, необходи­мых для налаживания производства, которые и являются чаще всего товаром в такой торговле. Поэтому передачу интеллектуальной соб­ственности называют торговлей лицензионными технологиями или лицензионными соглашениями.

Договор о передаче прав на использование объекта интеллекту­альной собственности (лицензионный договор) — это гражданско-правовой договор, по которому одно лицо (лицензиар) на определен­ных условиях должно предоставить другому лицу (лицензиату) при­надлежащие ему права на объект интеллектуальной собственности, обеспечив возможности практического использования передавае­мых прав на определенном рынке. Лицензиар (продавец) гарантирует получение таких же результа­тов у лицензиата (покупателя), какие уже имеет у себя. Лицензиат, в свою очередь, гарантирует использование этих результатов строго в рамках договора. Эти обстоятельства определяют особенность сдел­ки. В отличие от акта купли-продажи в торговле материальным про­дуктом, лицензионные операции, как правило, не заканчиваются в момент заключения сделки. Отношения сторон обязательно пред­полагают длительное и взаимовыгодное сотрудничество. Обе сторо­ны заинтересованы, чтобы переданные научно-технические дости­жения привели лицензиата к коммерческому успеху, частью которого он должен расплатиться с лицензиатом согласно договору между ними. Лицензионные договоры в основном подразделяются по двум главным признакам: по видам объектов интеллектуальной собст­венности и по объёмам передаваемых прав.

Почти половина всех лицензий предоставляется у нас на весь срок действия патента (договора об уступке патента). Это также не соответствует мировой практике, так как обычно покупатель исхо­дит из оценки периода морального старения технологии, который обычно значительно короче срока действия патента. При необходи­мости предусматривается возможность продления договора. Завы­шение срока приводит к ошибкам в определении цены технологии.

При обязательной регистрации всех патентных лицензий на внутреннем рынке наше государство не контролирует пока анало­гичные коммерческие сделки с зарубежными партнерами. Это сни­жает эффективность технологического обмена с другими странами и часто приводит к обесцениванию или потере отечественного научно-технического потенциала.

Имеется множество примеров, когда недостаток необходимых знаний и опыта наших предпринимателей в сфере междуна­родной торговли лицензиями приводил к необоснованной передаче поку­пателю всех прав на ИС, к включению покупателя в состав патенто­обладателей, чрезмерно высоким (50% и более) отчислениям покупателю от будущих доходов по лицензионным сделкам, переда­че покупателю 80-90% акций в составе совместных предприятий. Впрочем, не всё здесь столь однозначно. Лицензионный договор - это одна из сделок многостороннего и многолетнего партнерства, доходность которого оценивается по общим итогам.


5.3.4.1. Содержание договоров о передаче прав на использование интеллектуальной собственности


Невозможно дать универсальный рецепт подготовки договора о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собст­венности. Специфика его предмета, позиции сторон, законодатель­ство и многие другие факторы в существенной степени влияют на его структуру и содержание.

С усложнением техники и технологий стало очевидным, что для реального использования разработок одного лишь разрешения на использование прав на объект интеллектуальной собственности не­достаточно. Необходима передача технической документации, зна­ний, опыта и оборудования продавца (лицензиара), которые обес­печат покупателю (лицензиату) возможность фактического производства продукции по лицензии.

Как уже отмечалось ранее, договоры о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности названы законодателем по-разному для различных видов нематериальных объектов. Для простоты изложения будем в этом разделе называть такой договор лицензионным.

В современном торговом обороте лицензионный договор связывается не только с обладанием исключительными правами, основанными на охранных документах, но в первую очередь с фактически «исключительным» обладанием знаниями, без которых техническое новшество не может быть использовано. Структура лицензионного договора состоит из следующих статей:

Преамбула.

- Определение терминов.

- Предмет соглашения.

- Техническая документация.

- Гарантии и ответственность.

- Платежи.

- Сборы и налоги.

- Конфиденциальность.

- Реклама.

- Информация и отчетность.

- Усовершенствования и улучшения.

- Защита передаваемых прав.

- Срок действия и условия расторжения.

- Последствия прекращения действия соглашения.

- Арбитраж.

Рассмотрим содержание отдельных статей лицензионного договора.

В преамбуле договора должны быть отражены намерения сторон при подписании соглашения.

Наличие статьи «Определение терминов» — характерная особенность всех лицензионных договоров. В ней приводятся определения используемых понятий во избежание их двоякого толкования сторонами. Перечень таких понятий составляется по взаимной догово­ренности сторон. Как правило, основными из них являются: «продукция по лицензии», «технологический процесс», «специальная продукция», «специальный способ», «оборудование», «техническая документация», «комплектующие изделия», «патенты», «ноу-хау», «территория», «зона экспорта», «начало коммерческого производства», «отчётный период», «продажная цена».

В определении «продукция по лицензии» приводятся название или/и индекс продукции, разработанной лицензиаром, которая будет производиться лицензиатом в соответствии с условиями договора. В случае, если объектом лицензионного договора является не сама продукция, а способ её производства, в первую очередь приводится определение понятия «технологический процесс».

Срок договора

Лицензиат, естественно, будет хотеть, чтобы лицензия действовала так долго, как это возможно, тогда как лицензиар захочет огра­ничить срок пользования ею, чтобы в случае изменения обстоятельств он смог заключить более выгодную сделку. Однако лицензиар должен будет принять во внимание время, необходимое лицензиату для возврата инвестиций, которые связаны с приобретаемой технологией. Лицензиату необходимо время на организацию производства и реализации, время, нужное, чтобы гарантировать доход от лицензии.

Если лицензиар не даст лицензиату достаточно времени, чтобы получить справедливый доход на свои инвестиции, потенциальный лицензиат обязательно покинет переговоры. После предоставления времени, необходимого для освоения технологии, обычно лучше установить разумный срок действия лицензии в несколько лет (скажем, 3…7 лет), но при условии, что лицензиат будет эксплуатировать лицензию, делая адекватное число продаж.

Обязанности лицензиата

Это наиболее критический аспект переговоров. Ни один лицензиат не примет на себя добровольно обязательств, по которым он потеряет свою лицензию, если не достигнет поставленных целей. Лицензиат все-таки согласится с этим, чувствуя, что продажи или другие эксплуатационные задачи, о выполнении которых можно договориться с лицензиаром, реально достижимы. Лицензиар дол­жен хорошо знать рынок, чтобы вести переговоры с сильных пози­ций и в нужных случаях просто блефовать.

Простейшим критерием поведения лицензиата является величина реального лицензионного дохода. Это означает, что имеется только один набор параметров, которые необходимо контролировать как факторы, повышающие лицензионную плату.

Один возможный способ продвинуть переговоры по этому вопросу вперед заключается в том, чтобы попросить потенциального лицензиата составить схему, как он предполагает эксплуатировать приобретаемую технологию, и на основании этого рассчитать ожи­даемый доход от лицензии. Любой лицензиат понимает причину этого расчёта и будет, несомненно, предлагать цифры ниже тех, которые он реально надеется достичь. Однако он будет также знать, что, если её цифры слишком низки, он может потерять интерес лицензиара. С другой стороны, если полученный прогноз дохода покажется лицензиару обоснованным, он согласится на плановые показатели, составляющие некоторый процент от этих планируемых доходов, возможно, в интервале 40-80%. Маловероятно, чтобы лицензиат принял цифру 100% от этого плана.

Другая возможность достичь согласия заключается в том, что доход лицензиара от платежей за лицензию устанавливается так, чтобы он никогда не был меньше определенной минимальной величины, в размере которой он выплачивается, если лицензиат не использует приобретенную технологию никаким разумным образом. Трудно надеяться, чтобы этот способ был популярен у большинства потенциальных лицензиатов.

Гарантии и ответственность лицензиара

Обычно лицензиар гарантирует, что обладает всеми правами на передаваемую технологию, что объём и качество технической документации позволят лицензиату наладить производство продукции по лицензии, даёт гарантии в отношении достижения определенных технико-экономических показателей при производстве продукции по лицензии при условии соблюдения всех инструкций лицензиара.

Гарантии в отношении технико-экономических показателей продукции обычно предусматривают два уровня показателей — минимальные и максимальные. Поскольку в ряде случаев гарантии в отношении продукции по лицензии обусловлены правильным использованием исходных материалов, сырья и т.п., одновременно с характеристиками продукции должны быть полностью заданы и характеристики исходных составляющих (это особенно актуально для соглашений в области химической промышленности). Если выполнение гарантий невозможно из-за недоработок в самом процессе производства продукции по лицензии (в отличие от производствен­ных неполадок, ответственность за которые несёт лицензиат), то от лицензиара могут потребовать за свой счёт разработать или доработать проект и внедрить его на предприятии лицензиата. Максималь­ный размер штрафа за несоблюдение гарантий обычно устанавливается в процентах по отношению к сумме платежей.

Одной из важнейших обязанностей лицензиара является получение патента для патентного лицензионного соглашения и недопущение потери права на владение патентом из-за неправильных дей­ствий или из-за ошибки в оплате. Как правило, в договоре указывается, что при производстве продукции по лицензии не будут нарушаться патентные права третьих лиц, за исключением случаев, когда это особо оговаривается в соглашении. Очень важно чётко оговорить в соглашении определенную ответственность в случае нарушения лицензиатом патентных прав третьих лиц. Если третьи стороны нарушают права по патентам, выданным лицензиаром лицензиату, то соглашение должно оговаривать права каждой стороны в этом случае. Обычно лицензиат имеет право предъявлять иск третьим сторонам за нарушение его прав.

Лицензионные платежи

Порядок расчёта цены лицензии аналогичен порядку оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности с помощью доходного метода.

Можно вести переговоры со стороны лицензиара о продаже лицензии за разовую оплату, которую принято называть «паушальный платеж». Однако это неприемлемо для большинства компаний-лицензиатов. Как правило, лицензиар соглашается получить часть платежей или все свои платежи как некоторую часть общего накопленного лицензионного дохода. Такие платежи называют «роялти». Но, с другой стороны, этот доход может расти. Основанием для согласия лицензиара является то, что все риски и неопределенности передаются лицензиату, тогда как лицензиар получает гарантированный доход.

Обычным является то, что роялти или лицензионный доход связываются с выручкой от продаж продукции по лицензии, которые удаётся сделать лицензиату. Это имеет то преимущество, что такая выручка легко измеряется и подвергается аудиторской проверке.

Применения других мер измерения коммерческого успеха лицензиата от использования приобретенной технологии, таких, как прибыль, полученная от лицензии, нужно избегать, так как тогда нужно оговорить, как вычислять прибыль, но и в этом случае существует возможность для манипуляций и неверного толкования цифр и расчётов обеими сторонами. Прибыль в отчётности стараются минимизировать.

Если технология предназначена для использования компанией только в целях улучшения своего производственного процесса, то­гда можно предложить некоторые другие меры, которые могут быть проконтролированы. Однако даже в этом случае отпускная цена конечных товаров, при производстве которых используется новый технологический процесс, все ещё является, вероятно, одной из лучших мер измерения.

Если в качестве меры для расчёта дохода от лицензии будет использована общая выручка от продаж, тогда можно применять не­которые международные нормы для определения доли общей стоимости продаж, которая может быть оплачена по соглашению о роялти. Данные о принятых в практике размерах роялти представлены ниже. Например, за высокоценное оборудование, имеющее стоимость продажи одной единицы в интервале $10 000-100 000, большинство компаний будет готово платить максимальные роялти около 3-7% и больше, хотя это уже будет исключением. Для таких случаев, как использование патентов в производстве новых сильнодействующих лекарств, где типичная стоимость продажи одного курса лечения, вероятно, находится в пределах $5-500, но общий объём продаж ожидается очень высокий, более вероятно, что максимальные роялти будут меньше, чем 1%, - возможно, где-то между 0,1 и 0,25% от суммы общих продаж.

Передача технологий происходит тогда, когда выигрывает каж­дая из сторон. На практике часто складываются следующие средние размеры ставок:

- очень революционная технология — 7-13% от продаж,

- качественное, значительное улучшение — 4-8% от продаж,

- небольшое улучшение старого продукта — 2-5% от продаж.

Доходы от лицензионной деятельности могут сильно варьировать в зависимости от вида деятельности, от объёма продаж и т.п. Чем больше объём продаж того или иного продукта, тем отчисления по лицензионному соглашению в процентном содержании меньше, и наоборот.

Следует иметь в виду, что речь идет только о завершенном продукте, полностью доработанном, изготовленном и имеющем покупателя.

В целом величина процента, появляющаяся в результате переговоров, будет зависеть от принятой международной «нормы», затрат и риска лицензиата и общей суммы потенциальных продаж и пред­полагаемого дохода.

В каждом конкретном случае размер роялти зависит от множества факторов, среди которых основными являются следующие:

- стадия разработки;

- новизна, уникальность технологии;

- наличие конкурирующих предложений на аналогичные объекты лицензии;

- наличие и надежность патентной защиты;

- объём передаваемых прав;

- риск раскрытия передаваемых ноу-хау;

- обязательства лицензиара по поставкам сырья, материалов, оборудования, услуг, предоставлению технической помощи;

- ёмкость рынка лицензиата и перспективы сбыта продукции;

- виды платежей.

Разовый платеж, если он оговорен соглашением, вносится обычно при подписании соглашения или вскоре после него. Роялти может выплачиваться ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

В целом, чем больше суммы, тем чаще будет оплата.

Обычно лицензиат предпочитает делать конкретную оплату в соответствии с согласованной процедурой освоения купленной технологии, регистрации соответствующих продаж или других согласованных мер. Будет уместным потребовать, чтобы эта цифра включалась в ежегодную аудиторскую проверку лицензиата, и если возникает какое-нибудь расхождение между выплаченной суммой и цифрой, полученной по результатам аудиторской проверки, тогда составляющая разницу сумма будет причитаться одной из сторон.

В соглашении предусматриваются наказания нескольких видов для тех случаев, когда инспектирование показывает, что лицензиат не зарегистрировал должным образом правильные общие суммы дохода от реализации продукций по лицензии. Такими наказаниями могут быть: немедленная оплата недоучтенных сумм вместе с процентами на эти суммы, причём это должен быть штрафной процент (скажем, на 5% выше нормальной ставки ссудного процента твердой валюты, приемлемого для лицензиата) или осуществление права лицензиара отозвать лицензию.

Стандартные усло­вия сводятся к тому, что лицензиар соглашается поддерживать свой патент и защищать лицензиата от посягательства других сторон. Ес­ли лицензиар имеет мало средств, а лицензиат имеет большие финансовые возможности, тогда лицензиат может стремиться полу­чить право поддерживать патент вместе с лицензиаром или вместо него, но в этом случае в результате переговоров сумма роялти может быть понижена, поскольку лицензиату предстоят более высокие по­тенциальные расходы.

Территория

Лицензиат может попросить права на эксплуатацию технологии во всем мире. Однако обычно такие права не даются прежде, чем лицензиат не покажет, что он уже имеет продажи и такую организацию сбыта, которая позволяет продавать на всех главных рынках, подхо­дящих для этой технологии. Обычно принято, что лицензия будет ограничена теми территориями, на рынках которых лицензиат уже присутствует, или теми, относительно которых он может убедить лицензиара, что будет в состоянии полномасштабно выйти на рынки этих территорий. Чем больше предоставленная территория, тем более ценной становится лицензия и, следовательно, выше платежи, что должно быть оговорено соглашением.

Исключительная/неисключительная лицензия

Большинство лицензиатов, претендующих на эксплуатацию тех­нологии на рынке, будут претендовать на исключительность на территории, для которой им предлагается лицензия. При наличии дилеров, продающих технологию с большим рынком, имеющим большой подтвержденный спрос, лицензиар может уменьшить территорию до районов, которые в состоянии обслуживать небольшие местные дилеры, или он может даже просто дать лицензию опреде­ленному небольшому числу дилеров в регионе, при этом не предоставляя никому из них эксклюзивных прав.

Неисключительные лицензионные соглашения могут быть приемлемыми, когда компания предполагает использовать технологию только для «домашних» целей.


Использование

Лицензия обычно ограничивает право лицензиата использовать технологию или другую оговоренную в договоре интеллектуальную собственность одним из следующих способов:

- продавать продукт или технологию другим;

- производить и продавать технологию другим;

- использовать технологию на определенном заводе или заводах, принадлежащих лицензиату, чтобы улучшить свои собственные производственные процессы;

- использовать технологию для производства другого продукта, в котором лицензиат имеет определенные права на интеллектуальную собственность;

- проводить исследования, используя лицензированную интеллектуальную собственность.

Развитие лицензированной технологии лицензиатом и перекрёстное лицензирование

Нередко компания, которая использует лицензированную тех­нологию для того, чтобы улучшить свои собственные производст­венные процессы, в дальнейшем развивает технологию таким обра­зом, что, в свою очередь, увеличивает патентоспособную интеллектуальную собственность, зависимую от первоначального патента, который держит лицензиар.

Многие соглашения молчаливо признают эту возможность и предусматривают возможность лицензиату использовать первона­чальную интеллектуальную собственность таким образом. Однако может также иметь место условие, позволяющее лицензиату «пере­крёстно» лицензировать, т.е. продавать по дополнительному дого­вору своё усовершенствование лицензиару. Это может, как ожида­ется, увеличить роялти в обратном направлении, если лицензиар первоначальной технологии потом находит третью сторону для экс­плуатации технологии.

Обычные обязательства лицензиара

Обычно обязательства лицензиара в соглашении, затрагиваю­щем права на интеллектуальную собственность, связаны с охраной и защитой интеллектуальной собственности, как правило, с помо­щью патента. Если лицензиар не хочет или не может сделать это из-за затрат, тогда он может переложить это обязательство на лицен­зиата, но в этом случае затраты на патентную охрану снизят сумму роялти по крайней мере на ожидаемую сумму затрат на патент, а часто даже на большую сумму, чем эти затраты.

Многие потенциальные лицензиаты, в частности большинство мелких компаний, не желают брать на себя дополнительный риск и дополнительные авансовые расходы на оплату патентных пошлин и защиту патента и вообще не будут готовы рассматривать эту воз­можность.

Стандартные условия сводятся к тому, что лицензиар соглашает­ся поддерживать свой патент и защищать лицензиата от посяга­тельств других сторон. Если лицензиар имеет мало средств, а лицензиат имеет намного большие финансовые возможности, тогда лицензиат может стремиться получить право поддерживать патент вместе с лицензиаром или вместо него, но в этом случае в результате переговоров сумма роялти может быть понижена, поскольку лицен­зиату предстоят более высокие потенциальные расходы.

От лицензиара требуется получение патента для любого лицензи­онного соглашения и не допускать потери права на владение патен­том из-за неправильных действий или из-за ошибки в оплате.

Условия разрешения споров

Большинство контрактов или соглашений обычно проводят различие между расхождениями в интерпретации того, как их статьи должны действовать, и тем, как установить нарушения в использо­вании соглашения. В первом случае в соглашении может быть пре­дусмотрено обращение к эксперту или арбитру, чьё решение отно­сительно толкования текста соглашения является обязательным для обеих сторон.

Во избежание нарушения условий соглашения или его непра­вильного использования в нём может быть условие, позволяющее виновной стороне в некоторых случаях исправить нарушение. У сторон должно быть право расторгнуть соглашение и предъявить виновной стороне иск за убытки (потерянный доход или более высокие расходы), возникшие непосредственно в результате нарушения. Если соглашение является международным, тогда стороны должны прийти к соглашению относительно того, в чьём суде будут разбираться дела.

Основной путь решения споров — это переговоры сторон.

В приложении 5.3.4. приведены схематично структура лицензионного договора и типичные ошибки, допускаемые при заключении договоров.


5.3.4.2. Предлицензионные и послелицензионные соглашения


В длительном процессе подготовки и заключения договоров о передаче технологии определенное место занимает начальный пе­риод вступления разработчика в этот процесс. С одной стороны, владелец интеллектуальной собственности, стараясь заинтересо­вать партнера, хотел бы при этом сохранить определенный контроль над своими разработками, не показывая пока часть информации. Как продать то, что опасаешься полностью показать, особенно ко­гда не хватает средств на полноценную правовую охрану? В свою очередь, его партнёр, который в принципе готов вложить свои средства в технологию, хочет иметь определенные гарантии возврата вложенных средств, что требует знания всех существенных деталей. Как купить то, что не показывают?

Переговоры о заключении соглашения на передачу технологии могут оказаться трудным процессом. Участвующие в них стороны должны хорошо узнать друг друга, иметь возможность изучить раз­личные варианты сотрудничества и найти баланс между желаниями каждой из сторон.

Во время проведения переговоров подробнее выясняются воз­можные риски, с которыми сталкиваются стороны. Каждая сторона должна передать другой стороне информацию, которая той крайне необходима, и ни одна из сторон не будет уверена в благополучном исходе переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. Поэтому при ведении сложных переговоров общепринятой практикой стало составление предварительных документов с целью уменьшения риска для каждой из сторон.

Чтобы сохранить секретность информации, передаваемой парт­неру, для всех вовлеченных сторон, могут и должны заключаться со­глашения о конфиденциальности.

Протокол (или письмо) о намерениях, определяющий устремления сторон и состояние переговоров, может подписываться в качестве второго предварительного документа.

Важнейшим документом, укрепляющим доверие между партнёрами является опционный договор. Рассмотрим его более подробно.

При проведении переговоров о передаче технической и коммер­ческой информации, которая не запатентована и сохраняется в тайне (то, что называют ноу-хау), партнёры ведут себя крайне осторожно. Владелец ноу-хау, естественно, опасается раскрывать его до заключения договора. Со своей стороны, покупатель может не быть уверенным в полной готовности объекта сделки. В ряде случаев ему для принятия окончательного решения о заключении договора требуется проверка возможности реализации и эффективности ноу-хау у себя на производстве или, например, в специальных климатических усло­виях. Подчас заинтересованному в принципе покупателю для того, чтобы определиться, недостает технической информации, а прода­вец возводит эту информацию в ранг ноу-хау.

Ситуация может быть близкой к тупиковой, когда, с одной стороны, преждевременное раскрытие всех подробностей, в том числе апробация ноу-хау, даёт возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки, а продавца остав­ляет как минимум с упущенной выгодой. С другой стороны, без по­лучения этих сведений покупатель сильно рискует, если у него нет объективных доказательств эффективного использования ноу-хау у него на предприятии, и может вообще отказаться от такой сделки. Чтобы смягчить эту проблему, а иногда и устранить, партнеры заключают опционный договор на ноу-хау со следующими основными условиями:

Продавец передаёт покупателю техническую документацию или иным оговоренным образом раскрывает ноу-хау.

Покупатель получает право в течение оговоренного срока произвести опытную проверку технологии по ноу-хау на своём предприятии.

Покупатель обязуется (в течение ряда лет или бессрочно) соблюдать конфиденциальность в отношении ноу-хау.

Покупатель обязуется после окончания срока действия опционного договора не использовать ноу-хау без заключения основного договора о передаче ноу-хау.

Продавец, если покупатель после опытной проверки пожелает, гарантирует заключение договора о передаче ноу-хау.

Продавец должен гарантировать, что до истечения срока опционного договора не будет предлагать ноу-хау третьим лицам.

За возможность ознакомления с ноу-хау, за риск, связанный с его раскрытием, а также за временную, на срок договора, приостановку действий продавца по реализации ноу-хау покупатель выплачивает продавцу определенную опционным договором сумму вознаграждения. За отдельное вознаграждение продавец может поставить покупателю образец продукции, изготавливаемый с использованием ноу-хау (установку, прибор и т.д.).

Таким образом, покупатель получает возможность оценить экономическую целесообразность приобретения ноу-хау. Если в течение предусмотренного опционным договором срока между сторонами будет заключен основной договор о передаче ноу-хау, то сумма, упла­ченная по опционному договору, может быть засчитана в счёт возна­граждения. Сумма, уплаченная по опционному договору, возврату не подлежит, если основной договор о передаче прав не будет заключен.

Важным условием опционного договора является обязательство покупателя использовать техническую документацию и любую информацию, полученную от продавца, только для целей опытной проверки возможности использования ноу-хау, а также сохранять конфиденциальность, предпринимая необходимые меры, в том числе ограничивая соответствующими обязательствами свой персонал. При нарушении этого обязательства, повлекшем за собой раскрытие ноу-хау, покупатель возмещает продавцу понесенные убытки.. Не менее важными условиями являются гарантии продавца временно не предлагать ноу-хау никому другому, а также заключить договор о передаче ноу-хау, если покупатель после опытной проверки, оценив возможность и экономическую целесообразность использования ноу-хау на своём предприятии, примет решение о приобретении.

Если экономическая целесообразность заключения договора о передаче ноу-хау не будет установлена, то покупатель возвратит продавцу техническую документацию, а также вернёт информацию, на основании которой принималось решение.

Очевидно, что обе стороны получают выгоды от заключения по­добного договора. Так, продавец имеет возможность частично воз­местить затраты по проведению НИОКР за счёт вознаграждения. Как правило, цена опционного договора составляет 20-30% от стоимости предполагаемой будущей сделки и не возвращается по­купателю в случае его отказа от лицензионного договора. Инфор­мация, на основании которой покупатель принимал решение о нецелесообразности приобретения ноу-хау, помогает продавцу до­работать, улучшить свою разработку.

Покупатель также обретает преимущества. На более льготных условиях, чем приобретение ноу-хау, он получает право оценить собственные возможности по внедрению новшества. При этом он получает образцы продукции, которые может выпускать в будущем, и необходимую техническую помощь продавца. Это хорошее подспорье для изучения рынка будущего товара. Такая форма сделки, как опционный договор, является удобной и выгодной для обеих сторон.

Помимо уже названных условий подобный договор включает в себя, как правило, порядок передачи документации, оказания технической помощи, порядок разрешения споров, включая арбит­ражную оговорку, условия досрочного прекращения действия дого­вора, а также имеет все необходимые атрибуты договора (указание сторон, их адреса и т.п.).

Дополнительно опционный договор может включать в себя основные условия (срок использования, размер платежей и др.), на которых в будущем будет заключаться договор о передаче ноу-хау. В этом случае он приобретает характер предварительного договора.

Договорная основа реализации объектов интеллектуальной собственности завершается серией договоров, сопутствующих лицензионной торговле и сопровождающих её:

- о поставке оборудования, комплектующих, сырья, оказании инжиниринговых услуг, передаче ноу-хау и т.д. В зависимости от того, какой из договоров является основным в сделке, сопутствующим договором называется сам лицензионный договор или дополняющий его другой договор.

- соглашение об обмене специалистами;

- дистрибьюторский договор;

- контракт на поставку или продажу;

- соглашение о создании совместного предприятия.

Это устоявшиеся ставшие типичными договоры, но есть ещё множество специфических договоров, которые являются вотчиной профессионалов торгующих новшествами.


5.3.5. Авторское право и его реализация


Одним из видов активов (а именно нематериальных активов), как субъектов предпринимательской деятельности, так и неприбыльных организаций, являются объекты авторского права. Несмотря на свою нематериальную основу, они являются частью необоротных средств таких субъектов (организаций) и подлежат бухгалтерскому и налоговому учету. Однако часто в силу незнания правовых норм, регулирующих авторское право в Украине или из-за игнорирования этих норм объекты авторского права используются без документального оформления свидетельства на них, без заключения договоров о передаче авторских прав и, как следствие, без бухгалтерского и налогового учета таких объектов. Рассмотрению порядка ведения учёта объектов авторского права, проблемам определения стоимости, а также защиты авторских прав и посвящен данный раздел.

1. Возникновение авторского права

Авторское право возникает в результате работы физического лица или группы лиц над одним, совершенно новым, отличающимся от других по своим свойствам, объектом. В дальнейшем такой объект в юриспруденции именуется произведением. Физическое лицо, которое своим творческим трудом создало произведение, является по отношению к этому произведению автором. Если произведение было создано группой авторов, то все они являются соавторами произведения и имеют по отношению к нему равные права, если иное не установлено договором между ними. Авторское право на произведение, созданное несколькими физическими лицами (соавторами), принадлежит им совместно, независимо от того, составляет ли такое произведение единое целое или состоит из частей, каждая из которых имеет ещё и самостоятельное значение (может быть использована независимо от других частей произведения).

У произведений (объектов авторского права) очень широкий спектр. Примерами произведения могут быть:

- книги, брошюры, статьи;

- выступления, лекции, речи и другие устные произведения;

- компьютерные программы, базы данных;

- музыкальные произведения;

- произведения, созданные для сценического показа, и их постановки;

- аудиовизуальные произведения;

- произведения изобразительного искусства, архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

- фотографические произведения;

- диссертации и пояснительные записки к дипломным проектам;

- тексты переводов и т.д.

Права авторов (соавторов) на произведение называются авторскими правами и включают в себя как имущественные, так и неимущественные права. К имущественным правам на какое-либо произведение относится исключительное право использования этого произведения (объекта авторского права) автором, а также исключительное право таким лицом давать разрешение или запрет на его использование другими лицами. Предоставление разрешения и передача авторских имущественных прав другому лицу может осуществляться как за вознаграждение, так и бесплатно, в зависимости от того, что предусмотрено в договоре. К неимущественным правам относятся: право на неприкосновенность произведения (т.е. право на то, чтобы созданное им произведение не изменялось в процессе его использования); право требовать или запрещать указывать своё имя в связи с использованием произведения; право указывать свой псевдоним в связи с использованием произведения. В отличие от неимущественных авторских прав имущественные права автора могут быть переданы (отчуждены) другому лицу, после чего такое лицо становится также субъектом авторского права (но не автором!).

Дата возникновения авторского права зависит от способа возникновения такого права. Авторское право может возникнуть:

а) по презумпции авторства. В соответствии с Гражданским Кодексом, если не доказано иное, то имущественные и неимущественные авторские права на произведение получает то лицо, имя которого указано на оригинале или черновике произведения; при этом процедура официальной регистрации авторского права не является обязательной и осуществляется субъектами авторского права исключительно на добровольной основе. В этом случае датой возникновения авторского права будет непосредственно дата создания произведения;

б) по договору. В том случае, когда авторское право возникает как результат выполнения работы, предусмот­ренной договором на создание данного произведения, датой возникновения авторского права будет дата подписания акта приёма-сдачи выполненных работ от исполнителя заказчику. В случае если имущественное авторское право является предметом договора купли-продажи, мены, дарения и других договоров датой возникновения имущественного авторского права у нового субъекта авторского права будет дата передачи ему имущественного авторского права, указанная в договоре. За передачу авторских прав либо права использования объекта авторского права по договору автору выплачивается вознаграждение (не путать с зарплатой!).

Типовые формы договоров и других первичных документов, регистрирующих как возникновение объектов авторских прав в рамках трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, так и передачу имущественных авторских прав на произведение, установлены целым рядом нормативных документов. Например, Приказом Министерства образования и науки Украины от 28.12.2004 г. № 986 «Об утверждении образцов документов» установлено семь первичных форм, включая четыре договора, которые можно по усмотрению сторон заключить для регистрации и передачи авторского права от автора другому лицу в рамках трудовых отношений;

в) по закону. В случае получения имущественного авторского права по закону в качестве наследства датой возникновения имущественного авторского права на произведение будет дата возникновения права на наследство. В случае если авторское право, как имущественное, так и не имущественное, возникает по закону в результате судебного решения, решающего споры по установлению субъекта авторских прав, датой возникновения авторского права является дата решения суда по установлению такого субъекта.

Несмотря на то, что для возникновения и осуществления авторского права государственная регистрация такого права не является обязательной, многие авторы, чтобы избежать споров и защитить свои права, прибегают к этой процедуре. Наличие авторского свидетельства также необходимо для осуществления бухгалтерского и налогового учёта авторского права как нематериального актива, ведь процедура выдачи авторского свидетельства предусматривает не только выдачу документа об объекте авторского права (обес­печивая таким образом документальное основание для оприходования данного нематериального актива), но и проверку предоставленного образца произведения на уникальность и обоснованность получения его автором авторского свидетельства.

Процедура регистрации авторского права регулируется Постановлением КМУ «О государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение» от 27.12.2001 г. № 1756. Регистрация авторского права осуществляется Государственным департаментом интеллектуальной собственности.

Субъект авторского права или одна из сторон, заключающих авторский договор (трудовой или гражданско-правовой договор о передаче имущественного авторского права от автора произведения другому лицу), подаёт в департамент пакет документов, включающих в себя: заявление; авторский договор; образец произведения в материальной форме; документ, подтверждающий уплату гос­пошлины за выдачу свидетельства; доверенность (если оформление свидетельства осуществляет доверенное лицо); прочие необходимые для регистрации авторского права документы. Получив пакет документов, Государственный департамент интеллектуальной собственности в течение месяца рассматривает их и по окончании этого срока предоставляет заявителю либо свидетельство, зарегистрированное в Государственном реестре свидетельств, о регистрации авторского права на произведение, либо обоснованный отказ в выдаче такого свидетельства.

Своё авторское право при желании авторы могут оповещать специальным знаком. Этот знак установлен п. 3 ст. 11 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 г. № 3792-ХІІ (далее — Закон № 3792). Он выглядит следующим образом: латинская буква «с», обведенная кругом — ©, имя лица, имеющего авторское право; год первой публикации произведения. Например, авторский знак писателя Иванова И.И. будет выглядеть так: «© Иванов И.И., 2007», где 2007 — год первой публикации книги, на которой указывается этот знак. Такой знак (если он зарегистрирован) проставляется на оригинале и на каждом экземпляре произведения.

Этот авторский знак особенно удобен в тех случаях, когда автор работает, не указывая на экземплярах своих произведений своего настоящего имени, а используя псевдоним. В таких случаях бывает трудно определить, какое физическое лицо является автором произведения. Регистрация же псевдонима как авторского знака с одной стороны позволяет сохранить анонимность автора для широкой публики, с другой, в случае необходимости, позволяет подтвердить авторские права на тот или иной объект авторского права.

2. Реализация авторского права

Реализация авторского права, т.е. использование этого права для получения какой-либо выгоды, может осуществляться собственником (субъектом) авторских прав несколькими способами:

- путём продажи имущественных авторских прав другому лицу (по авторскому договору);

- путём предоставления права пользования объектом авторского права за вознаграждение (по лицензионному договору);

- путём получения процентов за каждое использование (за каждый проданный экземпляр копии) объекта авторского права (роялти).

В ситуациях, в которых авторское право возникает по презумпции авторства или по закону в результате получения наследства, реализация авторского права происходит наиболее простым путем: размер вознаграждения устанавливается по согласованию сторон. Наиболее запутанная, хотя и очень распространенная в нашей стране ситуация, когда авторское право возникает в результате работы по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, например, на отчёты по научно-исследовательским работам и проектно-конструкторскую документацию.


5.3.5.1. Типовые формы договоров в сфере интеллектуальной собственности между авторами и работодателями.


Становление в Украине рынка интеллектуальной собственности потребовало и разработки универсальных «правил игры» и единообразных отношений между участниками или субъектами этого рынка. Приведенные в предыдущих разделах базовые договоры должны подкрепляться целым рядом, казалось бы, более мелких договоров, однако их значимость во взаимоотношениях покупателя и продавца в сфере интеллектуальной собственности огромна, позволяющая предотвратить споры, как говорят, ещё на берегу.

Учитывая важность этого обстоятельства, Министерство образования и науки Украины разработало типовые формы целого ряда договоров, которыми регулируются на единой методологической основе отношения между соавторами и между авторами и работодателями или владельцами прав на объекты интеллектуальной собственности, утвердив их приказом от 28.12.04 № 986.

Полные тексты этих договоров не составляет труда найти в Интернете, поэтому привожу только их названия. Однако главные договоры, которые сейчас игнорируются работодателями, но необходимые для создателей объектов права интеллектуальной собственности приведены в приложении 5.3.5.

- Сообщение о создании объекта промышленной собственности;

- Договор о распределении имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные при исполнении служебных обязанностей или отдельного поручения работодателя;

- Договор между творцом (творцами) и работодателем о передаче права на получение охранного документа на объекты права интеллектуальной собственности, созданные в связи с исполнением трудового договора;

- Договор между работодателем и творцом о вознаграждении;

- Лицензионный договор о предоставлении разрешения на использование коммерческой тайны;

- Договор между соавторами о вкладе в создании объекта права интеллектуальной собственности и распределении вознаграждения;

- договор о добросовестном поощрении за использование рационализаторского предложения.