Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   68

2. В первых трех абзацах п. 1 предусмотрены правовые последствия подачи разными заявителями заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одной и той же датой приоритета.

В случае обнаружения экспертизой такого факта патент на соответствующий объект может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. При этом заявители обязаны добиться искомого соглашения и сообщить о нем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 12 месяцев со дня получения ими соответствующего уведомления от указанного федерального органа.

В случае выдачи патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Следует особо подчеркнуть, что в приведенной выше норме описан случай специального соавторства, который не отвечает критериям соавторства как совместного творческого труда (см. комментарий к ст. 1348 ГК РФ).

Ситуация более или менее удовлетворительна, когда авторы и заявители - одни и те же лица. Если же авторы и заявители - разные лица, то последние решают судьбу соавторства лиц, которые по тем или иным причинам могут и не желать быть соавторами. По сути, в указанной ситуации законодателем предусмотрен случай "принудительного" соавторства, поскольку, как указано в п. 2 ст. 1228 ГК РФ, отказ от личных имущественных прав, в том числе и от права авторства, ничтожен.

Единственное, что в такой ситуации может сделать автор, это отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение (см. комментарий к п. 1 ст. 1385 ГК РФ) и о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (см. комментарий к п. 1 ст. 1394 ГК РФ).

3. В абзаце четвертом п. 1 комментируемой статьи предусмотрены правовые последствия подачи одним и тем же заявителем заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одной и той же датой приоритета.

В указанном случае патент выдается по заявке, выбранной заявителем. В течение 12 месяцев с даты получения уведомления от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель должен сообщить в указанный федеральный орган о своем выборе.

4. В абзаце пятом п. 1 указаны неблагоприятные последствия (признание соответствующих заявок отозванными) непоступления в течение установленного срока (12 месяцев) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сообщения заявителей о достигнутом соглашении или сообщения единственного заявителя о сделанном им выборе либо совместной просьбы заявителей или просьбы единственного заявителя о продлении указанного 12-месячного срока.

Продление указанного срока осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 1386 ГК РФ, т.е. как и в случае продления срока ответа на запрос при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.

5. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрено особое регулирование при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя, т.е. когда заявитель подает идентичные заявки на изобретение и полезную модель.

В таком случае после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке (см. комментарий к ст. 1394 ГК РФ). При этом публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели осуществляются одновременно.


3. Экспертиза заявки на выдачу патента.

Временная правовая охрана изобретения, полезной

модели или промышленного образца


Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение


Комментарий к статье 1384


1. Раздел 3 параграфа 5 гл. 72 ГК РФ посвящен вопросам экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также временной правовой охраны изобретения.

Рассматриваемый раздел содержит заголовок "Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца", что представляется очевидной технической ошибкой законодателя, поскольку в соответствующей статье ГК РФ (см. комментарий к ст. 1392 ГК РФ) речь идет только о временной правовой охране изобретения.

2. Комментируемая статья устанавливает правила, регламентирующие проведение формальной экспертизы заявки на изобретение.

В ранее действовавшем патентном законодательстве указанные правила являлись составной частью чрезвычайно обширной ст. 21 Патентного закона РФ.

В настоящее время положения, содержащиеся в ст. 21 Патентного закона РФ, сосредоточены в шести статьях, что представляется оптимальным для восприятия их содержания.

Вместе с тем такое разграничение нормативного материала предполагает для определенных случаев дублирование соответствующих положений, о чем будет сказано ниже.

3. В пункте 1 комментируемой статьи сформулировано общее правило, согласно которому по всем поступающим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявкам на изобретение проводится формальная экспертиза.

Содержание указанной экспертизы - проверка наличия документов, предусмотренных в составе заявки на выдачу патента на изобретение (см. комментарий к п. 2 ст. 1375 ГК РФ), и их соответствие установленным требованиям.

Это классические условия формальной экспертизы, которая не предусматривает проверку существа заявленного изобретения. Проведение формальной экспертизы не лимитировано какими-либо временными рамками.

Кроме того, в практике экспертизы, согласно проекту Регламента по изобретениям, проверяются:

- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;

- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

- соблюдение требования единства изобретения;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;

- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации (МПК). Если это не сделано заявителем, то производится такое классифицирование.

4. В практике экспертизы поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке.

При этом заявке присваивается десятизначный регистрационный номер указанного федерального органа (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных - порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение одного месяца с даты поступления документов заявки. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. После регистрации заявки проводится собственно ее формальная экспертиза.

5. Как известно, заявитель правомочен до принятия решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента вносить в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов (см. комментарий к п. 1 ст. 1378 ГК РФ).

В указанном случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения (п. 2 комментируемой статьи).

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату подачи заявки в заявке, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Если в результате проверки обнаружится, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленного решения, то они при рассмотрении заявки на изобретение в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, во внимание не принимаются. Однако эти материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. При этом указанный федеральный орган уведомляет об этом заявителя.

6. В пункте 3 комментируемой статьи предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после завершения формальной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления в указанный федеральный орган заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов (см. комментарий к п. 3 ст. 1375 ГК РФ).

Вместе с тем положения проекта Регламента по изобретениям (п. 21.6) предусматривают упрощенный порядок установления даты подачи заявки, заимствованный из Договора о патентном праве (PLT) от 1 июня 2000 г. и Инструкции к этому Договору. Это относится, прежде всего, к заявлению о выдаче патента и к описанию изобретения для целей установления даты подачи заявки.

Не вызывает сомнения, что упрощенный порядок установления даты подачи заявки является существенной льготой для заявителей, что можно только приветствовать. Однако вполне очевидно, что указанный порядок должен быть установлен на уровне ГК РФ, а не подзаконного акта, или в ГК РФ должна быть сделана соответствующая ссылка на указанный подзаконный акт. Как известно, установление даты подачи осуществляется при проведении экспертизы заявки на изобретение, т.е. в рамках административных правоотношений, где действует следующий правовой принцип: разрешено только то, что непосредственно указано в законе.

7. В пункте 4 комментируемой статьи речь идет о случаях, когда заявка на изобретение подана с нарушением установленных требований к документам заявки. В этих случаях федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы.

Гражданский кодекс не содержит ограничений по количеству запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке на изобретение.

В проекте Регламента по изобретениям установлен закрытый перечень оснований для направления указанного запроса, состоящий из 20 позиций. К таким основаниям, в частности, относятся: отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из предписанных документов или представление документов в количестве экземпляров меньше установленного; отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основание для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты; отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если она представлена на другом языке; отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным; отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, когда они необходимы; отсутствие в описании изобретения предписанных структурных разделов; отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана.

Если заявитель в установленный срок (т.е. в течение двух месяцев) не представит запрашиваемые документы (т.е. исправленные или недостающие документы) или не подаст ходатайство о продлении этого срока, то заявка признается отозванной. При этом этот срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на 10 месяцев.

8. В пункте 5 комментируемой статьи предусмотрен случай, когда заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (см. комментарий к п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

В этом случае федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение 2 месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться. При этом другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае отсутствия реакции заявителя на указанное уведомление рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Указанные выше положения п. 5 о проверке соблюдения требования единства изобретения в рамках ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ были общими как для формальной экспертизы, так и для экспертизы по существу, т.е. они могли применяться при проведении обоих видов экспертизы заявки на изобретение.

В настоящее время эти положения формально не относятся к экспертизе по существу. Однако следует полагать, исходя из общего характера указанных положений, что они могут применяться как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы такой заявки по существу.

9. Сказанное выше в полной мере относится к положениям, предусмотренным п. 2 комментируемой статьи, о проверке соблюдения требования неизменности сущности заявленного изобретения в результате представления заявителем дополнительных материалов.


Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение


Комментарий к статье 1385


1. В комментируемой статье установлены правила публикации сведений о заявке на изобретение. В ранее действовавшем патентном законодательстве вопросы публикации сведений о заявке были урегулированы в п. 6 ст. 21 Патентного закона РФ.

Публикация сведений о заявке на изобретение (или публикация заявки) предусмотрена патентными законодательствами большинства стран мира, а также международными договорами как универсального характера (Договор о патентной кооперации 1970 г.), так и регионального характера (Европейская патентная конвенция 2000 г., Евразийская патентная конвенция 1994 г.).

Цель публикации сведений о заявке на изобретение - информирование заинтересованных лиц (изобретателей, предпринимателей и др.) о предполагаемых исключительных правах на изобретения. Такая информация представляет большую ценность, поскольку является ориентиром для других разработчиков при осуществлении ими изобретательской деятельности, а также предостережением для потенциальных нарушителей чужих патентных прав.

2. В абзаце первом п. 1 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому сведения о заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикуются по истечении 18 месяцев со дня ее публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанная публикация производится автоматически, без подачи какого-либо ходатайства со стороны заявителя. При этом состав публикуемых сведений определяется не федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом), как было прежде, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. Министерством образования и науки РФ).

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует следующие сведения о заявке на изобретение:

- номер заявки;

- дату подачи заявки в указанный федеральный орган;

- имя и наименование заявителя;

- код страны места жительства или места нахождения заявителя в соответствии со стандартом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 и адрес для переписки с ним или его представителем;

- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны местожительства автора изобретения в соответствии со стандартами ВОИС ST.3;

- номер, дату и код в соответствии со стандартами ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в указанный федеральный орган;

- индекс рубрики Международной патентной классификации (МПК), как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;

- название изобретения;

- первоначальную формулу изобретения или, если она изменялась, последнюю на момент истечения 12 месяцев с даты подачи заявки измененную заявителем в установленном порядке формулу изобретения;

- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной (дату отзыва или дату, с которой заявка признана отозванной).

3. В абзаце втором п. 1 предусматривается, что автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

Данная норма присутствует в патентных законодательствах многих стран мира, а также в международных договорах о региональном патенте.

Вполне очевидно, что отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке должен быть оформлен путем подачи соответствующего ходатайства в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный отказ учитывается при публикации сведений о заявке, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации. В этот же срок автор может отозвать свой отказ.

4. В абзаце третьем п. 1 предусмотрено исключение из общего правила о публикации сведений о заявке на изобретение по истечении 18 месяцев со дня подачи заявки.

Публикация сведений о заявке до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки производится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение. Указанное ходатайство удовлетворяется при условии соответствующей оплаты в течение 6 месяцев с даты его поступления.

Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, то указанный 6-месячный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы.

5. В абзаце четвертом п. 1 изложены условия, при наличии которых публикация сведений о заявке по ходатайству заявителя не производится.

Так, сведения о заявке не публикуются, если на дату подачи ходатайства (т.е. до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки) заявка была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений РФ.

6. В пункте 2 комментируемой статьи закреплено право любого лица на ознакомление с документами заявки на изобретение.

Реализация такого права связана с двумя условиями. Во-первых, это право предоставляется после публикации сведений о заявке на изобретение. Во-вторых, на дату публикации заявка не должна быть отозвана или быть признанной отозванной. При этом порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается не федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (т.е. Роспатентом), как было прежде, а федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (т.е. Министерством образования и науки РФ).

Следует учитывать также то обстоятельство, что в комментируемой норме говорится об ознакомлении с документами заявки, которые определены в ст. 1375 ГК РФ, а не о материалах заявки, как это предусматривалось в Патентном законе РФ в редакции 1992 г. Иными словами, для целей ознакомления не предоставляется переписка заявителя с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и другие подобные материалы.

В практическом плане ознакомление с документами заявки, сведения о которых опубликованы, осуществляется в форме выкладки описания изобретения, формулы изобретения, чертежей, если они имеются в заявке, реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в установленном порядке в течение 12 месяцев с даты подачи заявки. При этом копии выложенных документов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

7. По общему правилу опубликованные сведения о заявке на изобретение включаются в уровень техники в отношении других заявок при проверке патентоспособности изобретения.

В пункте 3 комментируемой статьи описана ситуация, когда произведена публикация сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной.

Такие сведения не включаются в уровень техники, но только в отношении последующих заявок того же заявителя, при условии подачи их в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения 12 месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.


Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу


Комментарий к статье 1386


1. Комментируемая статья посвящена самому важному этапу экспертизы заявки на изобретение - экспертизы по существу.

В России в 1992 г. введена так называемая отсроченная экспертиза заявки на изобретение, которая получила широкое распространение в мире.