Geum.ru

Кодекса российской федерации материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 мая 2010 года

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Ввоз на территорию Российской Федерации продукта - традиционно автономный способ использования, обусловленный территориальным принципом действия, исключительного патентного права. Ввоз продукта считается нарушением исключительного права, если используемое в продукте решение зарегистрировано в России. В отношении объектов патентного права закон не содержит оговорку о том, что ввоз продукта является нарушением исключительного права только в том случае, если он осуществляется "в целях распространения" (как это сделано в подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК в отношении объектов авторского права). В то же время необходимо принимать во внимание общие ограничения исключительного права. Поэтому, например, ввоз продукта на территорию Российской Федерации для удовлетворения личных нужд не будет считаться нарушением в соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ. Традиционно непростой проблемой является разграничение ввоза и транзита продукта. В целом эта проблема должна разрешаться в рамках таможенных правил, принятых для транзита товаров, ввоз которых на территорию данной страны запрещен. Однако есть все основания считать, что, как писал столетие назад А.А. Пиленко, "если из страны, где изготовление данного продукта дозволено, этот последний перевозится по русской территории или под русским флагом в страну, где продажа его также не запрещена, то, по-видимому, нет оснований считать права русского патентодержателя нарушенными" <1>.

--------------------------------

<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 449 (Серия "Классика российской цивилистики").


Изготовителем продукта будет считаться лицо, создавшее продукт как собственными силами, так и заказавшее его создание для себя. Соответственно, подрядчик, изготовивший продукт без согласия патентообладателя, не может быть признан нарушителем исключительного права - таким нарушителем является заказчик <1>. Изготовление продукта без согласия патентообладателя считается нарушением само по себе, если только изготовитель не докажет, что такое использование продукта подпадает под общие ограничения исключительного права.

--------------------------------

<1> См. по аналогии п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах".


С произведенной продукцией изготовитель может осуществлять два действия: либо применять ее для собственных нужд, либо вводить в оборот. Разделение этих действий возможно в том случае, когда патентообладатель сам изготовляет продукцию, а затем предоставляет ее по лицензионному договору определенному лицу только для применения (без права введения в оборот) либо же, наоборот, только для введения в оборот (например, продажа по договору комиссии). Изготовитель-патентообладатель, продающий свою продукцию сам или посредством другого лица, уже не вправе ограничивать покупателей в способах использования этой продукции ("исчерпание права" - см. п. 6 ст. 1359 ГК). Следует также заметить, что полученное лицензиатом от патентообладателя разрешение только на изготовление продукции будет абсурдно, если с ней нельзя будет совершать никаких других действий. Смысл лицензионного договора в этом случае теряется.

"Предложение о продаже" продукта специально упомянуто в числе действий, прямо нарушающих исключительное право. С точки зрения общегражданских норм "предложение о продаже" - это прежде всего оферта (ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК). По словам А.А. Пиленко, "оферта несомненно наказуема, если она касается изготовленного уже продукта; оферта вероятно наказуема, если она касается продукта, имеющего быть изготовленным или ввезенным в страну. Всякое выставление на продажу (на выставке, в магазине и т.д.) несомненно наказуемо" <1>. В то же время суды, удовлетворяя иски патентообладателей о нарушении их исключительного права, в своих решениях часто специально оговаривают запрет на рекламу. "Введением продукта в оборот" помимо его продажи являются все действия по предоставлению прав владения, пользования или распоряжения продуктом независимо от того, преследуется ли при этом цель извлечения прибыли (дарение, аренда, доверительное управление и т.п.).

--------------------------------

<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 448.


Необходимо обратить внимание на то, что контрафактная продукция сама по себе не относится к вещам, изъятым из оборота <1>.

--------------------------------

<1> См. ответ на вопрос 11 в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 г., утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 г.


Хранение продукта признается самостоятельным нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей введения продукта в оборот. Как представляется, наличие этих целей презюмируется - опровержение презумпции должно быть возложено на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. В гражданском праве под хранением вещей понимается договорная конструкция, однако "хранение продукта" в рассматриваемом контексте должно пониматься в его бытовом значении. Нарушителем исключительного права является лицо, не только передавшее продукт на хранение третьему лицу, но и хранящее контрафактную продукцию у себя. Поклажеприниматель по договору хранения субъектом ответственности не является.

4. В подп. 2 - 4 п. 2 комментируемой статьи указаны варианты использования запатентованного способа (который, как известно, может быть только изобретением). Способ отличается от продукта тем, что является в чистом виде бестелесным объектом. К способу неприменимы понятия "изготовление", "ввоз", "продажа" и т.п. Передача информации о способе также не может считаться его недозволенным распространением в смысле патентного права <1>. Поэтому использованием способа являются все действия с продуктом (или с устройством как разновидностью продукта), в котором реализован способ. Что касается способа как такового, то суды считают, что его реклама также является использованием изобретения.

--------------------------------

<1> См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 449 - 450. За разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них предусмотрена административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ).


Существует несколько вариантов практической реализации запатентованного способа.

Реализация способа может проявиться только при получении продукта (подп. 2 п. 2 комментируемой статьи). Э.П. Гаврилов указывает, что в этом случае наступает "косвенная охрана" способа, суть которой заключается в том, что исключительное право распространяется не только на запатентованный способ, но и на продукт, полученный этим способом, "например, если запатентован способ изготовления пива, то владелец патента может контролировать (запрещать или разрешать) гражданский оборот пива, изготовленного запатентованным способом" <1>. Изобретение может быть запатентовано, если оно является новым способом получения известного продукта. В этом случае бремя доказывания того, что продукт получен именно этим способом, возлагается на патентообладателя. Но изобретение может быть запатентовано и тогда, когда оно является способом получения нового продукта, неизвестного на дату приоритета. В этом случае устанавливается презумпция того, что все идентичные продукты получены запатентованным способом. Соответственно, бремя доказывания обратного возлагается на изготовителя продукта. Так, в суде рассматривалось дело, касающееся изготовления стекол, которые суд признал новым продуктом, при изготовлении которого, по мнению патентообладателя, использовался запатентованный им способ. Экспертиза пришла к выводу, что установление факта применения конкретного способа при изготовлении стекла возможно только при экспертном наблюдении за действующим оборудованием и технологическим процессом выпуска этого стекла. Однако изготовитель воспрепятствовал экспертному наблюдению. Суд пришел к выводу, что изготовитель не доказал факт неиспользования им патента, в связи с чем признал, что стекло следует считать полученным запатентованным способом <2>.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12. С. 8 - 9.

<2> Постановление ФАС Поволжского округа от 27 октября 2003 г. по делу N А57-7546/00-19-11-13.


Реализация запатентованного способа может автоматически проявиться безотносительно к тому, в каком именно устройстве он используется (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи). В этом случае все устройства различных производителей могут функционировать только в случае реализации способа. Получается, что изготовители устройств используют запатентованный способ. В.И. Еременко указывает на то, что это положение является особенностью российского законодательства, и приводит следующий пример: "Если получен патент на способ обработки видеосигнала, у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки" <1>.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 442 (автор - В.И. Еременко).


Запатентованный способ может заключаться в чистом виде в "процессе осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств" (п. 1 ст. 1350 ГК). Тогда реализация способа будет заключаться в осуществлении данного процесса, т.е. непосредственно путем применения способа (подп. 4 п. 2 комментируемой статьи). Примером может служить: патент РФ N 2019105 "Способ борьбы с нежелательной растительностью" (имеется в виду способ борьбы с сорняками - см. п. 5 настоящего комментария).

5. В п. 3 комментируемой статьи установлена важнейшая предпосылка защиты прав патентообладателя: ему необходимо доказать, что используется именно его изобретение, полезная модель или промышленный образец. Тождество решений, использованных лицом, которое не обладает исключительным правом, определяется экспертизой, назначенной судом (но выводы экспертизы оцениваются судом на общих основаниях). Эксперт проводит сравнение приведенных в патенте признаков объектов патентных прав с признаками, которые использованы в противопоставляемом продукте или способе. Полное формальное совпадение приведенных в патенте признаков и будет означать использование чужого объекта патентных прав. При неполном совпадении в отношении изобретения и полезной модели эксперт выясняет, не является ли расхождение эквивалентным признаком, "то есть равнозначным, равноценным, позволяющим получить одинаковый результат одинаковым в принципе путем" <1>. Эквивалентный признак приравнивается к признаку, приведенному в патенте на изобретение и полезную модель (к промышленным образцам учение об эквивалентных признаках не применяется). В качестве примера можно привести случай, когда суд признал (вопреки мнению эксперта), что "содержание в чае "RED-SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая" <2>.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72. С. 10.

<2> Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2009 г. по делу N КГ-А40/10092-08.


Иллюстрацией сравнения признаков способа может служить следующий пример из судебной практики. Рассматривался запатентованный способ борьбы с сорняками, признаками которого являлись: обработка культурных возделываемых растений (признак N 1) производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения (признак N 2), в количестве от 4 до 250 г на 1 га (признак N 3). В рекламном проспекте ответчика было указано, что рекламируемое им производное сульфанилмочевины, а именно трифлусульфурон-метил (совпадение с признаком N 2), применяется путем наземного опрыскивания посевов (совпадение с признаком N 1) в количестве 15 г на 1 га (совпадение с признаком N 3). В результате суд пришел к выводу о нарушении исключительного права патентообладателя <1>.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. по делу N К-А40/9331-08.


Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, "то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право" <1>. Подтверждением тому служит пример из судебной практики: "В папке, производимой ответчиком, отсутствует существенный признак, указанный в независимом пункте 1 описания полезной модели "Папка" N 72659, а именно наличие на переднем листе отверстий. Таким образом, ответчик не использует каждый признак полезной модели" <2>.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72. С. 9.

<2> Постановление ФАС Московского округа от 8 апреля 2009 г. по делу N КГ-А40/2283-08.


В то же время объект патентных прав считается использованным, если в противопоставляемом продукте или способе помимо всех до единого признаков запатентованного решения присутствуют дополнительные признаки <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.


Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец


Комментарий к статье 1359


1. Система ограничений исключительного права разработана только в современных законодательствах - еще в начале XX в. ее попросту не существовало, поскольку исторически интеллектуальная собственность развивалась в категориях "монополии" и "привилегии", по своему определению первоначально ограничений не предполагавших. В наше время общей предпосылкой введения ограничений исключительного патентного права является "обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц" <1>. Комментируемая статья как раз и содержит случаи такого ограничения, а конкретно - случаи свободного использования запатентованного решения. Соответственно, использование объекта патентных прав в указанных случаях не является нарушением исключительного права (абз. 1 комментируемой статьи). Свободное использование означает использование бездоговорное (т.е. не требует получения согласия патентообладателя). Спецификой патентного права по сравнению с авторским правом является незначительное количество случаев бездоговорного использования с выплатой патентообладателю компенсации.

--------------------------------

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N 613-О-О.


В ст. ст. 1360 и 1361 ГК РФ приведены иные случаи бездоговорного использования объектов патентного права, которые по своей сути не относятся к случаям свободного использования. Следует отметить, что все случаи бездоговорного использования не распространяются на контрафактную продукцию - действия с ней всегда будут являться нарушением исключительного права патентообладателя. В этой связи следует обращать особое внимание на случаи, когда свободное использование объектов патентного права допускает изготовление и ввоз продукции без согласия патентообладателя.

2. Начать анализ случаев свободного использования объектов патентных прав следует с конца перечня, помещенного в комментируемой статье (подп. 6), - с института исчерпания исключительного права. Все остальные случаи свободного использования применяются лишь тогда, когда они не покрываются исчерпанием права. Суть исчерпания права заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с разрешения патентообладателя. Так, покупка вертолета предполагает его свободное использование в полном объеме: собственник может летать на нем в личных целях, может использовать для эвакуации пострадавших при землетрясении и в других случаях без объяснения мотивов и целей своих действий. Следует обратить внимание на то, что исчерпание права на запатентованные продукты является несравненно более полным по сравнению с исчерпанием авторского исключительного права (см. ст. 1272 ГК). Ограничение, вызванное исчерпанием права, разумеется, не распространяется на случаи приобретения контрафактной продукции. Исчерпание права не предполагает возможности изготовления продукции, содержащей идентичные решения, которые использованы в продукте, правомерно введенном в оборот. "Институт исчерпания прав, - по мнению А.Л. Маковского, - один из наиболее важных ограничителей исключительных прав, проявляющий себя постоянно и в массовом количестве" <1>.

--------------------------------

<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 299 (автор - А.Л. Маковский).


3. Вторым по значимости случаем свободного использования запатентованного решения следует признать использование объекта патентных прав "для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода" (подп. 4 комментируемой статьи). Использование объекта чужих патентных прав в данном случае возможно прежде всего при непосредственном изготовлении лицом продукта (изделия), содержащего запатентованное решение (своими руками или по заказу). При этом не играет роли, изготовлен продукт в результате параллельного независимого творчества или с использованием чужих идей (в том числе непосредственно с использованием материалов патентной заявки). Следует признать, что под свободное использование продукта подпадает и его "ввоз на территорию Российской Федерации" лицом, собирающимся использовать продукт в личных целях. Представляется, что личные цели при этом должны презюмироваться. Использование запатентованного способа как "процесса осуществления действий" допускается во всех случаях.

Прежде всего, рассматриваемый случай относится к гражданам, но может быть применим и к юридическим лицам. При этом по аналогии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" следует признать, что под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (оргтехника, офисная мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т.п.). Для юридического лица, наверное, можно признать использованием в личных целях очистку с применением запатентованного решения снега на внутренней территории завода для прохода своих работников. Но, например, влажная уборка полов в торговом центре уже должна считаться связанной с обеспечением предпринимательской деятельности.

4. Близко примыкает к свободному использованию запатентованного решения предусмотренное в подп. 5 комментируемой статьи "разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения". В то же время имеются некоторые особенности. Прежде всего речь идет только об использовании изобретения, потому что лекарственное средство - это не устройство (значит, не полезная модель) и не изделие (значит, не промышленный образец). Лекарственные средства всегда изготавливаются либо из определенного вещества, либо определенным способом, а такие технические решения могут быть только изобретениями (ч. 1 п. 1 ст. 1350 ГК). Обращает на себя внимание и множественность задействованных лиц: врач, который выписывает рецепт; провизор, который изготовляет лекарство в аптеке; наконец, лицо, для которого изготавливается лекарство. Вопреки бытующему мнению в данном случае не требуется специального указания на то, что для свободного использования лекарства мало его изготовить, надо его еще и продать, т.е. ввести в оборот. Купли-продажи здесь нет: лекарство изготавливается за плату, но по заказу лица, предъявляющего рецепт, т.е. налицо договор подряда. Соответственно, рассматриваемый способ вообще не предполагает введения изготовленного лекарства в оборот (нарушением исключительного права будет как раз продажа заказчиком изготовленного лекарства). Исторически данный способ свободного использования следует признать осколком некогда принятого законодательством положения, по которому "из соображений публичного интереса, не допускающего привилегирования таких изобретений, которые касаются общественного блага", вообще не допускалась защита патентным правом лекарственных веществ и способов их приготовления <1>. Теперь, как известно, лекарства не только патентуются, но патентообладателю даже предоставляются льготы по увеличению срока действия исключительного права (см. п. 2 ст. 1363 ГК). Поэтому потребовалась подробная регламентация случаев свободного использования запатентованного лекарственного вещества или способа его приготовления. Надо признать, что регламентация получилась излишне подробной: с одной стороны, сама сущность изготовления лекарственного средства по рецепту предполагает разовый характер такого изготовления, с другой же стороны, количество изготовлений новых порций лекарства по одному рецепту может быть очень велико.

--------------------------------