Geum.ru

Комментарий к части четвертой гражданского кодекса российской федерации

Вид материалаКодекс
Подобный материал:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   68

5. Как отмечалось выше, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Указанные требования являются универсальными условиями патентоспособности изобретения (иногда их именуют критериями или признаками патентоспособности).

Как уже указывалось, в России с 2003 г., кроме трех универсальных условий патентоспособности изобретения, на уровне закона предусмотрено дополнительное условие патентоспособности - технический характер решения.

Заявленное решение, имеющее технический характер и одновременно удовлетворяющее всем указанным условиям (критериям) патентоспособности, является патентоспособным со всеми вытекающими из этого факта правовыми последствиями (выдача патента, защита патентных прав и т.п.). Если изобретение не соответствует хотя бы одному из указанных условий (критериев), включая технический характер решения, оно не может быть запатентовано и не признается изобретением в правовом смысле этого слова.

Следует отметить, что критериальный аппарат патентоспособности изобретения прошел длительный эволюционный путь развития, насчитывающий более двухсот лет, пока не достиг своего нынешнего состояния. На начальном этапе отдельные условия (критерии) патентоспособности были выработаны судебной или административной практикой, а впоследствии включены в патентные законодательства отдельных стран.

Специфика патентного права нашей страны, связанная со стремительным характером перехода к рыночным отношениям, заключается в том, что указанные условия (критерии) патентоспособности сначала были восприняты законодательством, а затем началось их практическое осмысление административными и судебными органами.

Определенная детализация универсальных условий (критериев) патентоспособности изобретения (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость) закреплена в п. 2, 3 и 4 комментируемой статьи.

6. Условие патентоспособности изобретения "новизна", сформулированное в п. 2 комментируемой статьи, увязано с понятием "уровень техники": изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Понятие общедоступности определено в подзаконном акте: при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Принципиально важным в указанном понятии является то обстоятельство, что масштабы распространения той или иной информации не имеют значения при ее отнесении к уровню техники. Для потери новизны достаточно, чтобы даже одно лицо имело возможность ознакомиться с такой информацией.

Указание в определении уровня техники на общедоступность сведений в мире свидетельствует о том, что в России, как и в большинстве стран мира, принято требование так называемой "мировой новизны", предполагающее наиболее строгие требования к доступности изобретения: оно не должно быть когда-либо и кем-либо опубликовано и не должно применяться ни в одной стране мира.

Иными словами, в уровень техники входит все, что стало раскрыто и общедоступно, независимо от каких-либо ограничений относительно времени, места и субъекта раскрытия (последним может быть даже сам автор).

Следует отметить, что в исторической ретроспективе универсальный критерий новизны (он существовал всегда, но к нему предъявлялись разные требования) эволюционировал от локальной (местной) новизны, минуя этап относительной мировой новизны, к мировой новизне. Локальная (местная) новизна означает недоступность к изобретению только в пределах страны. При относительной мировой новизне печатные публикации противопоставляются новизне независимо от места их доступности, т.е. по принципу мировой новизны, однако открытое применение рассматривается в качестве обстоятельства, порочащего новизну, если оно имело место в стране патентования, а факт применения изобретения за границей не влияет на оценку его новизны.

Дата приоритета изобретения устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение (см. комментарий к ст. 1381 ГК РФ).

От даты приоритета изобретения следует отличать дату, определяющую включение источника информации, содержащего порочащие новизну сведения, в уровень техники. В проекте Регламента по изобретениям определены даты, с которых изобретению могут противопоставляться общедоступные сведения, имеющиеся в различных источниках информации. Для различных источников информации, насчитывающих 14 позиций, приняты определенные даты, например для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку; для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-rom дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

7. Следует особо отметить, что при исследовании новизны изобретения в уровень техники включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения, т.е. не отвечающие требованию общедоступности на дату приоритета изобретения.

Такие сведения изложены в абз. четвертом п. 2 комментируемой статьи: при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в России изобретения и полезные модели.

Как следует из вышеизложенного, в уровень техники могут включаться, искусственно его расширяя, неопубликованные заявки, в целях противодействия такому негативному явлению, как "двойное патентование", которое возможно в случае последовательной подачи заявок на идентичные изобретения, причем подача второй заявки происходит до момента публикации первой заявки.

Особенность российского патентного права заключается в том, что заявителю не может быть противопоставлена его же заявка, в которой раскрыто изобретение, являющееся предметом второй рассматриваемой заявки. Ведь в комментируемой норме речь идет о включении в уровень техники заявок, поданных "другими лицами", т.е. другими заявителями.

Важно иметь в виду, что по рассматриваемому вопросу положение российских заявителей выгодно отличается от положения заявителей, испрашивающих европейский патент согласно Европейской патентной конвенции 2000 г., ст. 54 которой допускает такое прискорбное для них явление, как "самостолкновение" заявок в случае последовательной подачи одним заявителем заявок по одной тематике. Вместе с тем не следует забывать отрицательные последствия "двойного патентования", открывающего для российских заявителей возможность получения, например, двух охранных документов на один и тот же объект.

Ссылки на указанные в комментируемом абзаце ст. 1385 и 1394 ГК РФ означают, что включение в уровень техники заявок обусловлено возможностью для любого лица ознакомиться с их документами. В свою очередь такое ознакомление возможно в том случае, если соответствующая заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней либо после публикации сведений о выдаче патента на изобретение или патента на полезную модель.

Следует учесть, что заявка на изобретение включается в уровень техники в отношении содержащихся в ней описания и формулы на дату ее подачи, при этом такое включение не зависит от того, выдан ли по этой заявке патент. К такой заявке приравниваются международные заявки, в которых в качестве государств патентования указана Россия, а также евразийские заявки, при условии их преобразования в российские заявки.

В целях устранения "двойного патентования", т.е. выдачи двух патентов на одно изобретение, в уровень техники также включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией 1994 г.).

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в отношении изобретений и полезных моделей нет указания на то, что они запатентованы "другими лицами". Следовательно, в уровень техники включаются изобретения и полезные модели, запатентованные в России теми же лицами, т.е. заявителями. Иными словами, запрет двойного патентования в этом случае является абсолютным и относится как к заявителям, так и к другим лицам.

Вполне очевидно, что если бы информация о запатентованных изобретениях и полезных моделях не включалась в уровень техники, то вполне вероятна возможность выдачи патентов на идентичные изобретения и полезные модели с разными датами приоритета, поскольку нельзя исключать ситуации, когда до даты приоритета более поздней заявки не выдается патент (и сведения о нем не становятся общедоступными) по более ранней заявке.

Кроме того, следует учитывать, что запатентованные в России изобретения и полезные модели (в отличие от заявок) включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой имела место их регистрация в соответствующем Госреестре.

8. Законодателем предусмотрена так называемая льгота по новизне, закрепленная в п. 3 комментируемой статьи: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.

Прежде всего необходимо учитывать, что льготный шестимесячный срок отсчитывается в обратном направлении от даты подачи заявки, а не от даты приоритета изобретения, устанавливаемого в силу ст. 1381 ГК РФ. Точка отсчета льготного шестимесячного срока (дата подачи заявки) не имеет расширительного толкования, т.е. она не распространяется на дату приоритета изобретения. Поэтому на основании нормы о льготе по новизне невозможно испрашивать, например, конвенционный приоритет, пытаясь искусственно продлить срок его действия.

Льгота по новизне, по российскому законодательству, предоставляется только в случае раскрытия информации автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации самим автором (заявителем) либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.

В этом плане упомянутое выше положение отличается от льготы по новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства государств с развитым правопорядком, согласно которой шестимесячная льгота по новизне предоставлена в двух случаях: когда имело место очевидное злоупотребление в отношении заявителя или его правопредшественника; когда заявитель или его правопредшественник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках.

9. Согласно абзацу второму п. 2 комментируемой статьи изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Изобретательский уровень - второе универсальное условие патентоспособности изобретения - используется для оценки творческой деятельности автора, отличной от простой инженерной деятельности, материализованной в патентоспособном решении, результат которой должен обладать определенным качественным уровнем.

Закрепление указанного критерия патентоспособности в ГК РФ, как и в патентных законодательствах большинства государств, явилось результатом длительной эволюции патентного права и, в частности, такого условия патентоспособности, как новизна. Со временем утвердился принцип, согласно которому не всякое формально новое решение является изобретением. Изобретательский уровень, дополнивший критерий новизны, способствует отграничению патентоспособных изобретений от иных новых технических решений, которые в субъективном смысле могут быть изобретениями только для их авторов, а в объективном смысле, т.е. с точки зрения общества, они таковыми не являются.

В патентном праве приняты различные названия, используемые для условия качественной оценки новизны изобретения (изобретательский уровень, изобретательская деятельность, изобретательский шаг, неочевидность), которые во многом сходны, но не вполне идентичны по содержанию, если учитывать материалы административной и судебной практики.

В патентных законодательствах многих европейских стран, а также в Европейской патентной конвенции 2000 г. для оценки творческого характера деятельности изобретателя предусмотрен критерий изобретательской деятельности или изобретательского шага: изобретение считается основанным на изобретательской деятельности, если оно не вытекает для специалиста очевидным образом из уровня техники.

Ключевым в данном определении является понятие специалиста. Являясь юридической фикцией, абстрактная фигура специалиста служит объективным масштабом для оценки как неочевидности изобретения, так и творческого характера деятельности конкретного изобретателя. В этом отношении фигура специалиста сходна с идентичным по своей функции понятием bonus pater familias, которое является мерилом для оценки поведения и усилий должника в обязательственном праве. Гипотетическая фигура специалиста в большой степени зависит от той области техники, к которой относится изобретение. В маломеханизированных сферах производства к нему предъявляются сравнительно небольшие требования. В таких же отраслях, как химия, биотехнология, электроника, самолето- и ракетостроение, уровень специалиста предполагается весьма высоким. Специалистом в определенной области техники может считаться специалист-практик средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в области техники и, кроме того, имеющий доступ к полному уровню техники. Для некоторых областей техники в качестве специалиста может выступать группа специалистов.

Что касается понятия очевидность, то этот термин означает нечто, что не выходит за пределы нормального прогресса в технике, как само собой разумеющееся или как логическое следствие вытекает из уровня техники, что не предполагает использования мастерства или же изобретательского таланта.

В российском патентном праве лишь в 2008 г. проектом Регламента по изобретениям предусмотрены понятия, необходимые для надлежащего установления изобретательского уровня.

В проекте Регламента по изобретениям под специалистом понимается гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

10. Третьим универсальным условием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. В п. 4 комментируемой статьи предусматривается, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При исследовании промышленной применимости проверяется:

- указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи;

- приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Следовательно, при определении патентоспособности изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с указанным назначением.

Условие промышленной применимости следует отличать от других сходных условий патентоспособности, закрепленных в патентных законодательствах некоторых государств, таких, как полезность, техническая прогрессивность, в том числе положительный эффект, который был предусмотрен п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.

Условие промышленной применимости предполагает, что предмет изобретения может быть изготовлен или использован, т.е. его возможно осуществить, не принимая во внимание качество изготовленного предмета или результат использования. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использования изобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество или результат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторы должны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не в предварительных оценках административных органов.

В целом такой подход соответствует мировой патентной практике. Вместе с тем можно отметить некоторые отличия, проявляющиеся при оценке промышленной применимости в России. Так, требование п. 2 ст. 1375 ГК РФ (см. комментарий к этой статье) к описанию изобретения (достаточность раскрытия описания для его осуществления) учитывается в практике экспертизы при оценке возможности использования изобретения в рамках исследования условия патентоспособности изобретения промышленная применимость. В патентных законодательствах большинства государств, а также в международных договорах, в том числе в Европейской патентной конвенции 2000 г., недостаточность описания является основанием для аннулирования патента.

11. Пункты 5 и 6 комментируемой статьи содержат перечни объектов, которые по тем или иным причинам исключены из правовой охраны.

Следует отметить, что указанные перечни в первоначальной редакции Патентного закона РФ 1992 г. были объединены в один закрытый перечень. Все закрепленные в них решения исключались из правовой охраны как непатентоспособные изобретения, что не соответствовало мировой патентной практике.

В результате внесения в 2003 г. изменений и дополнений в Патентный закон РФ были установлены два перечня: открытый перечень решений, которые изначально не считаются изобретениями, и закрытый перечень решений, которые не признаются патентоспособными.

В 2006 г. в связи с принятием четвертой части ГК РФ указанные перечни вновь постигли изменения. Перечень решений, которые изначально не являются изобретениями, вновь стал закрытым, а вместо перечня непатентоспособных решений изложен перечень решений, которым не предоставляется охрана в качестве изобретения.

12. В абзаце первом п. 5 данной статьи вновь установлен закрытый (исчерпывающий) перечень решений, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны изобретениями, состоящий из шести позиций. Сказанное означает, что по данному основанию никакие другие решения не могут быть исключены из правовой охраны, поскольку этот перечень не подлежит расширительному толкованию.

По своему содержанию указанный перечень практически не претерпел никаких изменений по сравнению с ранее действовавшим законодательством (п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ): открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей (т.е. промышленные образцы); правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации (т.е. базы данных).

Указанную выше категорию решений объединяет то обстоятельство, что все они имеют нетехнический характер. Включение в российское законодательство дополнительного условия (критерия) патентоспособности (технический характер решения) в принципе делает излишним как примерный, так исчерпывающий перечни нетехнических решений.

Что касается открытого перечня нетехнических решений, установленного в ст. 52 Европейской патентной конвенции 2000 г., то такой перечень, в условиях отсутствия в европейском патентном праве определения изобретения через техническое решение, оправдан, поскольку позволяет в процессе экспертизы отсекать от патентования решения, формально отвечающие критериям патентоспособности, но имеющие нетехнический характер.

Наличие закрытого перечня нетехнических решений в абз. первом п. 5 комментируемой статьи следует толковать таким образом, что указанные в этом перечне решения не подлежат проверке на патентоспособность, а в выдаче патента должно быть отказано без проведения экспертизы по существу. Однако даже если бы такой перечень не существовал, указанные решения не смогли бы пройти экспертизу по существу ввиду их несоответствия условию технического характера.

13. В абзаце втором п. 5 комментируемой статьи закреплено важное положение, предназначенное для толкования предыдущего абзаца этого пункта. В нем предусмотрено ограничение действия исключений из категории охраноспособных изобретений: в соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента изобретения касается этих объектов как таковых.