Особенности правового режима общеизвестных товарных знаков

Вид материала

Подобный материал:

Особенности правового режима

общеизвестных товарных знаков

Ранее действовавшим законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в качестве одного из обстоятельств, препятствовавших регистрации товарного знака, рассматривалось наличие правовой охраны общеизвестного в Российской Федерации товарного знака. П. 6 ст. 1483 ГК РФ (воспроизводящий с некоторыми юридико-тех-ническими уточнениями п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках), также направлен «на обеспечение новизны товарного знака. В этих целях запрещается регистрация в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации (в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации), а также обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, независимо от их приоритета. Данное основание имеет относительный характер, и указанные обозначения могут быть беспрепятственно зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении неоднородных товаров, а с согласия правообладателя могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и обозначения, сходные до степени смешения с любым из перечисленных обозначений». Это правило относится к обычным товарным знакам. А есть ли аналогичное в отношении общеизвестных товарных знаков?

Как известно, и это подтверждается разработчиками четвертой части ГК РФ, «Кодексом сохранены особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака». Вторым абзацем п. 1 ст. 1508 ГК РФ установлено ограничение для предоставления правовой охраны товарному знаку или обозначению в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака. Если провести аналогию с основаниями для отказа в регистрации, установленными ранее действовавшим Законом о товарных знаках, то это ограничение можно назвать относительным (иным), связанным с правами других лиц. Его сущность заключается в том, что претендующие на звание общеизвестного товарный знак или обозначение не могут быть признаны таковыми в случаях, когда они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Правильность рассматриваемого положения не вызывает сомнений в отношении не имеющих правовой охраны обозначений, претендующих на звание общеизвестного в Российской Федерации товарного знака, а в отношении охраняемых товарных знаков некоторые сомнения имеются. Содержание рассматриваемого положения позволяет сделать вывод, что охраняемый товарный знак, на который подано заявление о признании его общеизвестным в Российской Федерации, может иметь дату приоритета как более раннюю по сравнению с датой приоритета товарного знака другого лица, так и более позднюю. Рассматриваемое положение акцентирует внимание на дату приоритета товарного знака другого лица лишь в связи с широкой известностью товарного знака, претендующего на общеизвестность.

Таким образом, допускается ситуация, при которой правовую охрану одновременно имеют два принадлежащих разным лицам товарных знака, тождественные или сходные до степени смешения, предназначенные для использования в отношении однородных товаров, имеющие разные даты приоритета. Очевидно, что такая ситуация противоречит подпункту 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ в случае, если эти товарные знаки являются тождественными. Если же товарные знаки сходны до степени смешения, то их сосуществование возможно в случаях, когда есть предусмотренное пятым абзацем п. 6 данной статьи согласие правообладателя старшего товарного знака. Гипотетически такая ситуация может сложиться и в случаях, когда в течение пятилетнего срока после публикации сведений о государственной регистрации младшего товарного знака предоставление ему правовой охраны не будет оспорено. Вероятно, тогда придется смириться с сосуществованием двух тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, охраняемых в отношении однородных товаров. При этом, конечно, ни один из них не сможет претендовать на общеизвестность.

Но как быть с признанием товарного знака общеизвестным в случаях, когда согласия правообладателя старшего товарного знака не было или пятилетний срок со дня публикации сведений о регистрации не прошел, а широкую известность товарный знак приобрел только после даты приоритета младшего товарного знака? Заняться сначала оспариванием предоставления правовой охраны младшему товарному знаку и лишь потом возвращаться (или подавать заявление) к вопросу об общеизвестности старшего товарного знака? ГК РФ не дает ответа на этот вопрос. Поэтому интересы правообладателя товарного знака, претендующего на общеизвестность, представляются защищенными неполностью. Полагаем, что в положение второго абзаца п. 1 ст. 1508 ГК РФ должны быть внесены уточнения, направленные на защиту интересов такого правообладателя.

Ст. 4 федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что «до приведения правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса». В соответствии с этим положением в настоящее время продолжают применяться Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации³ (далее - Правила) и Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации⁴(далее - Рекомендации).

Правила содержат формальное требование к изображению товарного знака (или обозначения), в отношении которого подано заявление о признании его общеизвестным. В частности, устанавливается, что изображение представляется в пяти экземплярах на плотной, прочной бумаге (фотография, типографский оттиск и т.д.) форматом 8x8 см. Если обозначением является этикетка, то в качестве изображения может быть представлена сама этикетка. Когда обозначение является объемным (трехмерным), представляется изображение общего вида обозначения, а также изображения всех необходимых проекций обозначения, дающих о нем исчерпывающее представление. Изображение должно представляться в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается признание товарного знака (или обозначения) общеизвестным.

Как показывает практика рассмотрения заявлений о признании товарных знаков(или обозначений) общеизвестными в Российской Федерации, положение п. 2.3 Правил или аналогичное ему, которое может быть включено, например, в Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на товарный знак и знак обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак⁵, нуждается в небольшом дополнении. Если общеизвестность испрашивается в отношении уже охраняемого товарного знака, то в Роспатент должно представляться изображение именно этого товарного знака, а не его модифицированных вариантов.

К сожалению, в ряде случаев при подаче заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации наряду с номером его государственной регистрации изображение знака приводится не в том виде, в котором он был внесен в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации, а в несколько измененном. Правообладатели или их представители объясняют это положением п. 2 ст. 1486 ГК РФ, содержание которого интерпретируется следующим образом: «Использованием товарного знака признается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающую охрану, предоставленную товарному знаку». При такой мотивации почему-то забывают о вступительных словах данного пункта «для целей настоящей статьи», а статья, напомним, посвящена последствиям неиспользования товарного знака.

Таким образом, если интенсивно используется не сам товарный знак, а обозначение, базирующееся на этом товарном знаке, являющееся его вариантом, то испрашивание общеизвестности должно происходить в отношении использующегося обозначения, а не товарного знака. Сведения об использовании самого товарного знака могут быть вспомогательными. При этом, однако, следует избегать еще одной часто встречающейся ошибки. При испрашивании общеизвестности наряду со сведениями и документами, относящимися к этому товарному знаку, представляются сведения и документы, свидетельствующие об интенсивном использовании, широкой известности не столько товарного знака, сколько обозначений, являющихся его вариантами. Результатом рассмотрения и оценки таких сведений и документов может стать запрос документов, относящихся именно к товарному знаку, или отказ в признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

Из упомянутых Правил и Рекомендаций следует, что общеизвестность товарного знака (или обозначения) должна быть доказана лицом, использующим такой товарный знак (или обозначение). Для этих целей указанными документами предусмотрена необходимость представления соответствующих фактических данных. В соответствии с п. 2.2 Правил такие фактические данные мо--ут быть представлены, в частности, сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией с учетом рекомендаций, устанавливаемых Роспатентом.

Рекомендации не устанавливают каких-либо специальных требований к статусу такой организации. П. 3.2 лишь указывает, что такая организация специализируется в области проведения социологических исследований. Вследствие этого, как правило, вопросов правомочности проведения социологических исследований той или иной организацией при рассмотрении заявления о признании товарного знака общеизвестным не возникает. Хотя, если опрос будет проведен малоизвестной в области проведения социологических исследований организацией, Роспатент может запросить сведения или документы, подтверждающие, что эта организация специализируется в данной сфере деятельности.

Проблемы, возникающие на практике, связаны с оформлением результатов проведенных опросов. Результаты опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака (или обозначения) в Российской Федерации представляются, как правило, в форме отчета. Очевидно, что в соответствии с первым абзацем п. 2.2 Правил такой отчет рассматривается как документ. Как и любой другой документ, отчет о результатах опроса потребителей должен быть надлежащим образом оформлен. Возникает вопрос: соблюдение каких требований будет рассматриваться как достаточное для признания отчета о результатах опроса оформленным надлежащим образом и, соответственно, признания его документом, который может приниматься во внимание при признании товарного знака (или обозначения) общеизвестным в Российской Федерации?

По нашему мнению, при отсутствии специальных требований к оформлению отчета о результатах опроса потребителей (социологического исследования) он должен оформляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчету о проведении научно-исследовательской работы⁶. Социологические исследования, очевидно, являются исследованиями научными. Отчет о научно-исследовательской работе, как известно, должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Отчет о научно- исследовательской работе»⁷.

Этот стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления научных и технических отчетов, а также правила для случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в информационной системе. Стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работах по всем областям науки и техники, выполняемых научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями, научно-производственными и производственными объединениями, промышленными предприятиями, акционерными обществами и другими организациями. Положения настоящего стандарта могут использоваться при подготовке отчета в других сферах научной деятельности. В соответствии с положениями стандарта отчет о результатах НИР должен содержать, в частности, титульный лист, который служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.

На титульном листе приводятся в том числе следующие сведения: наименование вышестоящей организации; наименование организации - исполнителя НИР; грифы согласования и утверждения. Гриф утверждения состоит из слова «Утверждаю», должности с указанием наименования организации, ученой степени, ученого звания лица, утвердившего отчет, личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения отчета. Здесь же проставляется печать организации, утвердившей отчет. Гриф согласования состоит из слова «Согласовано», должности с указанием наименования организации, ученой степени, ученого звания лица, согласовавшего отчет, его личной подписи, ее расшифровки, даты согласования, печати согласующей организации; наименования работы; наименования отчета; номера (шифра) работы; должностей, ученых степеней, ученых званий, фамилии и инициалов руководителей организации - исполнителя НИР, руководителей НИР; места и даты составления отчета.

Достаточно часто в материалах, сопровождающих отчет о результатах опроса потребителей, или в предисловии к нему указывается, что исследование проводилось группой специалистов. Однако при этом не конкретизируется, кто именно участвовал в исследовании и подготовке отчета. В этой связи рекомендуется следовать положениям ГОСТа, который устанавливает, что в список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания руководителей НИР, ответственных исполнителей, исполнителей и соисполнителей, принимавших творческое участие в выполнении работы.

Очевидно, что при оформлении отчета о результатах опроса потребителей (как социологического исследования) должна учитываться специфика проведения социологических исследований, влекущая ряд специфических составных частей (элементов) отчета об их результатах. Например, А.А.Сусоколов, давая характеристику отчета как делового документа, пишет: «Отчет по материалам социологического исследования, выполненного по заказу фирмы или государственной организации, существенно отличается по форме и содержанию от отчета по результатам исследования, выполненного по научному гранту, а также от научной публикации. Именно поэтому далеко не все рекомендации по написанию документов двух последних типов применимы по отношению к отчету заказного исследования; и наоборот, целый ряд требований, обязательных для отчета по итогам прикладного исследования, могут не соблюдаться, или соблюдаться чисто условно, в исследованиях других типов.

Отчет - это вид коммуникации, в которой одна из сторон передает другой информацию о событиях и фактах, в которых заинтересована принимающая сторона, оплачивающая усилия передающей стороны по сбору и анализу информации. Уже из этого определения становится очевидным отличие делового отчета по материалам заказного исследования от отчетов, подготовленных для научных фондов и от научных публикаций.

Указывая на такие особенности, автор дает следующие рекомендации по оформлению титульного листа отчета о результатах социологического исследования: «Титульный лист несет первичную информацию для заказчика или другого читателя. На нем должны присутствовать следующие элементы: 1. Название исследования или программы. 2. Тип документа (аналитический отчет, программа). Как правило, на титуле ставится указание на то, что данный документ не является публикацией (в русском варианте «на правах рукописи», в английском «Draft»). 3. Гриф организации-заказчика, или исполнителя, или оба грифа. Какие именно организации должны быть указаны, согласуется заказчиком и исполнителем. 4. Заказчик и исполнитель (независимо от того, названы ли они на грифе). Если в качестве заказчика и исполнителя выступают организации, должно быть указано их полное и точное наименование на момент сдачи отчета. 5. Дата сдачи и приемки отчета и бланки для подписей представителя заказчика и исполнителя, осуществляющих акт приемки-сдачи отчета. На этих бланках обычно предусматривается место для печати соответствующих организаций. Если исполнитель - физическое лицо, не выступающее в данном отчете как представитель организации, место для печати, естественно, не требуется. 6. Указание на географическое положение организаций заказчика и исполнителя либо одной из них. Если организации расположены в разных населенных пунктах, то обычно предпочтение отдается исполнителю, хотя этот вопрос строго не регламентирован. 7. Год и месяц, в течение которых проводилось исследование. Если исследование велось в течение нескольких лет, обычно указывается последний год. 8. Номер экземпляра отчета. Обычно отчеты готовятся в нескольких (не менее двух) экземплярах. Чаще всего сдаются три экземпляра: два передаются заказчику, один остается у исполнителя. Все экземпляры, в том числе и тот, который остается у исполнителя, оформляются одинаково, включая подписи и печати. Это необходимо для того, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение информации, содержащейся в отчете (если такая опасность существует). В тех случаях, когда заказчик и исполнитель оба заинтересованы в более широком распространении отчета, готовится большее количество экземпляров (до нескольких десятков). В этом случае экземпляры также нумеруются и составляется список рассылки отчета. Адреса рассылки составляются заказчиком либо исполнителем по согласованию с заказчиком и подписываются обеими сторонами. 9. В случае необходимости на титуле выставляются специальные грифы, ограничивающие распространение материалов отчета: «Для служебного пользования», «Секретно», «Совершенно секретно». Два последних грифа имеют право выставлять только государственные структуры, имеющие на это полномочия. Гриф «Для служебного пользования» может выставить любая организация. Наличие этого грифа означает что данный отчет может передаваться третьим лицам только с ведома руководителей организации, в которую осуществлена рассылка. Материалы отчета не могут появиться в открытой печати без письменного согласия заказчика. 10. Оборотная сторона титульного листа иногда используется для перечисления участников авторского коллектива (если отчет носит коллективный характер); однако для этих целей лучше пользоваться предисловием».

Использование

Как известно, ГК РФ сохранены особенности правовой охраны общеизвестных товарных знаков, введенные в 2002 г. Эти особенности основаны на положениях ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности⁹, запрещающих регистрацию товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способное вызвать смешение со знаком, который является в этой стране общеизвестным. При этом Конвенция указывает на однородность товаров - «идентичные или подобные продукты».

Вслед за этим п. 2 ст. 1508 ГК РФ установил, что общеизвестному товарному знаку предоставляется такая же правовая охрана, как и товарному знаку. В свою очередь, в объем правовой охраны товарного знака исходя из положений п. 2 и 3 ст. 1484 ГК РФ должны входить не только конкретные товары (виды товаров), которые указаны в регистрации товарного знака, но и однородные им товары (виды товаров).

Однако ГК РФ сделана существенная оговорка, касающаяся возможного возникновения смешения. Последствиями ее реализации может быть следующая ситуация. Если, например, несанкционированно будет использоваться обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, при этом товары, маркируемые таким обозначением, будут не такими же, как указано в регистрации товарного знака, а однородными им, но не будет представлено доказательств вероятности смешения, то будет сделан вывод, что исключительное право на товарный знак не нарушается.

Очевидно, что такой подход нельзя полностью признать соответствующим п. (1) ст. 6 bis Парижской конвенции, которая не увязывает возможность смешения с использованием товарного знака. Конвенция говорит о «способности» смешения заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком. Речь идет об обозначении, которое только заявляется для получения охраны.

Таким образом, можно утверждать, что при реализации положения первого абзаца п. 2 ст. 1508 ГК РФ в совокупности с положением п. 3 ст. 1484 ГК РФ последнее в отношении общеизвестных товарных знаков должно иметь более широкое толкование, нежели в отношении обычных товарных знаков. В этом случае в логику защиты права на общеизвестный товарный знак вполне встраивается положение п. 3 ст. 1508 ГК РФ: «Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя».

Е.Орлова

Журнал «Патенты и лицензии» №6 2009г.

Blog

Особенности правового режима общеизвестных товарных знаков