А. В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика Статья

Вид материала

Статья

Содержание Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика Оценивание убытков Убытки как объект оценки 12 549 616 * 8% = 1003969 или округленно 1 млн. рублей 12 549 616 = 1252480 или округленно 1 250 000 О классификации убытков правообладателей Ущерб и убытки как результат противоправного деяния Классификация вреда по субъектам правоотношений Некто с очевидностью пародирует наш товарный знак способом, который мы посчитали позорящим, унижающим или оскорбительным. Имущественный вред (убытки) Оценочный метод Оценочный подход Метод издержек и упущенных возможностей Список использованных источников 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

Подобный материал:

• Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика, 976.97kb.
• Г. фокин, исполнительный директор корпорации правообладателей «финас» интеллектуальная, 161.07kb.
• Воис – Летняя Школа Интеллектуальной Собственности (Украина), 46.54kb.
• Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции, 292.66kb.
• Положение о конкурсе «за вклад в развитие интеллектуальной собственности» в период, 45.55kb.
• Московский новый юридический институт право интеллектуальной собственности, 43.59kb.
• Статья 92. Заявление об осуществлении таможенными органами мер по защите прав интеллектуальной, 101.32kb.
• Программа семинара «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности и защита, 64.75kb.
• Всемирная декларация по интеллектуальной собственности (*) Преамбула , 87.21kb.
• Концепция Обнорского Точка зрения Филина, 1219.81kb.

Статья опубликована в двух сборниках:

Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика // Сборник научных работ аспирантов РГИИС. - М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2009. – С.67 – 80. - 0,9 п.л.

Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика // Сборник по материалам научных мероприятий, организованных в честь 40-летия РГИИС. - М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2009. – С.128 – 143.. - 0,9 п.л.


Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от контрафакции: точка зрения оценщика

© Костин А.В., 2009
аспирант РГИИС

Убытки и ущерб в различных отраслях права трактуются весьма неоднозначно¹. Также нет однозначности и в отношении убытков правообладателей интеллектуальной собственности (ИС), которые и в настоящее время недостаточно изучены экономической наукой. Статья продолжает исследование автора убытков правообладателей ИС как объекта оценки. В задачу автора не входило исследование различных трактовок понятий "ущерб" и "убытки" в административном, уголовном и гражданском праве. Анализ убытков правообладателей ИС ограничен лишь такими определениями, которые позволяют обосновать и количественно рассчитать размер их имущественного вреда в результате правонарушения с помощью подходов и методов профессиональной² оценки.

В ст.1225 ГК РФ законодатель выделяет 16 охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (а вместе именуемых интеллектуальной собственностью). И хотя расчет убытков может относиться к ИС в целом, в данной статье мы сосредоточимся на определении убытков, связанных с нарушением прав на товарный знак.

Нарушение прав на товарный знак (ТЗ) оборачивается для одних («пиратов», нарушителей) выгодой, для других (правообладателей, государство и, в отдельных случаях, потребителей) – убытками. Чтобы посчитать в денежном выражении то и другое, следует обратиться к оценщику.

Только после всестороннего анализа и расчетов можно сделать обоснованный вывод о том, стоит ли обращаться в суд за возмещением понесенных убытков, или же проще и выгоднее требовать выплаты компенсации³. Такими подсчетами и анализом уже не первый год занимаются в РФ специалисты-оценщики.

Однако здесь не все так просто. С одной стороны, термин «убытки правообладателя как объект оценки» до настоящего времени не нашел своего однозначного определения ни в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ни в Федеральных стандартах оценки, ни в положениях Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД), ни в стандартах саморегулируемых организаций (СРО) оценщиков.

С другой стороны, убытки и вина нарушителя должны быть доказаны и выявлена причинно-следственная связь между совершенным деянием и убытками. Только в таком случае правообладателю можно надеяться на адекватное рассмотрение подготовленного оценщиков отчета об оценке⁴ убытков в суде. Таким образом, основной задачей оценщика (часто совместно с адвокатом и правообладателем) в подобных делах является анализ и выявление состава и объема правонарушения, его длительности и периода «вредного воздействия» в результате нарушения прав на ТЗ.

В настоящей статье на конкретном примере исследованы убытки правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» и предложена модель их оценивания.

Считается, что возмещение убытков правообладателей ТЗ является общим и основным видом ответственности при нарушениях, связанных с товарными знаками. Однако, отсутствие единых методик⁵ по оцениванию убытков (ущерба, упущенной выгоды, размера компенсации) правообладателей ТЗ, а также анализ судебной практики – говорят об обратном: в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков просто отказывается, а в положительных судебных решениях в 95-ти случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, а не убытки.

Пример с нарушением прав на товарный знак "ФЕНАЗЕПАМ" - яркое и редкое исключение, где вынесено судебное решение о возмещении именно убытков, а не компенсации:

Суд кассационной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда г.Москвы о взыскании убытков в размере 250 992 руб. 34 коп (дело №КГ-А40/1970-03-П) за противоправное использование товарных знаков "ФЕНАЗЕПАМ" и "PHENAZEPAMUM", охраняемыми свидетельствами Роспатента N 160324 и N 64186, из расчета 2% от объема продаж контрафактного препарата (12 549 616 руб. 79 коп).

Суд кассационной инстанции, оставляя в силе решение Арбитражного суда г. Москвы, которым были признаны убытки, указал в своем постановлении⁶ буквально следующее: «Так, согласно акту сверки … ответчик за указанный период реализовал препарат «ФЕНАЗЕПАМ» на сумму 12 549 616 руб. 79 коп. Убытки истца исчислены из расчета 2% от объема продаж препарата, поскольку из трех представленных истцом лицензионных соглашений на использование товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» с другим лицом видно, что такой размер является минимальным, не превышающим полученный ответчиком доход. Судом учтена переписка сторон, из которой видно, что истец предлагал ответчику заключить лицензионный договор, но такой договор заключен не был».

Сформулируем основные проблемы, связанные со стоимостным оцениванием и возмещением убытков правообладателей товарных знаков, введем основные определения и допущения, а затем рассмотрим «стоимостную модель убытков» на базе приведенного примера. Необходимо отметить, что до настоящего момента:

• Отсутствовал единый методический подход к стоимостной оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей товарных знаков;
  
• Зачастую использовались методики⁷, разработанные в иной правовой и экономической системе.
  
• Имелись пробелы в методическом обеспечении оценки убытков правообладателей ТЗ в случаях, не связанных с нарушением прав на ТЗ (мошенничество, незаконное предпринимательство, «интеллектуальное рейдерство», ненадлежащее исполнение обязательств и др.).
  

Анализ правонарушений показывает, что затраты (издержки правообладателя) на сбор и фиксацию доказательств о нарушении прав на товарный знак чаще всего существенно превышают размер возмещаемых убытков. Именно из-за этого многие правообладатели ограниваются подачей исковых заявлений о пресечении нарушения и возмещении компенсации, определяемой судом.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время:

• Отсутствует в законодательных актах РФ единообразие в терминологии («вред», «ущерб», «убытки») в разрезе трех отраслей права (административное, уголовное и гражданское право).
  
• Отсутствует в законодательстве об оценочной деятельности в РФ и национальных стандартах оценки однозначность⁸ в отношении того, является ли предметом профессиональной деятельности оценщиков определение размера убытков (или размера возмещения) в денежном выражении вследствие неправомерного использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе прав на товарные знаки.
  
• Для суда оценить убытки, причиненные незаконным использованием товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, достаточно трудно без проведения специальных экспертиз⁹.
  

Основные из перечисленных проблем успешно решены и решаются специалистами Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС), Консультационно-исследовательского центра интеллектуального капитала (КИЦИК ЛАБРЕЙТ.РУ), участниками форума¹⁰ «RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians» и открытых¹¹ круглых столов в ЦЭМИ РАН. Проблематика, связанная с противоречиями в законодательстве об оценочной деятельности в РФ, обсуждается в рамках рабочих групп и комитетов Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД), Министерства экономического развития, Российского общества оценщиков, Счетной Палаты и Торгово-промышленной палаты РФ.

По результатам обсуждений автором предложены следующие формулировки и термины, которые могут быть использованы в нормативных актах, стандартах и правилах оценочной деятельности:

• Оценивание убытков – процесс установления величины размера возмещения в денежном выражении причиненного правонарушением в виде рыночной стоимости (1) работ и услуг по восстановлению нарушенного права, (2) утраченного имущества (снижения стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) упущенной выгоды в виде потенциального дохода¹² от использования имущественных прав (имущества), которая могла быть получена потерпевшим, однако не была получена в силу нарушения его прав.
  
• Для того, чтобы процесс оценивания убытков правообладателей можно было бы однозначно отнести к оценочной деятельности, необходимо дополнить область применения стандартов и правил оценочной деятельности в следующей форме: «Стандарт может применяться для определения размера имущественного вреда (убытков), возникающего в результате правонарушений, объектом которых являются интеллектуальные права граждан и юридических лиц».
  
• Убытки как объект оценки: «Под убытками правообладателей товарных знаков понимаются (1) расходы по восстановлению нарушенных прав, (2) стоимость утраченного имущественного права (или снижение стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) право требования возмещения упущенной выгоды в связи с нарушением интеллектуальных прав».
  
• В статью 5 (Объекты оценки) Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» вместо «права требования, обязательства (долги)» целесообразно вставить фразу, аналогичную по смыслу и содержанию следующей¹³: «Объектом оценки может выступать обязательство одного лица и право требования другого лица на совершение либо несовершение определенных действий в силу договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, определенных гражданским законодательством…».
  

Проанализируем результат судебного решения по товарному знаку "ФЕНАЗЕПАМ" (свид.№ 160324), по которому убытки правообладателя были определены в размере 250 992 рублей и предложим альтернативную модель расчета. На момент вынесения решения действовал¹⁴ Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (ЗоТЗ), который установил возможность выбора способа защиты для правообладателя - взыскание причиненных убытков или выплата определяемой судом компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ¹⁵ (п.4 ст.46 ЗоТЗ).

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарных знаков на дату вынесения решения судом регулировалась прежде всего статьями¹⁶ 12 и 15 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются:

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);
  
• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
  

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Нетрудно заметить, что судом подсчитаны (в размере 2% от объема продаж) только неполученные правообладателем доходы от ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» при обычных условиях гражданского оборота (т.е. если бы был бы заключен с нарушителем лицензионный договор только на период нарушения, по которому ставка роялти составляла бы 2% от объема продаж). По информации¹⁷ Г.Смита, рыночные ставки роялти при обычных условиях лицензирования (например, по классу «медицинские инструменты») находятся в диапазоне от 1% до 8%, а в условиях урегулирования по суду – от 20% до 30%. В монографии¹⁸ А.Н.Козырева также отмечается, что в условиях принудительного лицензирования размер вознаграждения (ставка роялти) правообладателя существенно выше, чем при обычных условиях гражданского оборота. По мнению автора, в примере с товарным знаком «ФЕНАЗЕПАМ» при определении размера возмещения убытков в процессе судебного разбирательства не учтены :

• Расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (по подготовке всех необходимых документов, по ведению судебного процесса, исполнительного производства, по осуществлению независимой оценки и розыскных мероприятий /сбора доказательств/, расходы на проведение экспертиз и информационное обеспечение);
  
• Упущенная выгода в размере не меньшем, чем доходы нарушителя (выручка нарушителя от реализации препарата с использованием ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» составила 12,55 млн.руб).
  

Поскольку нарушение прав на товарный знак «ФЕНАЗЕПАМ» продолжалось в течение нескольких месяцев, для определения убытков правообладателя в полном размере необходимо было проанализировать и отраслевую рентабельность, и инфляционные издержки, и изменение стоимости денег во времени, и дополнительно понесенные издержки правообладателем на рекламу продукции (увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу), и возможное снижение¹⁹ доли рынка правообладателя товарного знака «ФЕНАЗЕПАМ» из-за правонарушения. Также необходимо учитывать, что в отдельных случаях действиями нарушителя может быть нанесен вред деловой репутации правообладателя товарного знака.

Для наглядной демонстрации «стоимостной модели убытков» правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» введем необходимые для расчета переменные (значение которых должны или могут быть получены в результате специального исследования или определены в ходе судебного заседания) и введем допущения:

[t₁, t₂] – период нарушения, где t₁ и t₂ - время (дата) начала и окончания правонарушения. Как правило, период нарушения устанавливается судом (в данном примере период составляет 6 месяцев);

Cont – количество контрафактной продукции (или услуг) в натуральном или стоимостном выражении, введенных в гражданский оборот с нарушением прав на товарный знак (12 549 616 рублей – установлено судом);

Rekl – объем рекламы правообладателя товарного знака за время t (месяц, год) в стоимостном выражении (или в % от объема продаж легальной продукции). В примере - 36 млн.рублей в год (как правило, подтверждается документом из бухгалтерии правообладателя);

Sales – среднегодовая выручка правообладателя (по лекарственным средствам ФЕНАЗЕПАМ). В примере - 720 млн.руб в год (подтверждается документом из бухгалтерии или расчетами на основании финансовой отчетности правообладателя);

Income_f – размер потенциального дохода в стоимостном выражении от использования прав на товарный знак, который мог быть получен правообладателем (потерпевшим), однако не был получен в силу нарушения его прав на товарный знак (625 000 рублей – для подтверждения этой величины, как правило, проводится отдельный анализ и расчет методом дисконтирования денежных подходов - «если бы не нарушение»);

Rent – рентабельность продаж однородных лекарственных средств, относящихся к той же фармакотерапевтической группе (транквилизаторов). Например, 8% (данные могут быть получены из бухгалтерии правообладателя или на основании специально проведенного отраслевого анализа).

Подробный алгоритм расчета убытков предложен в [2-4]. Общая формула расчета убытков от незаконного использования ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» согласно ст.15 ГК РФ выглядит следующим образом:

Убытки = РеалУщ + УпВыг, где

РеалУщ - реальные или необходимые расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (судебные издержки, включая проведение различных видов экспертиз, в т.ч. стоимостной);

УпВыг – упущенная выгода, которая определяется или доходами нарушителя (УпВыг₁), или неполученными доходами Правообладателя (УпВыг₂).

В расчет реального ущерба в данном примере включены: стоимость услуг адвоката, оценщика и затраты на сбор доказательств (в т.ч. проведение специальных экспертиз):

РеалУщ = 42000 + 72000 + 36000 = 150 000 рублей

Прибыль нарушителя можно посчитать на основании объема продаж (данные определены судом) и данных по рентабельности продаж :

УпВыг₁ = Cont * Rent = 12 549 616 * 8% = 1003969 или округленно 1 млн. рублей

Неполученные доходы Правообладателя состоят из двух частей - упущенной выгоды (проводится специальный расчет методом ДДП «если бы не нарушение») и дополнительных издержек на рекламу²⁰ :

УпВыг₂ = Income_f + Rek/Sales* Cont = 625 000 + 36/720* 12 549 616 = 1252480 или округленно 1 250 000 рублей.

Убытки₁ = 150 000 + 1 000 000 = 1 150 000 рублей

или

Убытки₂ = 150 000 + 1 250 000 = 1 400 000 рублей.

Таким образом, на основании сделанных допущений и проведенных расчетов размер требований истца по возмещению убытков правообладателя ТЗ «ФЕНАЗЕПАМ» (или компенсации) в 2003 году мог находиться в диапазоне от 1,15 до 1,4 млн.рублей. Если бы аналогичное нарушение произошло в 2009 году, то согласно п.4 статьи 1515 ГК РФ максимальная ответственность нарушителя в денежном выражении могла бы составлять около 25 млн.рублей (в двойном размере от объема продаж препарата 2 *12 549 616).

Поскольку действующее законодательство²¹ (п.3. ст.1252 ГК РФ) предусматривает ответственность нарушителя за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации (товарного знака), то на практике расчетные модели и сами расчеты выглядят значительно сложнее, чем в приведенном примере.


О классификации убытков правообладателей

Вообще говоря, в результате правонарушения, связанного с товарными знаками нарушаются права и интересы не только правообладателей товарных знаков, но и наносится ущерб государству, а в отдельных случаях и вред потребителям:

• ущерб экономике государства в виде не поступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды; ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата;
  
• ущерб потребителям (вред здоровью, моральный и материальный вред).
  

Поскольку в настоящей статье рассматриваются убытки, которые могут возникать только у правообладателей товарных знаков, предложим в качестве примера классификацию имущественных потерь (убытков или размера компенсации), которая позволит лучше понять и применять механизм их расчета.

В общем случае правонарушения и убытки правообладателей можно разделить по видам обязательств:

• деликтные²² обязательства (ст.1515 ГК РФ, ст.14.10 КоАП; нарушение прав на ТЗ - ст.180 УК РФ, мошенничество - ст.159 УК РФ; незаконное предпринимательство - ст.171 УК РФ и др.)
  
• договорные обязательства (лицензионный договор – ст.1233 и ст.1235 ГК РФ; договор коммерческой концессии – ст.1027 ГК РФ; договор об отчуждении исключительного права на ТЗ – ст.1234 ГК РФ).
  

Наиболее серьезные последствия для нарушителей прав на ТЗ предусмотрены статьей 180 УК РФ - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Необходимо отметить, что по уголовно-процессуальному законодательству обязанность доказывания ущерба лежит не на потерпевшем (правообладателе), а на следователе (дознавателе) и потому доказывание этого обстоятельства, как правило, основывается на результатах судебной экспертизы²³, в рамках которой может быть привлечен эксперт-оценщик.

Классификация убытков может быть предложена по способам незаконного использования в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (работ и услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе:

1. размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
   
2. размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при выполнении работ, оказании услуг;
   
3. размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
   
4. размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
   
5. размещение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
   

В соответствии со ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ущерб и убытки как результат противоправного деяния

Вред (ущерб) как негативное последствие правонарушения выступает объективной категорией. Будучи причиненным, он существует независимо от чьего бы то ни было мнения. Вред может и должен быть установлен и подтвержден в каждом случае совершения правонарушения (преступления). Вред является обязательным условием возникновения юридического состава ответственности за причинение вреда, который также включает в себя противоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную связь между совершенным деянием и результатом (вредом).

Действующее законодательство помимо термина «вред», включает такие понятия как «значительный ущерб», «крупный ущерб», «особо крупный размер». Учитывая положение ч.2 ст.15 ГК РФ, определяющее под убытками реальный ущерб и упущенную выгоду, соотношение понятий «ущерб» и «вред» приобретает правовое значение для определения потерпевшим размера иска (размера правонарушения). Ущерб и убытки как результат и последствия противоправного деяния могут быть причинены только имущественным интересам лица. Кроме имущественных прав в отдельных случаях вред может быть причинен и нематериальным благам.

Классификация вреда по субъектам правоотношений

В результате правонарушения для физических лиц может быть нанесен физический, имущественный и моральный вред, а для юридических лиц²⁴: вред имуществу и вред деловой репутации. Рассмотрим каждую составляющую вреда и определим возможные объекты исследования.

Физический вред. Категория «физический вред» применяется только в отношении физических лиц. Поскольку физический вред не является следствием правонарушений, связанных с товарными знаками, то в этом качестве он не рассматривается в настоящей статье.

Моральный вред (вред деловой репутации). Содержательное понятие «морального вреда» приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда"²⁵:

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Анализ понятия морального вреда позволяет сформулировать следующие условия его существования:

• наличие страданий – морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага;
  
• неправомерные действия (бездействия) причинителя вреда;
  
• причинная связь между неправомерным действием (бездействием) и моральным вредом;
  
• вина причинителя вреда.
  

В соответствии со ст.1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом. Какой либо определенный размер компенсации морального вреда в законодательстве не установлен, так же как и порядок его расчета. Моральный вред, причиненный нарушением неимущественных прав, подлежит компенсации во всех случаях, а моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав — только в случаях, специально предусмотренных законом²⁶.

По мнению автора статьи, нарушение интеллектуальных прав, связанных с товарными знаками не является необходимым и достаточным основанием для возмещения морального вреда.

В тоже время, необходимо отметить, что подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования прав на товарный знак нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о: мошенничестве (ст.159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174-1 УК РФ), недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст.178 УК РФ), контрабанде (ст.188 УК РФ), уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (организации) (ст.ст.198, 199 УК РФ), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.327-1 УК РФ). В подобных ситуациях возможна причинная связь между правонарушением и моральным вредом (вредом деловой репутации), а также возникновение требования о компенсации морального вреда.

Согласно ст.1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда также в случае, когда вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Такая ситуация может возникнуть, например, когда нарушитель развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против товарного знака правообладателя.

Многообразие способов присвоения чужой «идентичности и гудвилла», которое в большинстве случаев приводит к нарушению прав на товарный знак, лишний раз свидетельствует о необходимости принятия надлежащих мер по охране и защите товарного знака. Приведем некоторые примеры из книги Гордона Смита «Оценка товарных знаков²⁷», в которых, по нашему мнению, моральный вред также может быть предъявлен к возмещению:

• Некто с очевидностью пародирует наш товарный знак способом, который мы посчитали позорящим, унижающим или оскорбительным.
  
• Некто развернул ложную рекламную кампанию, явно нацеленную против нашего товарного знака.
  
• Гигантская корпорация присвоила, как мы полагаем, некоторые элементы нашего товарного знака, так что мы сами выглядим нарушителями их прав.
  
• Некто использует наш товарный знак на дешевых товарах, цена которых столь отлична от нашей, что их можно считать присутствующими на совсем другом рынке.
  

Имущественный вред. Большой юридический словарь²⁸ определяет имущественный вред (имущественный ущерб, property damage) как ущерб, нанесенный имущественному положению физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.

Имущественный вред возникает в результате правонарушения, объектом которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. Такие права всегда имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с действующем законодательством могут являться объектом оценки²⁹.

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК РФ, заключается в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется суммированием (1) затрат, необходимых для восстановления нарушенного права, (2) стоимости «утраченного имущества» (реальный ущерб) и (3) стоимости неполученных доходов (упущенной выгоды).

На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъектов РФ, муниципального образования, физического лица, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами.

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на товарные знаки, а также основные подходы (методы) к его оцениванию представлены в табличной форме:

Виды убытков и используемые подходы оценки

Имущественный вред (убытки)
Компонента вреда	Расходы по восстановлению нарушенного права	Реальный ущерб (снижение стоимости прав из-за их нарушения)	Косвенный ущерб (упущенная выгода или неполученные доходы)
Оценочный метод	Оценка издержек правообладателя	Оценка прав до и после нарушения	Оценка неполученных доходов правообладателя или доходов нарушителя
Оценочный подход	Затратный и/или сравнительный подходы	Доходный и/или сравнительный подходы	Доходный и/или сравнительный подходы

В соответствии с действующим законодательством имущественный вред (убытки) правообладателя, вызванный нарушением прав на товарные знаки, включает в себя:

• расходы правообладателя ТЗ, связанные с восстановлением нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, включая издержки поиска информации и доказывания юридических фактов);
  
• утрата или повреждение имущества (снижение стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения) — реальный ущерб;
  
• неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно полученные нарушителем) - упущенная выгода.
  

Как видно из таблицы, в процессе оценивания убытков правообладателей товарных знаков могут быть использованы доходный, сравнительный и затратный подходы, в модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи по оцениванию имущественного вреда. Специфика оценивания убытков правообладателей ТЗ для целей судопроизводства определяется:

• составом правонарушения и применимым правом³⁰;
  
• полнотой и достоверностью используемой в расчетах убытков (или компенсации) информации (исходных данных) о правонарушении и нарушителях.
  
• статусом исследователя-оценщика (оценщик, консультант, специалист, эксперт);
  
• выбором правообладателем способа защиты нарушенных прав³¹.
  

В зарубежных источниках³² описаны три основных метода расчета экономического ущерба и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД : (1) «метод стоимости «до и после» нарушения; (2) метод «если бы не нарушение» и (3) метод фактических издержек и упущенных возможностей.

У каждого из предложенных методов существуют свои особенности и ограничения, в т.ч. связанные с различиями в правовых системах и законодательстве об интеллектуальной собственности. Из трех методов однозначно применимым в РФ можно считать (3) - «метод фактических издержек и упущенных возможностей». Его определение в условиях «правового поля» РФ для правообладателей товарных знаков может быть представлено в следующем виде :

« Метод издержек и упущенных возможностей» - метод, на основании которого определяются (а) реальные или необходимые расходы правообладателя товарного знака для восстановления нарушенного права, (б) размер снижения стоимости прав на товарный знак, а также (в) неполученные доходы в связи с нарушением прав на товарный знак, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Использование метода (1) - «метод стоимости «до и после» нарушения» - по мнению автора статьи затруднено в РФ, так как крайне редко представляется возможность провести одновременные стоимостные измерения до и после нарушения. Основная сложность применимости метода (2) «если бы не нарушение» – неопределенность даты окончания нарушения, а также такого параметра, как «отсутствие остаточного эффекта от события».

В американской практике оценивания убытков правообладателей существуют [5] две общепринятые меры ущерба: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса». Чтобы правильно определить «стандарт стоимости» и рассчитать величину упущенной выгоды или уменьшения стоимости бизнеса при нарушении прав на товарный знак необходимо обратиться к закону. Возмещение экономического ущерба от нарушения прав на товарные знаки регулируется разделом³³ 1117 титула 15 Свода законов США (Закон Лэнхема), который гласит, что:

«(а) истец имеет право на взыскание (1) прибылей ответчика, (2) любых убытков, понесенных истцом, и (3) расходов на ведение дела. … При оценке прибылей истец обязан представить доказательства только в отношении продаж ответчика; ответчик обязан представить доказательства в отношении всех элементов затрат или вычетов, на которые он претендует».

Как и в российском законодательстве, Закон Лэнхема³⁴ предусматривает в делах о нарушении прав на товарные знаки или возмещение убытков, или минимальный уровень компенсации³⁵. Стандарт стоимости при проведении типичной несудебной оценки бизнеса «до и после» нарушения в США основан на стандарте справедливой рыночной стоимости (fair market value - FMV) – на основе гипотетических переговоров между добровольным покупателем и добровольным продавцом. Метод упущенной выгоды не предполагает применения стандарта FMV и может быть основан на достигнутом истцом (правообладателем) уровне рентабельности, даже если он выше уровня, которого способен достичь нарушитель.

Для разработки пошагового алгоритма оценки убытков правообладателей товарных знаков необходимо в деталях познакомиться с информацией о правонарушении (способы, период, последствия), о нарушителях (объемы продаж, норма рентабельности, издержки и пр.), а также с результатами финансово-хозяйственной деятельности (итогами и прогнозами) правообладателя товарного знака.

Обобщенный алгоритм оценки убытков правообладателей интеллектуальной собственности представлен в [2,3,4] и на www-странице автора³⁶.

Список использованных источников

1. Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2008. — 384 с.
   
2. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – М., 2007, №11. – С.12 – 20.
   
3. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. – М.: «Издательство Юрайт», 2008. – Т.1. – С.161 – 171.
   
4. Костин А.В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика // ИС. Промышленная собственность. – М., 2008, №12. – С.53 – 67.
   
5. Майкл Маллинз. Определение предпочтительной меры ущерба ИС на основе понимания отличий между «упущенной выгодой» и «уменьшением стоимости бизнеса» // Business Valuations Guide, 2008. - №2. -  С.143-149.
   
6. О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 году. Аналитический доклад / под редакцией д.ю.н. Лопатина В.Н., М: издание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2008. - 132 с. - /books/doklad.pdf
   
7. Роберт П.Швайс. Использование и неправильное использование показателей стоимости интеллекутальной собственности в коммерческом судебном процессе // Business Valuations Guide, 2008. - №2. -  С.127-130.
   
8. Трансакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки в России / Э. Вальцескини, Р.А. Кокорев, К. Менар и др. ; под ред. А.Е. Шаститко; Бюро эконом.анализа. - М.: ТЕИС, 2000. - 160 с.