Организация заключила с индивидуальным предпринимателем лицензионный договор, предусматривающий простую (неисключительную) лицензию на товарный знак. Вправе ли организация, установив факт незаконного использования данного товарного знака иным лицом, которому право использования не передавалось, требовать взыскания с него компенсации в двукратном размере исходя из стоимости лицензии, которая установлена между организацией и индивидуальным предпринимателем?

Ответ: Организация вправе требовать взыскания с лица, незаконно использующего принадлежащий ей товарный знак, компенсации в двукратном размере исходя из стоимости лицензии, которая установлена между организацией и ее лицензиатом.

Обоснование: Из п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ следует, что использованием товарного знака в том числе признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Из пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ следует, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п. 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Истец, обращаясь в арбитражный суд с подобным иском, должен обосновать размер заявленной им компенсации исходя из вознаграждения за правомерное использование права, установленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, то есть представить расчет компенсации за нарушенное право исходя из стоимости такого права по договору, предусматривающему неисключительную лицензию на такое право (см., например, Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2011 по делу N А46-1997/2011).

Учитывая изложенное, организация в рассматриваемом случае вправе требовать взыскания с лица, незаконно использующего товарный знак, компенсации в двукратном размере исходя из стоимости лицензии, которая установлена между организацией и индивидуальным предпринимателем для правомерного использования товарного знака.

П. С.Долгополов

Юридическая компания "Юново"

26.12.2011