Общество с ограниченной ответственностью, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладатель), обратилось в суд с иском о взыскании с организации, незаконно использовавшей сходное с данным товарным знаком до степени смешения обозначение, компенсации за нарушение прав на товарный знак и о возложении на организацию обязанности заключить лицензионный договор

Правомерны ли требования общества, в случае если незадолго до подачи иска в суд оно уступило право требования к указанной организации индивидуальному предпринимателю?

Ответ: Если в спорном правоотношении произошла перемена лица в силу уступки права требования к организации, незаконно использовавшей сходное до степени смешения обозначение с товарным знаком, правообладателем которого является общество, то право на обращение с требованием о взыскании с указанной организации компенсации за нарушение прав на товарный знак принадлежит новому кредитору. Учитывая то, что общество является ненадлежащим истцом по делу, требование общества о взыскании с организации компенсации за нарушение прав на товарный знак является неправомерным.

Что касается требования об обязании организации заключить лицензионный договор, то, поскольку такой договор публичным не является и данное требование не вытекает ни из закона, ни из добровольно принятого на себя обязательства, оно также является неправомерным.

Обоснование: Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступке требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям (п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса РФ).

При этом для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 указанной статьи).

В соответствии со ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Поскольку в спорном правоотношении произошла перемена лица, право на обращение с требованием о взыскании с организации-ответчика компенсации за нарушение прав на товарный знак принадлежит новому кредитору - индивидуальному предпринимателю. Следовательно, требование общества (истца), на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателя), о взыскании с организации, незаконно использовавшей сходное с данным товарным знаком до степени смешения обозначение, компенсации за нарушение прав на товарный знак является неправомерным, поскольку общество является ненадлежащим истцом по делу.

По вопросу, касающемуся возложения на организацию обязанности заключить лицензионный договор, следует сказать следующее.

Абзацем 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ определено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (абз. 2 указанного пункта).

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор) (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 указанной статьи).

Как определено п. 1 ст. 426 ГК РФ, публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Например, розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Поскольку лицензионный договор не относится к публичным договорам и обязанность организации (ответчика) заключить такой договор не вытекает ни из закона, ни из добровольно принятого на себя обязательства, требование общества об обязании организации заключить лицензионный договор является неправомерным. Аналогичный вывод содержится в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2013 по делу N А44-3785/2012.

Т. И.Сивошенкова

Консультационно-аналитический центр

по бухгалтерскому учету

и налогообложению

15.05.2014