Товарный знак защиты: роль товарного знака, размещенного на товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации
(Кандауров А. И.) ("Адвокат", 2009, N 11) Текст документаТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗАЩИТЫ: РОЛЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗМЕЩЕННОГО НА ТОВАРАХ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. И. КАНДАУРОВ
Кандауров Андрей Игоревич, юрист ООО "ББГ юридические услуги".
В середине прошлого года общественность узнала о судебном разбирательстве, которое было инициировано в отношении факта нарушения, имевшего место при ввозе на территорию Российской Федерации автомобиля "Porsche Cayenne" 2004 г. выпуска, который был приобретен ООО "Генезис" у своего иностранного контрагента на основании договора <1>. Таможенные органы Российской Федерации отказались пропустить транспортное средство, ссылаясь на то, что у компании-импортера отсутствовало официальное разрешение правообладателя товарных знаков "Porsche" и "Cayenne" на их использование, а значит, и на ввоз, т. е. введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В настоящей статье мы постараемся проанализировать сложившуюся ситуацию, связанную с правовым положением товарных знаков, нанесенных на ввозимые на территорию государства товары на примере судебной практики, сформировавшейся в последнее время. -------------------------------- <1> Ведомости. 2008. 24 июля; Коммерсантъ. 2008. 19 сент.
Необходимо заметить, что до имевшего место дела о "Porsche Cayenne" <2> был также ряд судебных разбирательств в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров с нанесенными на них товарными знаками, включая такие известные бренды, как "Michelin" <3>, "Rockwool" <4>, "Mercedes-Benz" <5>, "Panasonic" <6> и т. д. Однако дело о "битом Кайене", как его прозвали в средствах массовой информации, стало прецедентом в правоприменительной деятельности, что сразу обратило на себя внимание в том числе тех, кто уже отчаялся бороться за возможность ввоза в Россию легально произведенных товаров без согласия правообладателя на использование товарного знака. Обратим ваше внимание на то, что в данной статье мы затронем вопросы правового положения товарного знака вне зависимости от того, на какой товар этот знак нанесен. -------------------------------- <2> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2008 г. по делу N А40-9281/08-145-128. <3> Постановление ФАС Поволжского округа от 27 мая 2008 г. по делу N А49-6220/2007. <4> Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2008 г. по делу N А13-445/2008. <5> Решение Арбитражного суда Калужской области от 4 марта 2008 г. по делу N А23-106/08А-9-5. <6> Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 октября 2008 г. по делу N А60-24531/2008-С9.
Из материалов указанного выше дела следует, что Центральная акцизная таможня обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ООО "Генезис" к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях за незаконное использование товарных знаков, нанесенных на автомобиль "Porsche Cayenne", который компания-импортер собиралась ввезти на территорию государства. Решением от 28 марта 2008 г. Арбитражный суд удовлетворил заявленные требования, мотивировав свои выводы тем, что факт совершения правонарушения заявителем доказан, подтвержден материалами дела и по существу ответчиком не оспорен. Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предмета, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака. В свою очередь ООО "Генезис" не согласилось с решением и подало апелляционную жалобу, в которой просило указанное решение отменить и отказать в удовлетворении требований заявителя. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. <7> вышеуказанное решение Арбитражного суда г. Москвы было оставлено без изменений. Продолжая отстаивать свои права, ООО "Генезис" обратилось в вышестоящую инстанцию с просьбой о пересмотре решений нижестоящих судов в порядке надзора. -------------------------------- <7> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2008 г. N 09АП-4659/2008-АК.
В рассматриваемом нами споре суд обращает внимание на то, что ООО "Генезис" перед ввозом и проведением таможенного оформления не предприняло никаких мер, направленных на установление своего права на ввоз, а также не заключило какой-либо договор с правообладателем товарного знака или его официальным представителем на территории Российской Федерации, а значит, не имело права вводить автомобиль в гражданский оборот. Попытаемся проанализировать законодательство о товарных знаках последних нескольких лет. Правонарушение, выявленное уполномоченным таможенным органом, имело место в 2007 г. На тот момент российское законодательство было представлено Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", при этом на день вынесения решений действовала новая часть Гражданского кодекса РФ, на что указала вышестоящая инстанция в дальнейшем. В статье 4 Закона говорилось, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Та же статья гласит: незаконным использованием товарного знака признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Необходимо отметить, что законодательство нечетко раскрывало понятие использования товарного знака, выделив при этом отдельно понятие размещения товарного знака. Думается, такая формулировка давала большие возможности для произвольной трактовки вышеуказанной нормы. С законодателем можно согласиться в том, что незаконное нанесение товарного знака на какие-либо предметы без согласия правообладателя само по себе является правонарушением. Однако нельзя в полной мере признать справедливым мнение Девятого арбитражного суда о том, что ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия, с целью введения его в гражданский оборот на территории России, должен рассматриваться как противоправное деяние в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами государства. Ведь основанием к наличию правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ является именно неправомерное нанесение охраняемого товарного знака, которое в соответствии с материалами дела никак не может быть признано незаконным, так как документами подтверждается, что ввозимый автомобиль произведен надлежащим изготовителем и изначально именно правообладателем были нанесены товарные знаки. Со вступлением в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ ситуация с незаконным использованием товарного знака несколько изменилась. Согласно пункту 2 ст. 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Как можно заметить, законодатель уже больше конкретизирует понятие использования, выводя его к действиям по размещению товарного знака. Однако, на наш взгляд, такая трактовка все равно недостаточно конкретизирует действия по использованию товарного знака только в форме его размещения на товары, этикетки и т. д., поскольку формулировка "в частности" означает, на наш взгляд, "включая, но не ограничиваясь". 31 октября 2008 г. коллегия судей Высшего Арбитражного Суда РФ определила передать вышеуказанное дело с участием "Porsche Cayenne" на рассмотрение в Президиум ВАС РФ для выработки определенного подхода к применению статьи 14.10 КоАП РФ к лицам, которые ввозят товары с нанесенными на них товарными знаками <8>. Коллегия указала на то, что совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, в связи с чем применение мер публичной ответственности за такое нарушение не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности на недопущение оборота контрафактных товаров. -------------------------------- <8> Определение ВАС РФ от 31 октября 2008 г. N 10458/08.
Другими словами, был сделан вывод, что, в случае если правообладатель товарного знака желает защитить товар с нанесенными на них товарными знаками от ввоза в какое-либо государство, он имеет право применить для этого гражданско-правовые средства, но не может воздействовать на других субъектов товарооборота через инструменты публичных отношений. На наш взгляд, такое желание может быть выражено в прямом указании правообладателя на товаре или документации к нему о запрете на ввоз или продажу на территории Российской Федерации, хотя не исключено, что в данном случае это больше вопросы антимонопольного законодательства, а также гражданского права в части злоупотребления правом. В случае применения административных санкций нарушается баланс частных и публичных интересов и административная ответственность применяется к деяниям, которые не представляют угрозу публичному порядку. В подтверждение этого коллегия отметила, что статья 14.10 КоАП РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительного наказания конфискацию не любого предмета административного правонарушения, а только предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, и, соответственно, исключает применение ее в отношении предметов, не являющихся контрафактными. А это значит, что не подпадает под административную ответственность лицо, ввозящее товар с товарным знаком, который произведен и маркирован надлежащим правообладателем или с его согласия. При этом контрафактный товар должен быть конфискован вне зависимости от того, обратился или нет правообладатель товарного знака с заявлением о нарушении его прав, а как видно из материалов дела именно по заявлению официального представителя немецкого концерна "Porsche" ООО "Порше Руссланд" в таможенный орган, было начато расследование и впоследствии использованы инструменты публичного воздействия. Особенно важно отметить следующее: в Определении подчеркнут тот факт, что в отношении товаров, не являющихся контрафактными, но ввезенными на территорию Российской Федерации с целью введения в оборот без согласия правообладателя товарных знаков, закон не устанавливает ограничений для урегулирования правоотношений соглашением участников, т. е. с использованием диспозитивных методов. По нашему мнению, важен еще один момент, связанный с исчерпанием прав правообладателя товарного знака. При первой продаже товара на территории иного государства у правообладателя прекращается право собственности на данный товар, а значит, и право на дальнейшее определение его судьбы, но право на защиту товарного знака остается и защищается международными нормами. Отсюда возникает вопрос, на каком основании у правообладателя появляется право препятствовать другим участникам товарооборота в осуществлении своих законных прав. Необходимо учесть, что, как и прежде, в Законе о товарных знаках и в части четвертой ГК РФ указано, что третьи лица имеют право использовать товарный знак в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Из этого следует, что только при условии введения товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака дальнейшее их использование не может быть им ограничено. При этом до 2003 г. формулировка статьи Закона не ограничивалась только территорией Российской Федерации. Остается открытым вопрос, на каком основании законодатель изменяет порядок исчерпания права на использование товаров с нанесенными на них товарными знаками с международного на национальный. Надо заметить, что еще в декабре 2007 г. Президиум ВАС РФ высказался в пользу того, что юридическое лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации и в том случае, если оно не знало, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку, используя обозначение, оно должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации <9>. Само юридическое лицо ссылалось на отсутствие в его действиях состава административного правонарушения: объективная сторона отсутствует, так как общество не является изготовителем ввозимого товара, товарный знак на товар не наносило, а субъективная сторона отсутствует, поскольку вина общества не установлена. Однако Президиум указал на то, что в соответствии с частью 2 ст. 4 Закона о товарных знаках ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. Возможно, позиция суда была связана с нечеткой формулировкой указанной статьи, однако суд не усмотрел, что санкция за "самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака" в указанном случае отсутствует, а поэтому административное наказание никак не может быть применено к гражданско-правовым отношениям. -------------------------------- <9> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.
Возвращаясь к делу о "битом Кайене", следует отметить: в итоге Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 поставило все точки над i, отказав таможенным органам в удовлетворении заявления о привлечении ООО "Генезис" к административной ответственности. Президиум ВАС обратил внимание на то, что автомобиль надлежащим образом выпущен правообладателем и не содержит признаков незаконного воспроизведения товарного знака. Поскольку предметом обсуждения является все-таки товарный знак, обратим внимание и на другое дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. Москвы, по которому решение вынесено в соответствии с частью четвертой ГК РФ. 10 сентября 2008 г. Арбитражный суд г. Москвы отклонил требование Выборгской таможни о конфискации партии автозапчастей для автомобилей "Honda" и "Nissan" <10>. При этом ООО "Автологистик", которое попыталось осуществить действия по импорту новых запасных частей, не является уполномоченным импортером японских компаний "Honda Motors Co. Ltd" и "Nissan Motor Co. Ltd" и не имеет какого-либо официального разрешения компаний на это. Таможенный орган и официальные представители японских компаний в России пришли к выводу, что ООО "Автологистик" незаконно использует товарные знаки, что проявляется в ввозе оригинальных товаров, которые маркированы товарными знаками вышеуказанных правообладателей. Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что запасные части, которые попыталось ввезти ООО "Автологистик" (а точнее, контрагент на условиях поставки DDU, определенных "Инкотермс-2000"), не подлежат конфискации в связи с тем, что в соответствии со статьей 1484 ГК РФ одним из способов использования товарного знака признается не ввоз товаров, маркированных товарными знаками, на территорию Российской Федерации, а размещение товарного знака на товаре, который ввозится на территорию Российской Федерации, при этом под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по размещению товарного знака на товарах и (или) их последующий ввоз на территорию Российской Федерации в совокупности, поскольку правовой целью данной нормы является обеспечение защиты от ввоза контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя, из чего следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товаров, индивидуализированных самим правообладателем, не является нарушением прав правообладателя. При этом из смысла статьи 14.10 КоАП РФ во взаимосвязи ее составных частей, а именно диспозиции, определяющей понятие "незаконное использование чужого товарного знака", основанное на положениях статьи 1484 ГК РФ и санкции, предусматривающей применение в качестве основного наказания наряду со штрафом конфискацию предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, следует, что незаконное использование товарного знака выражается в его незаконном воспроизведении для обозначения контрафактных товаров. -------------------------------- <10> Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2008 г. по делу N А40-34264/08-94-320.
В данном случае суд четко указал на следующее: а) статья 14.10 КоАП РФ может быть применена только в случае, если речь идет о товарах, на которые незаконно нанесены товарные знаки, независимо от того, существует цель ввоза товара или нет; б) для товарных знаков действует специальная норма статьи 1515 ГК РФ и не подлежат применению предусмотренные общей нормой пункта 4 ст. 1252 ГК РФ положения, регламентирующие, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, то такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Кодексом. С мнением суда можно согласиться, поскольку не в каждом товаре выражен результат интеллектуальной деятельности. Так, если убрать товарные знаки с автомобиля, свои первоначальные качества товар не потеряет. С другой стороны, средство индивидуализации может быть выражено в материальном носителе в том случае, когда оно изготавливается в виде самостоятельной вещи (наклейки, объемного или плоского изображения, тиснения и т. п.) на таком материальном носителе, чье функциональное предназначение отвечает задаче выражения образа данного товарного знака с целью последующего его размещения для идентификации товаров, для которых статья 1252 ГК РФ и предусматривает ответственность. Закономерным итогом судебного разбирательства стало решение ФАС Московского округа <11>, где указано: автомобильные запчасти марок "Nissan" и "Honda", являющиеся предметом правонарушения, выпущены правообладателем одноименных товарных знаков - "Nissan Motor Co. Ltd" и "Honda Motors Co. Ltd", что подтверждается имеющимися в материалах административного дела заверенными копиями сертификатов соответствия, и, следовательно, не содержат признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за их ввоз на территорию Российской Федерации ООО "Автологистик" не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ. -------------------------------- <11> Постановление ФАС Московского округа от 21 мая 2009 г. N КА-А40/4185-09 по делу N А40-34264/08-94-320.
Однако вернемся к делу о "битом "Кайене". Суд отмечает: "В качестве действий, направленных на введение товаров с незаконно размещенными товарными знаками для введения их в гражданский оборот, можно рассматривать подачу таможенной декларации на такие товары, с заявлением их к таможенным режимам, предполагающим использование товаров в гражданском обороте на территории Российской Федерации и действия лиц, направленные на ввоз коммерческой партии товаров без декларирования таможенному органу при следовании через таможенную границу". Не ссылаясь на какие-либо правовые акты и, видимо, принимая во внимание указанное выше информационное письмо Президиума ВАС, суд делает вывод, что следует понимать под "введением в гражданский оборот". Однако нельзя признать незаконным договор купли-продажи, заключенный между юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении каких-либо товаров, находящихся на территории иного государства. Значит ли это, что товар не введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации и лица, распоряжающиеся судьбой объекта, действуют неправомерно и нарушают чьи-то права? Думается, ответ будет отрицательным - ведь юридическое лицо отражает такое имущество в бухгалтерской отчетности и документах, подаваемых в налоговые органы, а в отношении товара у лиц появляются как права, так и обязанности. Однако что именно представляет собой понятие гражданского оборота и как происходит введение товаров и услуг в гражданский оборот? Как таковое понятие гражданского оборота в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено. В то же время различные ученые и юристы рассматривали гражданский оборот как "совокупность юридических фактов" <12>, "совокупность отношений" <13>, юридическую форму экономического оборота, отражающую процесс перехода субъективных прав участников гражданских правоотношений, основанную на совершении причинно-обусловла или с его разрешения, не может пересечь границу и дальше быть вовлечена в торговый оборот? Ведь фактически в данном случае охраняется не товарный знак, а сам объект, на который он нанесен, хотя право собственности правообладателя товарного знака на него уже давно прекратилось. Статья 1227 ГК РФ гласит: интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. По сути, Гражданским кодексом РФ не оспаривается естественное и исключительное право правообладателя товарного знака наносить товарные знаки и иными способами использовать их, но из статей явствует, что правообладатель не имеет права влиять на судьбу объекта, на который правомерно нанесен товарный знак. С другой стороны, нельзя согласиться с мнением суда о том, что ввоз товара на территорию России является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Ведь ввоз и таможенное декларирование ввозимых товаров прежде всего служат целям соблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу <17>, ведения таможенной статистики <18> и т. д., а не определение возможности введения товара в гражданский оборот. Возникает также вопрос, на основании чего конфискуется товар с законно нанесенными товарными знаками при отсутствии признаков контрафакта, ведь такой легально приобретенный товар может быть просто не допущен для оборота на территорию Российской Федерации, но никак не изъят у добросовестного владельца. -------------------------------- <17> См. статью 13 Таможенного кодекса РФ. <18> См. главу 5 Таможенного кодекса РФ.
В заключение сделаем некоторые выводы. В настоящее время в Российской Федерации происходит зарождение новой судебной практики, в соответствии с которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающие ввезти какие-либо товары с нанесенными на них товарными знаками, имеют право осуществить такие действия без получения согласия правообладателя на товарный знак. При этом исходя из сказанного выше правообладатель имеет в арсенале полный спектр гражданско-правовых инструментов для запрета ввоза товаров с нанесенными им товарными знаками на территорию другого государства. Однако в этом случае возникает естественное ограничение конкуренции и злоупотребление правом на использование товарных знаков.
Библиография
Братусь С. Н. О понятии гражданского оборота в советском гражданском праве: Доклад на заседании сектора гражданского права ВИЮН // Советское государство и право. 1949. N 11. Дозорцев А. В. Объекты права государственной социалистической собственности и их классификация // Советское государство и право. 1949. N 1. Красавчиков О. А. Советский гражданский оборот (понятие и основные звенья) // Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса: Ученые записки СЮИ. Т. V. М.: Госюриздат, 1957. Полуяхтов И. А. Гражданский оборот имущественных прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. Скловский К. И. Механизм перехода права и последствия цессии // Хозяйство и право. 2002. N 2. Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.: Статут, 2004. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: СПАРК, 1995.
------------------------------------------------------------------
Название документа