Полезная модель как способ недобросовестной конкуренции и злоупотребления правами
(Терновцов А. В.) ("Безопасность бизнеса", 2010, N 1) Текст документаПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ КАК СПОСОБ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ
А. В. ТЕРНОВЦОВ
Терновцов А. В., управляющий партнер юридической фирмы "Терновцов и партнеры".
Инновационное развитие экономики страны характеризуется прогрессивностью экономической политики государства. Патенты на объекты промышленной собственности наделяют патентообладателя экономическими и юридическими "выгодами", которые обусловлены законной монополией на результат технической деятельности. Задача повышения эффективности использования технических решений и инноваций в условиях глобального рынка и повышения конкурентоспособности стоит перед всеми предприятиями. При этом способы их решения зачастую различны, начиная от законного и добросовестного поведения по приобретению исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, заканчивая злоупотреблением правами, предоставленными законом, а также недобросовестным поведением с целью получения преимуществ. Тема данной статьи навеяна конфликтной ситуацией, возникшей между двумя производителями в части незаконного приобретения патентных прав на объект интеллектуальной деятельности, а именно полезную модель. В тянувшихся длительное время разбирательствах автор принимал самое активное участие на стороне одного из производителей. Так, чтобы легче воспринять ситуацию, изложу кратко суть проблемы: один из производителей начиная с 1989 г. начал производство автоматического выключателя, который, в свою очередь, был передан ему для серийного производства одним из научно-исследовательских институтов соответствующей отрасли. Второй производитель, интересы которого представлял автор, обратился в 1997 г. к правопреемнику НИИ, который разрабатывал данный выключатель и приобрел у него конструкторскую документацию. После чего бывшие специалисты НИИ при участии служб производства поставили на серийное производство выключатель автоматический. Суммарный объем затрат по постановке на серийное производство указанных выключателей составил порядка 120 млн. руб. Перед приобретением документации и постановки на серийное производство патентоведом был проведен патентный поиск, в результате чего не было выявлено каких-либо патентов на технические решения, используемые в автоматических выключателях. Промежуток времени между покупкой документации и постановкой на серийное производство составил 1,5 года. После того как автоматический выключатель начал производиться в промышленном масштабе, со стороны конкурента последовала претензия, что при производстве и введении в гражданский оборот автоматического выключателя нарушаются его патентные права на полезную модель. После того как была получена претензия, патентоведом повторно был проведен патентный поиск, по результатам которого выяснилось, что в период с момента приобретения документации и постановки на серийное производство конкурентом действительно был получен патент на полезную модель, который заключался в описании всей конструкции выключателя автоматического. Конкурент-производитель пошел дальше и предъявил в арбитражный суд исковое заявление о прекращении нарушения патентных прав на полезную модель при производстве и введении в гражданский оборот автоматических выключателей этой серии. В связи с вышеизложенными действиями конкурента-производителя и рассмотрением данного вопроса через призму законодательства, регулирующего охрану объектов интеллектуальных прав, выяснилось, что ускоренная регистрация полезных моделей является несовершенной в части защиты от недобросовестных действий и злоупотребления правами со стороны заявителей и лиц, получивших патент. Патент на полезную модель известен не всем европейским странам, а степень защиты и объем предоставляемых патентом прав различны в зависимости от страны. В Австралии есть малый патент, на Украине - полезная модель, в некоторых странах Евросоюза также есть такое понятие, как "полезная модель". В Соединенных Штатах Америки такого объекта патентных прав, как полезная модель, не существует. Впервые полезные модели получили правовую охрану в Германии в 1891 г. после того, как Имперский суд указал, что закон должен защищать и те технические решения, которые, будучи новыми, не обладают требуемым уровнем изобретательского творчества. Кроме того, полезные модели не могут относиться ни к способам, ни к веществам, а касаются лишь таких решений, которые представляют собой устройства (конструкции). В связи с этим был принят первый закон о полезных моделях в Германии. До сих пор закон о полезных моделях многократно изменялся и дополнялся. Формулировка понятия полезной модели также несколько раз изменялась, но сущность его сохраняется: полезная модель является объектом, наиболее близким к изобретению, и представляет собой техническое решение, имеющее, однако, более узкую сферу применения. В настоящее время в ФРГ действует Закон о полезных моделях 1986 г. (далее - Закон) с изменениями от 1995 г. В соответствии с абзацем 1 Закона о полезных моделях, который вступил в силу 1 января 1987 г., в качестве полезной модели охранялись новые орудия производства, предметы потребления или их части. В праве Российской Федерации существует полезная модель. Статья 1351 ГК РФ предусматривает, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Соответственно ч. 4 ГК РФ предоставляет лицу право на подачу заявки с целью получения патента на полезную модель только в течение шести месяцев с момента, когда произошло раскрытие информации о сущности технического решения <1>. То есть если автоматический выключатель начал производиться и продаваться третьим лицам с 90-х годов, то техническое решение, используемое в автоматическом выключателе, не является патентоохраняемым. -------------------------------- <1> В Республике Беларусь этот срок составляет 12 месяцев: Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. В N 160-З "О патентах на изобретение, полезные модели, промышленные образцы".
При этом интересным является вопрос, является ли раскрытием технического решения, на которое получен патент на полезную модель, производство самого автоматического выключателя и продажа третьим лицам. Действующие правила Роспатента РФ указывают, что в данном случае раскрытия нет, так как сведения о техническом решении не являются общедоступными и при рассмотрении возражений не принимают в качестве доказательств сам продукт, в котором такое решение используется. При этом не совсем понятна позиция Роспатента, ведь автоматический выключатель можно свободно приобрести и вскрыть, таким образом получив доступ к техническому решению. Специалисты Палаты ссылаются на два обстоятельства: во-первых, они не являются судом и в их компетенцию не входит проверять продукт и проводить по нему экспертизы; во-вторых, при исследовании продукта должно также проводиться исследование документов, подтверждающих приобретение продукта, рассматривать вопросы фальсификации доказательств, по мнению специалистов Палаты, не входит в их компетенцию. Указанное выше свидетельствует о сложности оспаривания патента на полезную модель, так как фактически единственным приемлемым способом доказывания является представление документов, книг и т. д., из которых специалисты Палаты смогли бы увидеть и прочитать все признаки формулы полезной модели, что, несомненно, сложно, а зачастую невозможно, так как продукты являются разработками советских времен и общедоступной информации, как правило, не готовилось, учитывая плановость и секретность советской экономики. Но в результате возникает еще один закономерный вопрос: как же удалось производителю-конкуренту получить патент на полезную модель, которая защищает техническое решение, известное со времен СССР, как Роспатент смог выдать такой патент? Статья 1390 ГК РФ устанавливает, что по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие необходимых документов, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели, а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности не проверяется. Приказом Роспатента <2> утверждены Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели. В соответствии с процедурой экспертизы заявки на полезную модель в процессе экспертизы проверяется: -------------------------------- <2> Приказ Роспатента от 31.03.2004 N 43 (ред. от 09.10.2007) "Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели".
- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований к документам заявки; - соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру; - соблюдение порядка подачи заявки, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее оформления установленным требованиям; - подана ли заявка на техническое решение, относящееся к устройствам; - отсутствие нарушения требования единства полезной модели; - правильность классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем); - основания для установления приоритета полезной модели более раннего, чем дата ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности; - не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления. Соответственно, при проведении экспертизы заявки на полезную модель осуществляется формальная экспертиза на предмет "соответствия" и "наличия" документов, при этом экспертиза существа технического решения, соответствие наличия патентоспособности технического решения, т. е. экспертиза, по существу, не осуществляется. Отсутствие экспертизы, по существу, приводит к заявительному порядку оформления, подачи заявки и получения патента на полезную модель. Именно таким способом и воспользовался конкурент - производитель автоматических выключателей разработки советских времен. Статья 1393 ГК РФ предусматривает, что на основании решения о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр и выдает патент. Патент на полезную модель удостоверяет приоритет и исключительное право на полезную модель (ст. 1354 ГК РФ). Исключительное право на полезную модель, хотя и подлежит регистрации в заявительном порядке, при этом предоставляет патентообладателю (производителю-конкуренту) такой же объем исключительных прав, как и патент на изобретение или патент на промышленный образец, в рамках проверки заявки по которым проводится экспертиза по существу. Наличие исключительных прав на полезную модель предоставляет патентообладателю широкий круг прав, в том числе и право запрета третьим лицам использования технического решения при производстве автоматических выключателей. После этого конкурентом были заявлены в арбитражный суд требования о прекращении нарушения патентных прав путем производства и введения в гражданский оборот автоматических выключателей. Возникновение судебного спора породило еще один вопрос. А может ли арбитражный суд, рассматривающий дело по нарушению патентных прав, одновременно рассмотреть вопрос законности выдачи патента (как в нашем случае патент выдан с нарушением шестимесячного срока раскрытия технического решения), а также признать такой патент недействительным? Статья 11 ГК РФ устанавливает, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде. Решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам (ст. ст. 1248, 1387, 1390 ГК РФ). Распоряжением Правительства РФ <3> уполномоченным органом, который рассматривает возражения относительно выдачи патентов, является федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". -------------------------------- <3> Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2008 N 1791-р "О реорганизации ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам".
Устанавливая административный порядок рассмотрения возражений относительно регистрации полезной модели, законодателем в нормативном порядке не прописаны четкие сроки рассмотрения поступивших возражений. Как показывает опыт рассмотрения в Палату поступивших возражений, их рассмотрение назначается не ранее 6 - 7 месяцев с момента поступления. Если учитывать, что возражение, как правило, не рассматривается и по нему не принимается решение на первом заседании, а принятое решение готовится в срок до 3 месяцев, то рассмотрение возражения и принятие по нему решения могут затянуться на срок более года. Объясняется такой длительный срок загруженностью специалистов Палаты по патентным спорам. В соответствии с нормами арбитражно-процессуального законодательства возбужденное арбитражным судом дело должно быть рассмотрено в сроки, не превышающие трех месяцев (ст. ст. 134, 152 АПК РФ). При этом Высший Арбитражный Суд РФ в информационном <4> письме указал, что рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. -------------------------------- <4> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".
Хотя данная позиция ВАС РФ касалась такого объекта исключительных прав, как товарный знак, но, как полагает автор статьи, процессуальную позицию относительно приостановления производства при рассмотрении возражений и судебного спора суды будут занимать именно в отказе в приостановлении судебного производства, следуя правовой позиции ВАС РФ. Соответственно, производитель-конкурент, получивший патент на полезную модель в заявительном порядке, с нарушением норм действующего законодательства в части шестимесячного срока, приобретает монополию на известное с советских времен техническое решение, а соответственно, и на сам продукт (в нашем случае автоматический выключатель). При этом Высший Арбитражный Суд РФ в том же информационном письме указал, что несоответствие объекта промышленной собственности условиям патентоспособности не имеет значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента. Споры о недействительности патентов отнесены к компетенции Палаты по патентным спорам. Арбитражные же суды рассматривают дела о признании недействительными соответствующих решений Роспатента. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента (п. 10). Разделив вопрос о действительности патента и защиты прав, которые предоставляются патентом, законодатель фактически поставил барьер для защиты прав от недобросовестных действий третьих лиц. На практике это приводит к тому, что права добросовестных производителей обеспечиваются защитой менее эффективно и в более долгие сроки, нежели права лица, злоупотребившего своими правами и получившего патент на полезную модель. Более того, возражения подаются на решение о регистрации, выданное ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", и обязанность доказывания возлагается именно на заявителя возражения. Данный вопрос подлежит более четкому законодательному урегулированию. Институт ускоренной регистрации полезной модели, с одной стороны, является одним из действенных способов упрощения процесса получения патента на объект интеллектуальной собственности и позволяет снизить дополнительные затраты, однако на практике зачастую встречаются случаи, когда участники хозяйственного оборота злоупотребляют своими правами и патентуют технические решения, не являющиеся новыми и применяемые различными производителями долгое время. Порядок защиты интеллектуальных прав и оспаривание предоставления такой защиты также не являются сбалансированными. Ввод института административного обжалования решения ГУ "ФИПС" о выдаче патента без предоставления лицу, заявившему возражения против его выдачи, права приостановить судебное разбирательство приводит на практике к частым нарушениям прав добросовестных производителей, которые, к сожалению, больше озабочены вопросами производства и сбыта, нежели юридического оформления прав. Анализируемая тема нашла свое отражение и в Концепции о развитии гражданского законодательства РФ <5>. Так, в Концепции указывается, что "заметна тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя). Следует также рассмотреть возможность дополнительного уточнения условий патентоспособности полезной модели". -------------------------------- <5> Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" Совету при Президенте РФ, совместно с Исследовательским центром частного права при Президенте РФ, поручено до 1 июня 2009 г. разработать концепцию развития гражданского законодательства Российской Федерации.
Для решения данной проблемы необходимы также разъяснения высших судебных органов в части защиты прав добросовестных производителей от недобросовестных действий патентообладателя. Аналогом решения данного вопроса могут стать разъяснения высших судебных органов <6>, а также Конституционного Суда РФ <7> в части защиты прав добросовестного приобретателя от исков собственников об истребовании имущества. -------------------------------- <6> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения". <7> Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева".
------------------------------------------------------------------
Название документа