Еще раз о частичной уступке патента
(Джермакян В. Ю.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) Текст документаПодготовлен для системы КонсультантПлюс
ЕЩЕ РАЗ О ЧАСТИЧНОЙ УСТУПКЕ ПАТЕНТА
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 30 марта 2010 года
В. Ю. ДЖЕРМАКЯН
Джермакян Валерий Юрьевич - специалист в области патентного права. В 1994 - 2005 гг. - заместитель директора по экспертизе ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" Роспатента. Принимал участие в работе комитетов экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО). Аккредитован в ГУ РФ "Центр судебной экспертизы" при Минюсте России в качестве судебного эксперта в области патентоведения. Состоит в Российской инженерной академии (РИА), Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской группе AIPPI. Автор более 200 публикаций по теории и практике правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, регулярно выступает с докладами на конференциях и семинарах, публикуется в журналах "Патенты и лицензии" и "Патентный поверенный". С 2005 г. работает советником в юридической фирме "Городисский и Партнеры", г. Москва.
В журнале "Изобретательство" N 4/2009 опубликована статья В. И. Еременко и В. Н. Евдокимовой "К вопросу о частичной уступке патента", в которой критикуется моя статья "Возможна ли частичная уступка патента?" (Патенты и лицензии, N 8/2008). Прежде чем дать развернутый ответ оппонентам, приведу основную мотивацию поднятой мною проблемы. Очевидно и не требует доказательств утверждение, что подача заявки на получение патента на группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, является правом заявителя, а не обязанностью <1>. Заявитель может подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, которые могли быть объединены и в одной заявке на группу изобретений как отвечающей условию единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. -------------------------------- <1> В статье не будем объяснять, как, почему, откуда, ради кого и ради чего появилась возможность подачи заявки на получение патента на группу изобретений и как этот фактор влияет на стратегию патентования и расходы заявителя, связанные с патентованием этих же изобретений отдельно.
Очевидно также, что никто не может воспрепятствовать патентообладателю трех отдельных патентов, полученных по трем самостоятельным заявкам, передать (уступить) каждый патент на соответствующее изобретение различным лицам. Так, почему патентообладатель не может достичь этого же (передать те же три изобретения трем различным лицам), осуществляя частичную (раздельную) уступку патента, если он подал одну заявку на группу изобретений и получил один патент вместо трех, адекватных ему по объему исключительных прав? Поэтому, читая далее все доводы оппонентов и мои разъяснения, не будем забывать, ради чего на страницах журналов разгорелся спор. Основной вывод оппонентов состоит в том, что "в сфере передачи технологии, в частности в сфере уступки патента (по новой терминологии - отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец), законодатель не счел целесообразным предоставлять патентообладателю такой широкий спектр правомочий, доходящий до пределов частичной уступки патента в форме отчуждения одного из пунктов формулы комплексного изобретения (т. е. группы изобретений) с сохранением остальных пунктов у патентообладателя". Оппоненты полагают, что, ссылаясь на норму п. 1 ст. 1488 ГК РФ о возможности частичного отчуждения (уступки) исключительного права на товарный знак, я предложил применять данную норму по аналогии к частичной уступке патента. Однако этого в публикации нет. В статье лишь показано, что частичная уступка в отношении товарных знаков существует именно в той форме, которую я предлагаю предусмотреть и в отношении патентов, формула изобретения которых содержит достаточно специфическую группу изобретений. Это не предложение применить аналогию права, а всего лишь иллюстрация существующей нормы права в отношении частичной уступки товарных знаков, которая не сразу появилась в российском законодательстве, а была введена в Закон о товарных знаках в 2002 г. Данная норма о частичной уступке товарных знаков появилась в законодательстве не потому, что об этом мечтал Роспатент, а потому, что российский рынок требовал такого правового регулирования в сфере товарных знаков. В тот период в Патентный закон Российской Федерации аналогичная норма не была введена, поскольку, видимо, рынок тогда еще не созрел для того, чтобы поставить такую задачу перед законодателем. Оппоненты считают, что мое утверждение: "Не может существовать данная частная норма в отношении товарных знаков, позволяющая частичную уступку конкретных товаров и услуг, если она противоречит общей норме, приведенной в п. 1 ст. 1234 ГК РФ, поскольку общая норма действует в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предусмотренных четвертой частью ГК РФ", является серьезной юридической ошибкой, поскольку не учитывает правила соотношения общей и специальной нормы. Соответственно оппоненты отмечают, что "положения главы 76 ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1488, соотносятся с нормами, установленными в ст. 1234 ГК РФ, как специальные нормы с общими нормами. При конкуренции правовых норм, т. е. в случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же нормативном правовом акте, подлежит применению специальная норма, а не общая норма. Такая конкуренция всегда разрешается в пользу специальной нормы, поскольку специальная норма имеет приоритет перед общей нормой". Отмечено все совершенно верно, и касается изложенное ситуации, когда конкурирующие нормы содержат противоречивые предписания. Подчеркиваю: противоречивые предписания. Естественно, что именно при противоречивости предписаний действует известный принцип "Lex specialis derogat general" ("Специальный закон отменяет действие общего закона"), упомянутый оппонентами. Но в критикуемой статье показано, что между приведенными статьями четвертой части ГК РФ нет противоречия. Есть общая норма и не противоречащая ей частная норма в отношении товарных знаков, и такое соотношение непротиворечивых норм никакого отношения к принципу "Lex specialis derogat general" не имеет. В п. 1 ст. 1234 ГК РФ сказано: "По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю)". В данной общей норме однозначно указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит передаче в полном объеме. Нельзя понятие "результат" приравнять к понятию "патент". Хотят того оппоненты или нет, но без определения того, что является результатом, имеющим определенный объем, удостоверенный патентом, не обойтись. Частная норма п. 1 ст. 1488, предусматривающая частичное отчуждение товарных знаков в определенном объеме, не противоречит общей норме п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающей отчуждение исключительного права в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, и принцип "Lex specialis derogat general" никакого отношения к рассматриваемой ситуации не имеет. Примером его применения может служить разрешение коллизии между нормами в американском Законе о товарных знаках (1988 г.). Так, в соответствии со ст. 1052 (e) не допускается регистрация в качестве товарных знаков чисто географических обозначений, за исключением указаний их мест происхождения, которые могут быть зарегистрированы в соответствии со ст. 1054 Закона. В то же время, в соответствии со ст. 1054 этого же Закона, такая регистрация допускается, если товарный знак является коллективным и прямо включает указание места происхождения товаров. Очевидно, что общая норма ст. 1052 (e) входит в противоречие с частной нормой ст. 1054 и касается только таких коллективных товарных знаков, и принцип "Lex specialis derogat general" виден невооруженным глазом. Однако обсуждаемый вопрос касается не принципа "Lex specialis derogat general", а возможности применения общих норм четвертой части ГК РФ для регулирования частных ситуаций, прямо не предусмотренных в законодательстве. Процитируем изложенное <2> проф. А. Л. Маковским во втором абзаце п. 4.4 проекта Концепции совершенствования раздела VII ГК РФ: "Следует решить вопрос о применимости к товарным знакам нормы о том, что по общему правилу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК)". -------------------------------- <2> Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" // Патенты и лицензии. 2009. N 6. С. 23.
Мэтр юриспруденции не рубит с плеча, а говорит осторожно "следует решить вопрос"! Из этого можно сделать вывод: вопрос о применимости общей нормы в отношении товарных знаков имеет место. И как он будет решен - внесением в ГК РФ частной нормы, непосредственно касающейся товарных знаков, или толкованием общей нормы как допускающей такое регулирование без внесения каких-либо дополнений в ГК РФ, - покажет время. Сегодня поставлен вопрос о применимости одной общей нормы к товарным знакам, завтра будет поставлен вопрос о применимости другой общей нормы к патентам, и при этом не избежать толкования смыслового содержания общей нормы. Моя позиция заключается в том, что п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающий передачу исключительного права в полном объеме на результат, тем самым всего лишь исключает возможность передачи исключительного права по частям на искусственно раздробленный результат, потерявший при таком дроблении свою целостность. Например, нельзя передать исключительное право по частям: отдельно на шарики и отдельно на кольца подшипника, если патент выдан на изобретение - шариковый подшипник. Но нет никаких оснований воспрепятствовать частичному (раздельному) отчуждению прав на шариковый подшипник и смазку для подшипника, несмотря на их объединение в одном патенте. В моей статье подчеркивалось, что исключительное право на любое самостоятельное целое (результат) может быть передано только в полном объеме. И это понятно, так как невозможно передать право, имеющее свое действие на какое-то целое, если оно раздроблено так, что целым уже не является. Отсутствие целого объекта исключает порождение права на такой объект. Оппоненты не согласны с моим толкованием понятия "результат" как целого, которое определяет объем исключительных прав, если самостоятельных результатов несколько и каждый из них обременен своим объемом прав, независимым от объема прав на другие результаты, хотя и объединенные в одном патенте. Но такое объединение в одном патенте нескольких результатов (изобретений) не всегда свидетельствует об образовании иного результата, который предопределяет только полную уступку патента, и патентообладатель такого комплекса независимых в сфере использования результатов не связан условием обязательной передачи прав на все результаты (все изобретения) только одному приобретателю. Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо друг от друга. Пример такой формулы изобретения по патенту РФ N 2320194 с извлечениями только двух независимых пунктов (1 и 24) ранее был представлен. Вернемся к нему еще раз, так как не всегда читателям удается перечитывать ранее опубликованное. "1. Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов. ... 24. Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий". Представим ситуацию, когда к патентообладателю вышеуказанного патента обратилась фирма А, готовая на условиях договора уступки приобрести исключительное право. При этом лицензионные отношения фирму А не интересуют. Кроме того, фирму А интересует только композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, а второе изобретение из запатентованной группы - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания - нет, и платить за приобретение прав на него она не собирается. Если уступить патент полностью, как это предлагают оппоненты, во-первых, второе изобретение - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, использоваться фирмой А не будет. Следовательно, рынок не получит данной продукции, а бывший патентообладатель - никаких роялти. Во-вторых, патентообладатель, потеряв все права на второе изобретение вследствие полной уступки патента, уже не сможет его уступить какой-либо фирме Б, не говоря уже о том, что также не может использовать второе изобретение, так как права на него также уступлены новому патентообладателю. Опять рынок не получит данной продукции, а первый патентообладатель - вознаграждения. Так кому это выгодно? Более того, если первоначальный патентообладатель не уступит патент, а предоставит фирме А только исключительную лицензию на использование интересующего ее изобретения, лицензиат (фирма А) окажется в совершенно диком положении, если патентообладатель вдруг решит "насолить" лицензиату и перестанет платить пошлины за поддержание патента в силе, пытаясь прекратить таким образом действие исключительной лицензии. Ст. 1254 "Особенности защиты прав лицензиата" не содержит норм, защищающих лицензиата от подобных "выходок" патентообладателя, и нормы, обязывающей патентообладателя в случае принятия решения не поддерживать патент в силе в обязательном порядке уступить его лицензиату. В такой же плачевной ситуации окажется лицензиат в случае прекращения действия юридического лица - патентообладателя и отсутствия у него правопреемников. Ошибка оппонентов, как мне представляется, заключается в недооценке значимости разновидностей групп изобретений в одной патентной формуле и эволюции, которую прошла концепция единства изобретения, допускающая объединение в одной заявке (патенте) нескольких изобретений (пример из российской практики приведен ниже). 20 мая 1896 г. Николай II утвердил Положение о "привилегиях на изобретения и усовершенствования", в котором предусматривалась возможность включения в заявку нескольких отдельных предметов (объектов), но при условии, что в совокупности они составляют один определенный способ производства и не могут применяться в отдельности. Приведенная выше концепция единства изобретения сохранялась как до принятия, так и в период действия Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., во втором абзаце п. 45 которого единство изобретения признавалось соблюденным при следующих условиях: "Допускается объединение в одной заявке двух и более изобретений, относящихся к разным объектам (устройство, способ, вещество), если они служат единой цели и могут быть применены лишь совместно". Однако от такого жесткого ограничения давно отказались, и не только у нас, но и "в государствах с развитым правопорядком" <3>. Давно не является обязательным условием признания единства изобретения соблюденным такое условие, как возможность применения всех изобретений из группы лишь совместно. Наглядное подтверждение тому - признание единства изобретения соблюденным, когда изобретения в заявленной группе относятся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т. д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата. Такая группа изобретений именуется как группа на варианты. Она присуща как российской, так и евразийской правоприменительной практике. Полагаю, что является аксиомой утверждение, что изобретения - варианты в промышленной сфере применяются независимо друг от друга и не могут быть применены лишь совместно исходя уже из самого своего определения - варианты <4>. -------------------------------- <3> Такое определение применили оппоненты в своей статье. <4> Все изложенное в равной мере касается вариантов по патентам на промышленные образцы.
Наглядным примером соблюдения единства изобретения на группу объектов - варианты может служить патент РФ N 2097999, формула изобретения которого изложена следующим образом: "1. Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет расположенный в полости ручки электрический генератор с ротором на постоянных магнитах и подпружиненный профилированный стержневой механизм, установленный на внешней поверхности ручки и соединенный с ротором посредством механического привода. 2. Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую упругую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет размещенную в полости ручки пьезоэлектрическую пластину с установленными с обеих сторон электропроводными шунтами, снабженными электрическими выводами". Потребитель, сжимая и разжимая подпружиненный стержневой механизм в ручке, вызывает вращательное движение ротора электрического генератора, который будет вырабатывать электрический ток, или сжимает и разжимает пьезоэлектрическую пластину, вырабатывающую электрический ток. Общий для обоих вариантов технический результат состоит в том, что при ношении сумки или чемодана потребитель может вырабатывать электрический ток, который может использоваться, например, для питания различных встроенных в сумку или чемодан электропотребителей (лампочки подсветки, аккумуляторов для компьютера и т. п.) или для подогрева ручки рукоятки. Можно привести не одну тысячу российских и евразийских патентов с формулой на группу изобретений, в которой некоторые изобретения из группы могут использоваться независимо одно от другого. Проф. Э. П. Гаврилов в своей статье <5> уже излагал концепцию возможности частичной уступки патентов: "Частичная уступка патентных прав также возможна, если формула изобретения состоит из двух или более пунктов. Любой пункт формулы изобретения (как независимый, так и зависимый) может рассматриваться как самостоятельное изобретение, и потому право на него может быть уступлено независимо от права на другие пункты формулы". Досадное упущение в сказанном, по моему мнению, заключается только в том, что возможность частичной уступки патента распространена как на независимые пункты патентной формулы, так и на зависимые. Зависимые пункты не могут быть частично уступлены без независимого пункта, которому они подчинены, так как их зависимость как раз и подтверждает невозможность самостоятельного использования без независимого пункта. -------------------------------- <5> Гаврилов Э. П. Патентные договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10. С. 47.
Вопреки утверждениям оппонентов в критикуемой статье не указано, что частичная уступка евразийского патента возможна в рамках действующих документов ЕАПВ. В статье констатируется факт отсутствия прямого запрета, но из этого не делался вывод, что ЕАПВ может уже сейчас осуществлять частичную уступку евразийских патентов. Я полагал, что изложенное позволит специалистам из ЕАПВ хотя бы задуматься над поставленным вопросом, изучить его глубже, возможно, вынести на рассмотрение административного совета. Предоставление патентообладателям дополнительных возможностей, способствующих коммерческой реализации запатентованных групп изобретений в одном патенте, не может рассматриваться специалистами ведомств с позиции "не хочу, не буду", особенно если принять во внимание поступление дополнительных пошлин за осуществление частичных уступок патентов. Возможность частичной уступки патентов не разрушает институт лицензий. Более того, только укрепляет, так как, образно говоря, к конкретному независимому изобретению из запатентованной группы может быть "прикреплен" заинтересованный именно в этом изобретении патентообладатель. Нет никаких логических обоснований не принять предложенную концепцию частичной уступки патента, поскольку ее принятие открывает большие возможности патентообладателям распоряжаться предоставленным исключительным правом. И возможность частичной уступки товарных знаков - это пример для подражания в отношении такой же по смыслу частичной уступки патентов. Упоминая евразийские патенты в контексте рассматриваемого вопроса, полагаю, что ЕАПВ может значительно быстрее, чем российский законодатель, совершенствовать применяемые нормы права, и прежде чем полностью отрицать предложенное, может быть, целесообразно выслушать мнение представителей заинтересованных промышленных кругов и патентообладателей. В статье оппонентов выдвинутые мною обоснования позиции о возможной частичной уступке патентов расценены как логические ошибки, основанные на софистике. К тому же оппоненты выдвинули предположение о чуть ли не умышленном вводе читателей в заблуждение по рассматриваемому вопросу. Чтобы и в мыслях такого более не возникло, приведу извлечение из пункта 3.25.2.7 практического руководства австралийского патентного ведомства - одного из немногих ведущих ведомств в мире, которым ВОИС предоставил полномочия международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы. Полагаю, что Австралия относится к числу "государств с развитым правопорядком". Руководство по патентной практике и процедурам. "3.25.2.7. Переуступка прав на часть патента Патент может быть переуступлен частично в отношении определенной части (раздел 14(2)) или на ограниченный период времени. Если передаточный акт оформляется на определенный период времени с указанием даты его заключения, то реестр зарегистрирует этот период. Если дата окончания периода не указана, то реестр не будекак в тот период Австралия была английской колонией. Как видим, есть "государства с развитым правопорядком", в которых частичная уступка патентов по независимым пунктам патентной формулы если и не оговорена как прямая норма в законе, то толкуется судом как возможная. Учитывая, что прецедент был создан Великобританией и ему уже как минимум 150 лет, нет никаких сомнений в том, что его будут применять и далее, если возникнет подобная ситуация, многие страны с англосаксонским правом, и нет оснований полагать, что судебная практика по данному вопросу изменится, так как никто не будет пытаться вставлять палки в колеса патентообладателю. Надеюсь, что поднятый вопрос заинтересует специалистов, которые на практике столкнуться с ситуацией, когда будет необходимо осуществить частичную уступку патента именно по той схеме и основаниям, которые изложены выше.
P. S. Прошу уважаемых оппонентов внимательно проанализировать кроме патентного законодательства Австралии и патентное законодательство Азербайджанской Республики как члена Евразийской патентной организации. В соответствии со ст. 17 "Передача права на объекты промышленной собственности" действующего Закона Азербайджанской Республики "О патенте" любой патент или заявка на патент вместе с правами, основанными на них, могут передаваться полностью или частично, если иное не предусмотрено законодательством Республики. В соответствии с правилом 18.15 Закона Азербайджана "О государственной пошлине" за выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент взимается соответствующая пошлина. Мы направили соответствующий запрос уважаемым патентным поверенным Азербайджанской Республики с просьбой разъяснить изложенное выше и получили ответ, в котором, в частности, сказано: "Если патент выдан на группу изобретений (например, состоящую из двух независимых пунктов формулы на два варианта устройства или на два варианта композиции и иных объектов, каждый из которых может использоваться независимо один от другого), то согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики "О патенте" можно осуществить другому лицу частичную уступку патента только на пункт 1 такой формулы, причем патент с пунктом 2 остается у патентообладателя. Такая версия может быть также тогда, когда пункт 1 остается у патентообладателя, а пункт 2 формулы может быть уступлен другому лицу". Коллеги из Азербайджана отметили также, что сегодня отсутствуют какие-либо нормативные документы, регулирующие данную процедуру, и случаи такой частичной уступки патентов в практике патентного ведомства пока неизвестны. Из этого мы делаем вывод: Закон Азербайджана "О патенте" предусматривает именно ту частичную уступку патента, вокруг которой развернулась дискуссия, а отсутствие практики - явление временное. Как только патентообладателям разъяснят суть ст. 17 Закона, все изменится. Так, может, Евразийское патентное ведомство присмотрится к патентному закону одной из стран, создавших данное ведомство, и рассмотрит поднятый вопрос на административном совете для внесения подобной нормы в правило 13 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции?
------------------------------------------------------------------
Название документа