Современные тенденции контрафакта: методы и способы незаконного использования интеллектуальной собственности
(Мальцев А.) ("Корпоративный юрист", 2010, N 4) Текст документаСОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНТРАФАКТА: МЕТОДЫ И СПОСОБЫ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
А. МАЛЬЦЕВ
Мальцев Артем, начальник отдела интеллектуальной собственности ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь".
Настала необходимость говорить о складывающихся тенденциях не только в сфере управления и защиты интеллектуальной собственности, но и в области нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров (услуг). Что в наше время характерно для незаконной деятельности по неправомерному использованию чужой интеллектуальной собственности? По какому пути идет развитие производства контрафактной продукции?
Еще пять лет назад вопросы интеллектуальной собственности в нашей стране освещались в кругу соответствующих специалистов в основном применительно к несовершенству законодательства в этой области, способам и методам защиты от незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, т. е. борьбе с контрафактной продукцией. На каждом научно-практическом мероприятии обязательно были один-два доклада на тему "Стратегия защиты товарного знака" или "Практический опыт защиты интеллектуальной собственности на примере такой-то компании". Понимание важности использования потенциала интеллектуального капитала для современного бизнеса добавило глубины изучению возможностей управления интеллектуальной собственностью в интересах успешности предпринимательской деятельности и, соответственно, расширило круг изучаемых вопросов. Теперь мы уже внимательно изучаем и анализируем складывающуюся судебную практику и практику работы патентных ведомств как в России, так и в других странах, уделяя много внимания вопросам лицензирования; рискам, связанным с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков; совершенствованию системы защиты результатов интеллектуальной деятельности. В данной статье не исследуются вопросы откровенной фальсификации (подделки) оригинальных товаров, так как это, скорее, может быть темой для обсуждения на обучающих семинарах для правоохранительных органов или курсах повышения квалификации для сотрудников органов внутренних дел. Для читателей специализированного правового издания элементы правового ликбеза из области криминалистики неуместны. Итак, что же характерно для современного контрафакта?
Совершенствование техники исполнения дизайна продукции, схожей до степени смешения с оригинальной, произведенной с использованием средств индивидуализации товаров
Дизайн подражательной продукции создается так, чтобы исключить прямое копирование охраняемых элементов зарегистрированных товарных знаков, используемых на оригинальном товаре. В целях создания облика новой продукции, схожей с оригинальной, привлекаются профессиональные специалисты не только в области дизайна, но и в сфере интеллектуальной собственности с тем расчетом, чтобы у потребителя могло возникнуть заблуждение относительно истинного производителя и потребительских свойств оригинального товара, но при этом было бы сложно доказать контрафактность.
Направление в патентное ведомство заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, использованных на продукции, схожей до степени смешения с оригинальной (образцом для подражания), перед выпуском таковой в гражданский оборот
В целях создания препятствий в доказывании умышленности действий по незаконному использованию чужого товарного знака или схожего с ним до степени смешения обозначения и уклонения таким образом от уголовной и административной ответственности по соответствующим статьям уголовного закона и закона об административной ответственности (в России ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ) в патентное ведомство подаются заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, использованных на схожей продукции. Ввиду длительности процедуры рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков нарушитель формально может ссылаться на тот факт, что его заявки находятся на рассмотрении в патентном ведомстве, и пока в регистрации заявленных обозначений не отказано, он не принимает доводы лица, чьи исключительные права на интеллектуальную собственность нарушены. По этой же причине до окончания процедуры рассмотрения заявки на товарный знак и суды, и правоохранительные органы не примут аргументы истца (заявителя). Даже после принятия патентным ведомством законного решения об отказе в регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с уже имеющимся средством индивидуализации, у нарушителя имеется возможность тянуть время путем обжалования данного решения в Палате по патентным спорам, а в последующем и в судах всех инстанций.
Регистрация в стране в качестве средств индивидуализации товаров (услуг) обозначений, которые за рубежом принадлежат конкретным правообладателям на правах товарных знаков или иных объектов интеллектуальной собственности <1>
-------------------------------- <1> Или сквоттеринг (от англ. to squat - захватывать).
В странах с системой защиты товарных знаков First to use (например, в США) у недобросовестного участника рынка возможность зарегистрировать товарный знак связана с определенными сложностями и значительными затратами, так как приоритет на товарный знак появляется у того, кто первым ввел в гражданский оборот продукт с использованием обозначения, которое планируется зарегистрировать в качестве товарного знака, или чей будущий товарный знак был использован в гражданском обороте иным способом (рекламные акции, презентации). При этом необходимо регулярно декларировать использование зарегистрированного товарного знака, а значит, такой способ охоты за чужой интеллектуальной собственностью востребован, когда есть серьезная цель с большим экономическим потенциалом и просчитана вероятность ее достижения. В странах с системой защиты товарных знаков First to register (например, в странах ЕС, СНГ, России) у сквоттера имеется значительно больше возможностей зарегистрировать обозначение, которое в другой стране является товарным знаком. Достаточно первым подать заявку в патентное ведомство, и если обозначение не является общеизвестным, то можно в реальные сроки получить регистрирующие документы на товарный знак, который в другой стране принадлежит иному правообладателю. Бороться с этим явлением сложно, и выкуп необходимого товарного знака у сквоттера иногда представляет собой единственную возможность восстановить свои права на интеллектуальную собственность. Получение лицензии от сквоттера - путь рискованный, так как на длительное время становишься зависимым от него, а как будет развиваться бизнес в конкретной стране - сразу предугадать сложно.
Открытие доменного имени с использованием чужого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (киберсквоттеринг)
К сожалению, в действующем законодательстве доменные имена не отнесены к объектам интеллектуальной собственности (хотя в проекте части 4 ГК РФ в § 5 гл. 76 они признавались таковыми, но данная новелла была исключена из принятого текста ГК РФ). Нет в ГК РФ и определения доменного имени, но из ст. 1484 ГК РФ следует, что это способ адресации в Интернете. Способ адресации представляет собой метод поиска, предоставления и обработки информации, т. е. информационную технологию <2>. -------------------------------- <2> См.: Федеральный закон от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Право на использование доменного имени прямо не закреплено в российском законодательстве, и сейчас имеются две противоположные точки зрения: - это абсолютное имущественное право (как право собственности) (позиция Европейского суда по правам человека); - это относительное право в рамках договора о регистрации домена (позиция ICANN - Корпорация по распределению доменных имен). Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, а точнее право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право. Размещение товарного знака в доменном имени является одним из способов его использования, и судебная практика идет по следующему пути: суды признают факт нарушения прав правообладателя товарного знака, если доменное имя оказалось сходным до степени смешения с этим знаком, а на сайте была размещена информация об однородных товарах (услугах). Так, подтверждением могут служить многочисленные решения арбитражных судов различных регионов России, в частности Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2009 г. по делу N А41-12240/08 по иску немецкой компании "Манн энд Шредер ГмбХ" - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan. ru. Апелляционной инстанцией удовлетворение иска о нарушении исключительных прав на товарный знак признано правомерным, так как название используемого ответчиком домена совпадает с зарегистрированным истцом товарным знаком, а истец и ответчик оказывают аналогичные услуги. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 г. по делу N А40-27719/08-26-120 удовлетворение исковых требований компании ООО "Одноклассники" о прекращении использования обозначения в доменном имени в сети Интернет признано правомерным. Использование в доменном имени части товарного знака, являющейся тождественной, приводит к смешению сайтов истца (odnoklassniki. ru) и ответчика ООО "КМ онлайн" (odnoklassniki. km. ru), а истец не давал ответчику разрешения на использование своего товарного знака N 328708 "Одноклассники". Решения по аналогичным делам уже приняты во всех федеральных округах страны. А если на сайте имеется информация о тех товарах, по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) которых товарный знак не регистрировался, киберсквоттер безнаказан? Хотелось бы надеяться, что нет, но в судебной практике автору не встречались примеры решения суда в пользу правообладателя товарного знака, чьи исключительные права на средства индивидуализации товаров и услуг были бы нарушены указанным способом.
Регистрация фирменного наименования или использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, подаваемым в патентное ведомство на регистрацию в качестве товарного знака
В данной ситуации решающее значение имеет инсайдерская информация о планах потенциального правообладателя относительно подачи на регистрацию в качестве товарного знака того или иного обозначения. Получив подобную информацию, заинтересованные лица могут за очень короткий срок зарегистрировать юридическое лицо с фирменным наименованием, тождественным тому обозначению, которое планировалось подать на регистрацию в качестве товарного знака. Учитывая принцип старшинства права ст. 1252 ГК РФ, владелец фирменного наименования сможет потребовать признания недействительным предоставления правовой охраны соответствующему товарному знаку. Затем все может развиваться по запланированному сценарию сквоттера: поступает предложение за вознаграждение не чинить препятствий с регистрацией (использованием) товарного знака или за то же вознаграждение изменить фирменное наименование юридического лица. Аналогичный сценарий возможен и в отношении доменного имени, более ранняя регистрация которого может стать препятствием для регистрации соответствующего товарного знака (п. 9 ст. 1483 ГК РФ), правда, уже в двух чтениях рассмотрена поправка к этой статье ГК РФ, где данный запрет снят.
Поиск и атака на товарные знаки с целью досрочного прекращения их правовой охраны по основаниям ст. 1486 ГК РФ (неиспользование товарного знака) и последующей регистрацией на заинтересованное лицо
Это явление не так распространено, как ранее приведенные, но иногда интересные товарные знаки, которые правообладатель зарегистрировал в расчете на перспективу и в течение трех лет с момента регистрации не использовал, могут стать добычей для сквоттеров, если они инициируют процесс прекращения правовой охраны на такой товарный знак в Палате по патентным спорам. Основаниями для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, помимо его неиспользования в течение любых трех лет после государственной регистрации, также являются: - использование товарного знака ненадлежащим лицом (например, дочерняя компания без лицензионного договора); - некорректное использование товарного знака (т. е. со значительными изменениями, влияющими на его различительную способность); - также не являются использованием товарного знака действия правообладателя, не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот (п. 2 ст. 1486 ГК РФ). Еще недавно дальнейший сценарий захвата товарных знаков был таким: за вознаграждение отказ от требований по аннулированию правовой охраны товарного знака или обмен требований по прекращению охраны товарного знака на иные требования, которые были скрыты на момент атаки на товарный знак. А может, сквоттеры просто выступали по заказу заинтересованного лица для получения прав на атакованный товарный знак и после прекращения его правовой охраны "заказчик" в день фиксации данного факта подаст в патентное ведомство свою заявку на регистрацию соответствующего обозначения в качестве товарного знака. При этом несправедливо не уточнить, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам предприняла адекватные меры, направленные на создание препятствий для разыгрывания подобных сценариев. В информационном письме от 20 мая 2009 г. N 3 Роспатент детально разобрал понятие заинтересованного лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. "Заинтересованность" лица в этом случае является ключевым и обязательным условием приема подобного заявления. Бремя доказывания "заинтересованности" лежит на лице, подавшем заявление. Вопрос о наличии или отсутствии этой самой "заинтересованности" решается коллегией Палаты по патентным спорам в первую очередь. Если не доказана "заинтересованность" лица, подавшего заявление на аннулирование товарного знака, его аргументы по существу не будут рассматриваться и делопроизводство по рассмотрению заявления сразу прекращается даже без рассмотрения самих аргументов к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака. Исходя из критериев "заинтересованного лица", указанных в обозначенном информационном письме, можно сделать вывод о том, что только у правообладателя, имеющего международную регистрацию товарного знака или национальную регистрацию товарного знака в иностранном государстве, есть неплохие шансы подать заявление на прекращение его правовой охраны в связи с неиспользованием в России. Безусловно, это затруднит возможность сквоттерской атаки, но, к сожалению, не исключит ее полностью.
Сила действия равна силе противодействия
Данная аксиома действует также в области использования и защиты интеллектуальной собственности. В 2008 г. количество рассмотренных российскими арбитражными судами дел по защите интеллектуальной собственности увеличилось по сравнению с 2007 г. почти в два раза: 1831 дело в 2007 г. и 2746 дел в 2008 г. В 2009 г. эта цифра уже превысила 3000. Способы и методы борьбы с контрафактной продукцией совершенствуются. Правообладатели все активнее стараются защитить свои права, но всегда надо помнить, что и их оппоненты (назовем их так корректно) не дремлют и совершенствуют методы незаконного использования чужой интеллектуальной собственности. Да помогут нам знания и закон, помноженные на гибкость мышления и внимательность во всем, что касается механизма управления интеллектуальным капиталом и его защитой.
------------------------------------------------------------------
Название документа