Признание патента на изобретение частично недействительным
(Гаврилов Э. П.) ("Патенты и лицензии", 2013, N 12) Текст документаПРИЗНАНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Э. П. ГАВРИЛОВ
Автор статьи Э. П. Гаврилов, доктор юридических наук, проф. кафедры гражданского права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва), доказывает, что если патент признан недействительным частично и аннулирован, то патентообладатель сохраняет оставшуюся часть своих исключительных прав и вправе их защищать.
Ключевые слова: статья 1398 ГК РФ, признание патента недействительным частично, аннулирование патента, право на защиту при наличии патента, признанного недействительным частично.
Recognition of a patent for an invention as invalid in part E. P. Gavrilov
Author of the article E. P. Gavrilov, doctor of legal sciences, professor of civil law department of National research university Higher school of economics (Moscow), argues that if a patent recognized as invalid in part and annulled, then the patent owner keeps the remaining part of his exclusive rights and has a right to enforce his rights.
Key words: article 1398 of the RF Civil code, recognition of a patent as invalid in part, annulment of a patent, right to enforce patent right for a patent, which was recognized as invalid in part.
Первый абзац ст. 1398 ГК РФ устанавливает, что "патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент". А в соответствии с п. 5 этой статьи "признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393)". Наряду с этим второй абзац п. 3 ст. 1398 ГК РФ указывает, что "в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент". В ГК РФ нет нормы, определяющей момент выдачи такого нового патента, а это означает, что новый патент по идее может быть выдан спустя определенный промежуток времени, после того как прежний патент был признан недействительным частично и аннулирован. Именно это имеет место во многих случаях. Иными словами, патент признается недействительным частично и аннулируется в определенный момент времени, а затем, по истечении некоего промежутка времени, выдается новый патент. В этой связи в течение этого промежутка времени создается неопределенность, касающаяся правового статуса изобретения, полезной модели или промышленного образца. Неопределенность эта такова: считается ли этот объект в той его части, которая не признана недействительной, охраняемый патентом или он временно не имеет патентной защиты? На возникшие вопросы попытался дать ответ Президиум ВАС РФ в Постановлении от 23 апреля 2013 г. N 17575/12 <1>. Это очень интересный и очень важный судебный акт, значимый не только для патентного права, но и для других категорий интеллектуальных прав. Я не могу сказать, что Президиум ВАС РФ в данном Постановлении до конца разобрался с возникшими вопросами, но общее направление, им избранное, несомненно, верное. -------------------------------- <1> Патентный поверенный. 2013. N 6. С. 51.
Вот фабула дела. В Арбитражный суд г. Москвы обратилась компания "Байер фарма акциенгезельшафт" (истец) с иском к нескольким юридическим лицам, которые осуществляли действия по использованию принадлежащего истцу изобретения, охраняемого патентом РФ N 2269342. Действия состояли в том, что ответчики ввозили на территорию России, рекламировали, хранили, предлагали к продаже и продавали лекарственное средство "мидиана", охраняемое этим патентом. Истец требовал прекращения использования данного средства, изъятия его из оборота и уничтожения партий этого лекарства. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2012 г. в иске было отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 23 мая 2012 г. оставил это решение без изменения, ФАС МО Постановлением от 10 сентября 2012 г. указанные судебные акты также оставила без изменения. Судебные акты всех трех инстанций основывались на том, что патент РФ N 2269342 решением Роспатента от 13 декабря 2011 г. был признан частично недействительным, вследствие чего был аннулирован, причем новый патент (с измененной формулой изобретения) на момент рассмотрения спора по существу в первой инстанции у истца отсутствовал, сведения об изобретении не были внесены в госреестр в установленном законом порядке, а потому истец не имел права на судебную защиту. При этом суды ссылались на норму п. 1 ст. 1363 ГК РФ: "Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393)". При рассмотрении дела в апелляционной инстанции истец указал, что 10 мая 2012 г. в официальном бюллетене Роспатента были опубликованы сведения о регистрации нового патента истца N 2449796 с уточненной формулой изобретения. Новая редакция формулы изобретения содержалась в решении Роспатента от 13 декабря 2011 г., которым прежний патент был признан частично недействительным. По мнению истца, "данный новый патент является надлежащим доказательством права истца на судебную защиту его нарушенного права на изобретение в суде апелляционной инстанции". Кроме того, истец утверждал, что регистрация нового патента "имеет исключительно технический характер". Все эти доводы не были приняты апелляционной инстанцией. Постановление кассационной инстанции, подтверждая позицию суда первой и апелляционной инстанций, отмечало: "Поскольку решением Роспатента от 13.12.2011 патент N 2269342, являющийся предметом и основанием заявленных требований (нарушение прав истца как патентообладателя), признан частично недействительным, то суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в госреестр в установленном законом порядке, в связи с чем правомерно отказали в удовлетворении заявленных исковых требований". После этого компания "Байер" (истец) и обратилась в порядке надзора в ВАС РФ с просьбой об отмене ранее принятых по делу судебных актов. ВАС РФ принял это заявление к надзорному производству, а Судебная коллегия ВАС РФ Определением от 18 февраля 2013 г. N ВАС-17575/12 по делу N А40-90149/11-51-791 передала его в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора. Фактические обстоятельства рассматриваемого дела кратко и очень точно отражены в следующей фразе Определения Коллегии ВАС РФ: "Установив, что на дату рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции решением Роспатента от 13.12.2011 патент N 2269342 [на котором основывались исковые требования] признан частично недействительным, вследствие чего был аннулирован, а также то, что у истца отсутствовал патент на спорное изобретение с уточненной формулой и сведения об изобретении не внесены в государственный реестр в установленном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии у истца права на судебную защиту [и], поэтому отказал в удовлетворении исковых требований". Вот с какой, прямо скажем, непростой ситуацией столкнулся ВАС РФ. С одной стороны, ст. 1363 ГК РФ устанавливает: нет патента - нет судебной защиты. С другой стороны, патент признан недействительным лишь частично, но тем не менее он аннулирован, а новый патент еще не выдан. Чувство справедливости подсказывает, что в этой ситуации право на судебную защиту должно сохраняться, однако суд должен руководствоваться не только чувством справедливости, но и нормами закона. Где же найти эти нормы, и есть ли они вообще? Оказывается, они есть в п. п. 3 и 4 ст. 1398 ГК РФ. Надо только внимательно читать. Так, в первом абзаце п. 3 указывается, что патент может быть признан недействительным полностью или частично по решению Роспатента или суда. Далее, во втором абзаце п. 3 сразу за этим читаем, что в случае признания действия патента недействительным частично должен быть выдан новый патент. И лишь затем, в первом абзаце п. 4 содержится норма, устанавливающая, что патент, признанный недействительным либо полностью, либо частично, аннулируется. Обратим внимание на последовательность этих норм в ГК РФ. Совершенно очевидно, что, именно следуя ей, должны осуществляться сами действия: сначала патент признается недействительным частично, непосредственно после этого Роспатент обязан совершить действия по выдаче нового патента (с уточненной формулой или с уточненным составом авторов или патентообладателей), и только потом решается вопрос об аннулировании прежнего патента. Если действия Роспатента осуществляются именно в такой последовательности, то в случае признания патента недействительным частично процедура выдачи нового патента не прерывает действия исключительного права. Оно действует непрерывно, лишь несколько изменяется либо его объем, либо субъект (носитель) этого права. Что касается рассматриваемого случая, то Роспатент отступил от норм и логики ГК РФ, а именно: сначала полностью аннулировал прежний патент, который был признан недействительным лишь частично, и лишь затем, спустя полгода (!), опубликовал сведения о регистрации нового патента <2>. Выдав новый патент не в тот момент, когда был аннулирован прежний, а намного позже, Роспатент преступил закон, на что Президиум ВАС РФ должен был указать, принимая данное Постановление. Вместо этого Президиум ВАС РФ указал, что якобы "срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен". Из текста Постановления Президиума ВАС РФ следует, что под законодательством здесь подразумевается как ГК РФ, так и ведомственные нормативные акты Роспатента. -------------------------------- <2> Я очень хочу ошибиться, но полагаю, что фактически новый патент был выдан истцу на руки не через полгода, а еще позже.
Действительно, в ГК РФ, в частности в ст. 1393, а также в ст. 1398 не указано, когда именно Роспатент обязан произвести государственную регистрацию выдачи патента или его аннулирования. Не указан также и точный момент выдачи Роспатентом патентообладателю самого патента. Тем не менее совершенно очевидно, что Роспатент обязан совершать эти действия. Значит ли это, что Роспатент может осуществлять государственную регистрацию выдачи/аннулирования патента в любое время? И вообще, сколько времени надо ждать патентообладателю выдачи патента? Выполняя свою государственную функцию, ссылка на которую в настоящее время содержится в названии любого ведомственного административного регламента (ранее такие документы назывались проще и понятнее: правила или инструкции), Роспатент не только осуществляет свои права, но и выполняет свои обязанности. И те и другие в административных регламентах должны конкретизироваться, уточняться. Именно в этом и заключается смысл любого административного регламента. Открываем Административный регламент исполнения Роспатентом государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности <3>, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 346, внимательно его читаем и... ничего не находим. В нем нет даже никаких намеков на то, в какие сроки Роспатент обязан выполнять эту свою государственную функцию. Вопрос, в какой срок после вынесения Роспатентом решения о выдаче патента оно должно быть внесено в Государственный реестр изобретений РФ (п. 13.1), в какой срок в этот реестр вносится после его принятия решение о признании патента аннулированным в связи с признанием его недействительным полностью или частично (п. 13.2), в Административном регламенте не затрагивается. Не затрагивается - значит, не решается. Однако, думаю, следует сказать, что этот вопрос намеренно обходится, поскольку определение точных дат или промежутков времени ограничивало бы свободное усмотрение Роспатента. Вместе с тем логика подсказывает, что в указанный Административный регламент обязательно должна быть включена норма о том, что в случае внесения в государственный реестр сведений об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным частично одновременно (в ту же дату) в реестр должны быть внесены сведения о регистрации нового патента. -------------------------------- <3> Патентный поверенный. 2013. N 6. С. 51.
Именно на этот недостаток Административного регламента (или на несвоевременность выполнения Роспатентом возложенной на него государственной функции) должен был указать Президиум ВАС РФ в своем Постановлении. Вместо этого Президиум ВАС РФ указывает, что "срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен". Эту фразу можно истолковать как оправдывающую действия Роспатента, который зарегистрировал новый патент через полгода после аннулирования прежнего патента, признанного недействительным лишь частично. Следовало прямо указать, что такая ситуация сложилась из-за упущения Роспатента, по его вине и не предусмотрена действующим законодательством, противоречит общему смыслу ст. 1398 ГК РФ. Необходимо, однако, добавить, что Президиум ВАС РФ, исправляя содержащуюся в первой части этой фразы неточность, во второй ее части отметил, что "в результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права". Высказанную здесь мысль следует понимать так: "Исключительное право было прекращено лишь частично, а потому и патент был аннулирован лишь частично. В этих условиях истец сохраняет право на судебную защиту своего изобретения". Именно в этом и состоит смысл разъяснения, данного Президиумом ВАС РФ. В самом конце этой длинной фразы говорится, что "патент действует в неотмененной части". Это очень ценное указание, поскольку относится к промежутку времени, когда прежний патент был аннулирован. Таким образом, Президиум ВАС РФ фактически указал на то, что в данном случае аннулирование относилось лишь к той части формулы изобретения, которая была признана недействительной. Рассматриваемое Постановление Президиума ВАС РФ имеет принципиально важное значение. Во исполнение содержащихся в нем толкований действующего законодательства Роспатент, по нашему мнению, должен исходить из того, что в случае признания патента недействительным частично одновременно с аннулированием прежнего патента должна осуществляться выдача нового патента. Эти положения следовало бы ввести и в соответствующий административный регламент, что должно быть сделано по инициативе Роспатента. В текст ГК РФ целесообразно внести следующие изменения. Второй абзац п. 3 ст. 1398 исключить, а первый абзац п. 4 ст. 1398 дополнить фразой: "Одновременно с этим в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент". Однако значение рассмотренного Постановления Президиума ВАС РФ не ограничивается рамками патентного права. Его следует применять к исключительным правам на иные объекты. В этой связи нельзя не отметить, что п. 5 ст. 1513 ГК РФ, относящийся к сходной ситуации, касающейся признания недействительным исключительного права на товарный знак, сформулирован иначе и более удачно, чем п. п. 3 и 4 ст. 1398 ГК РФ. Пункт 5 ст. 1513 ГК РФ гласит: "В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков". Таким образом, в отношении патентов в случае признания патента недействительным частично прежний патент аннулируется и выдается новый патент. Это порождает вероятность того, что новый патент будет выдан не одновременно с аннулированием прежнего патента, а через некоторое время, что и привело к появлению рассмотренного судебного спора. А вот в отношении товарных знаков в аналогичной ситуации прежняя запись о регистрации товарного знака не аннулируется, а изменяется. При этом вероятности появления какого-то периода неопределенности, в течение которого действие прежней регистрации прекратилось, а действие новой регистрации еще не возникло, нет. Может быть, и в патентном праве следует не аннулировать прежний патент, а считать его измененным? Вынося принципиально важное новое Постановление (его существо: "признанный частично недействительным и аннулированный патент на изобретение продолжает свое действие в отношении той своей части, которая не была признана недействительной"), Президиум ВАС РФ должен был опираться на патентное право, на научные публикации. Наука для того и предназначена, чтобы вскрывать недостатки, пробелы в законодательстве и заранее (до появления конфликтов на практике) определять пути их решения. Более того, во многих зарубежных странах научные мнения упоминаются в судебных актах. Иными словами, наука является направляющим лучом света, прожектором для практики, в том числе судебной. Ну и как же высветила российская наука проблему, с которой на практике столкнулись арбитражные суды? По сути дела никак, как будто этой проблемы вовсе не существует. Строго говоря, в связи с этим следовало бы поставить вопрос о том, нужна ли такая наука, и вообще являются ли такие книжные и журнальные публикации (или, по крайней мере, их большинство) научными, но мы так ставить вопрос не будем, предполагая, что российская наука хорошо освещает путь практике по другим проблемам. Действительно, по части четвертой ГК РФ издано 25 постатейных комментариев, и лишь в одном из них указывается, что "в случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав продолжает действовать" <4>. Для остальных научно-практических комментариев к части четвертой ГК этой проблемы вообще не существует. -------------------------------- <4> Постатейный комментарий к ГК РФ, части четвертой / Под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 457 (автор текста - О. В. Добрынин).
Не лучше обстоят дела и с другими научными публикациями. До вынесения Президиумом ВАС РФ рассмотренного выше Постановления эта проблема была затронута только в двух публикациях, причем решена она была различно. В одной публикации указывалось, что "рассуждения о необходимости (при признании патента недействительным частично) сохранения возможности принудительной защиты исключительного права на объект по измененной формуле с даты выдачи аннулируемого патента (а не с даты выдачи нового патента - взамен аннулируемого) представляют собой попытки изменения законодательства России, которые противоречат как правовой природе аннулирования патента, так и современным зарубежным стандартам признания патента недействительным" <5>. -------------------------------- <5> Залесов А. О правовой природе спора о недействительности патента // ИС. Промышленная собственность. 2012. N 11. С. 14.
А вот другое, противоположное мнение: "Логика подсказывает, что при вступлении в законную силу решения о том, что действие патента признается недействительным лишь частично, прежний патент (или, точнее, исключительное право, удостоверяемое патентом) продолжает свое действие на основе прежней заявки, прежнего решения о выдаче патента, прежней записи в соответствующем государственном реестре с учетом, однако, того, что в перечисленные документы вносятся изменения, вытекающие из решения о признании действия патента частично недействительным. Следует считать, что согласно ст. 1398 ГК РФ в случае признания патента недействительным частично решение Роспатента о выдаче прежнего патента отменяется, а запись о прежнем патенте в государственном реестре аннулируется только одновременно с выдачей нового патента, но - ни в коем случае и никогда - это не может происходить ранее выдачи нового патента" <6>. -------------------------------- <6> Гаврилов Э. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ)// Хозяйство и право. 2013. N 1. С. 13.
Список литературы
1. Гаврилов Э. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ)// Хозяйство и право. 2013. N 1. 2. Залесов А. О правовой природе спора о недействительности патента // ИС. Промышленная собственность. 2012. N 11. 3. Постатейный комментарий к ГК РФ, части четвертой / Под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.
------------------------------------------------------------------
Название документа