Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с неиспользованием
(Старженецкий В. В.) ("Арбитражная практика", N 10, 2004) Текст документаДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СВЯЗИ С НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В. В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ
Владислав Валерьевич Старженецкий, главный консультант Сектора международного частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, кандидат юридических наук, доцент Российской академии правосудия.
Российское законодательство о товарных знаках исходит из принципа обязательного использования товарного знака правообладателем. То есть применение товарного знака в коммерческом обороте является не только правом, но и обязанностью правообладателя. При ее невыполнении правообладатель может быть лишен своих прав вследствие досрочного прекращения действия регистрации товарного знака. В практике арбитражных судов появились споры, связанные с оспариванием решений Высшей патентной палаты о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков. Наибольшие затруднения у спорящих сторон вызывает правовая квалификация и объем термина "использование" товарного знака. Президиум ВАС РФ 13.04.2004 принял Постановление N 1164/04 <*>, согласно которому поставка в Россию продукции, маркированной товарным знаком, может считаться использованием товарного знака в смысле ст. 22 Закона РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках...". -------------------------------- <*> Текст Постановления см.: Судебные решения (приложение к журналу "Арбитражная практика"). 2004. N 4 (июль - август). С. 60 - 63.
Обстоятельства дела
Компания "Ян Бехер - Карловарска Бехеровка" являлась владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB", зарегистрированного в СССР в 1981 г. Компания поставляла в Россию изготавливаемый товар (ликер) через российское ЗАО "П. Р.Русь", которое распространяло продукцию на российском рынке. Российское юрлицо - ЗАО "Бехер" обратилось в 2002 г. в Высшую патентную палату с заявлением о досрочном прекращении действия правовой охраны указанного товарного знака на территории России в связи с его неиспользованием. Проанализировав представленные доказательства, Высшая патентная палата пришла к выводу, что спорный товарный знак не использовался владельцем в течение пяти лет, и по этой причине его правовая охрана должна быть прекращена. Владелец товарного знака не согласился с решением Высшей патентной палаты и обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы о признании решения недействительным.
Вынесенные судебные акты
Суд первой инстанции решением от 18.03.2003 в иске отказал. Суд отметил, что факт непосредственного использования на территории России товаров, маркированных спорным товарным знаком, самим владельцем товарного знака или иным лицом на основании лицензионного соглашения с правообладателем в соответствии со ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках..." не подтверждается. Суд апелляционной инстанции Постановлением от 08.07.2003 переоценил обстоятельства дела, решение суда первой инстанции в части отказа в иске о признании решения Высшей патентной палаты недействительным отменил, исковые требования удовлетворил. Суд указал на то, что товар на протяжении последних пяти лет регулярно ввозился в Россию и реализовывался среди российских потребителей. Кассационный суд Постановлением от 23.10.2003 отменил Постановление апелляционной инстанции, оставил в силе решение суда первой инстанции. Высший Арбитражный Суд РФ Постановлением от 13.04.2004 N 1164/04 оставил в силе Постановление суда апелляционной инстанции от 08.07.2003, отметив, что действия правообладателя являлись использованием товарного знака в смысле ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках...".
Комментарий
Требования к использованию товарного знака
Российское законодательство придерживается принципа обязательного использования товарного знака, который отражен в ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках...". Цель этого законоположения - предотвращение нежелательных последствий от формальной регистрации и от действия большого количества обозначений, которые фактически не используются их владельцами, не выполняют различительной функции в отношении товаров и услуг и тем самым препятствуют регистрации сходных обозначений другими лицами. Данная мера стимулирует владельцев товарных знаков к активному использованию своей интеллектуальной собственности. Она помогает бороться с таким негативным явлением, как недобросовестная регистрация товарных знаков без цели их реального использования, например исключительно с целью перекрыть доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Возложение на правообладателя обязанности использовать свой товарный знак весьма распространено в мире, что подтверждается международно-правовыми актами и национальным законодательством зарубежных стран. В международном праве об этой обязанности говорится в ст. 5 С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., ст. 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г., которые предусматривают, что регистрация товарного знака может быть аннулирована в случае неиспользования товарного знака его владельцем без уважительных причин в течение определенного срока (не менее трех лет). Некоторые иностранные законодательства содержат возможность отмены регистрации товарного знака в случае его неиспользования <1>. В ряде государств продление регистрации поставлено под условие предоставления доказательств использования товарного знака <2> или даже устанавливается обязанность правообладателя предоставлять доказательства его использования в течение срока действия регистрации <3>. А в каких-то странах неиспользование товарного знака исключает предъявление требований, вытекающих из нарушения прав на товарный знак <4>. -------------------------------- <1> Например, французское законодательство о товарных знаках. <2> Такая возможность закреплена в ст. 13 Договора ВОИС о законах по товарным знакам. <3> Например, Мексика - по истечении 3 лет с момента регистрации, США - по истечении 6 лет с момента регистрации. <4> Таким образом сформулированы положения Закона ФРГ "О товарных знаках" (§ 25 и 26).
Подобные жесткие требования к обязательному использованию товарного знака привели к тому, что зарубежные правообладатели в качестве мер предосторожности даже стали составлять особые досье, содержащие элементы доказательств по использованию товарных знаков <*>, так как бремя доказывания в случае возникновения спора по поводу неиспользования товарного знака лежит на его владельце. -------------------------------- <*> Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 2. Душанбе, 1998. С. 143.
Как правило, ни национальные законодательства, ни международные конвенции не закрепляют развернутых требований к тому, как именно, в каких формах товарный знак должен использоваться. По такому же пути пошел и российский законодатель, указав, что использованием считается применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, их упаковке правообладателем или лицом, которому данное право предоставлено на основе лицензионного договора (ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках..."). Поэтому развитие законодательных положений о конкретных видах использования остается за судебной практикой. Итак, использование товарного знака в коммерческом обороте по смыслу ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках..." возможно в различных формах. Рассмотрим основные из них. Пожалуй, самой распространенной формой использования является применение товарного знака самим правообладателем в отношении товаров или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Например, если владелец товарного знака выпускает продукцию, маркированную зарегистрированным товарным знаком, вводит ее в хозяйственный оборот на территории государства охраны, проставляет товарный знак на упаковке товаров, то он тем самым применяет товарный знак. Возможна иная ситуация, когда владелец товарного знака по лицензионному соглашению передает свои права третьему лицу, которое на основании заключенного гражданско-правового договора использует товарный знак на соответствующих товарах, упаковке. В этом случае также можно вести речь о применении товарного знака в соответствии со ст. 26 Закона. И наоборот, когда владелец товарного знака бездействует, не применяет свой товарный знак по назначению, на рынке не присутствуют товары/услуги, маркированные его товарным знаком, значит, владелец не выполняет свою обязанность по использованию и регистрация такого товарного знака может быть досрочно прекращена. Аналогичный вывод последует и в тех случаях, когда будет установлено, что использование товарного знака носило случайный, показной характер, без намерения реального применения товарного знака в коммерческом обороте для тех товаров, для которых он зарегистрирован <*>. -------------------------------- <*> Intellectual Property: the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. By R. T. Shechter, J. Thomas. Westlaw, 2003. P. 757 - 760.
Главным ориентиром при разбирательстве такого рода споров должен стать критерий эффективного использования товарного знака. Иными словами, не всякое использование товарного знака правообладателем будет считаться использованием в смысле ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках...", а лишь такое, когда товарный знак используется по прямому назначению, в тех формах, которые являются основными. Ключевым в рассматриваемом деле как раз стал вопрос об эффективности использования товарного знака. Анализируя обстоятельства дела, очевидно, что на российском рынке присутствовал товар, маркированный спорным товарным знаком. Товар поставлялся в Россию из-за рубежа российскому юридическому лицу, которое впоследствии распространяло продукцию правообладателя на нашем рынке. Лицензионных договоров на использование товарного знака между правообладателем и российскими юрлицами не заключалось. Высшая патентная палата, суды первой и кассационной инстанций сочли, что данного факта недостаточно для признания использования товарного знака в России. Основной аргумент - владелец товарного знака не доказал, что предоставил право на использование спорного товарного знака по лицензионному договору третьим лицам, а само использование товарного знака осуществлялось не на территории России. Чешская компания, в свою очередь, считала, что имеется достаточное количество доказательств эффективного использования товарного знака, например контракты с российским контрагентом на поставку товаров на территорию России на условиях Инкотермс DDU, CIP, CIF Москва, таможенные декларации, письменные объяснения торгующих ликером организаций. По мнению чешской компании, приведенные факты свидетельствуют о том, что правообладатель регулярно поставлял в Россию товар, маркированный спорным товарным знаком, подобным образом вводил свою продукцию в хозяйственный оборот на российском рынке, что товар под товарным знаком "JB" присутствовал и продавался на российском рынке в адекватных объемах. ВАС РФ отметил в постановлении, что фактически товарный знак использовался на территории России. В соответствии с представленными документами товар поставлялся в том виде, в котором он продавался на российском рынке. Продавцы не видоизменяли упаковку, маркировку товара. Значит, товарный знак применялся не российскими лицами, а самим иностранным правообладателем. Предоставленные правообладателем доказательства являются достаточными для вывода об эффективности использования товарного знака на территории РФ и препятствуют прекращению действия регистрации товарного знака. При названных обстоятельствах отсутствует необходимость доказывать, что владелец товарного знака предоставил российскому покупателю на основании лицензионного договора право использовать свой товарный знак. Полностью соглашаясь с позицией ВАС РФ, полагаем, что иной подход, при котором бы допускалось прекращение действия регистрации товарного знака, используемого на российском рынке, обладающего достаточно сильной различительной способностью и узнаваемого потребителем, на том лишь основании, что фактически проставление товарного знака на товаре и упаковке происходило за рубежом, а не в России, было бы излишне формальным и не сочеталось с основными целями права интеллектуальной собственности.
Лица, наделенные правом подавать заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
Еще одна правовая проблема связана с толкованием положения ст. 22 Закона РФ "О товарных знаках..." во взаимосвязи со ст. 4 АПК РФ. Она не была озвучена в ходе судебных слушаний по изложенному выше делу, но судебно-арбитражная практика свидетельствует о том, что такой вопрос актуален и в скором будущем, возможно, потребуется правовая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ по толкованию указанных законодательных норм. Согласно ст. 22 названного Закона заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано любым лицом. В силу ст. 4 АПК РФ право на обращение в арбитражный суд имеет только заинтересованное лицо, т. е. лицо, которое имеет правовой интерес в совершении процессуальных действий. Как видно, формулировки законов отличаются, и это может служить основанием для некоторой правовой неопределенности. Может ли любое лицо, даже не имеющее никакого правового интереса в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, подавать его? Или таким правом будет обладать только лицо, права и интересы которого затронуты <*>? Например, производитель, который хочет использовать для обозначения своих товаров тот товарный знак, который не применяется его владельцем. -------------------------------- <*> В соответствии с западноевропейской практикой такой вариант является единственно приемлемым (см.: Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 2. Душанбе, 1998. С. 137 - 140).
Более логичным и справедливым представляется второй вариант, который ограничивает круг лиц, уполномоченных на подачу заявлений о прекращении правовой охраны товарного знака. В противном случае в российской правовой системе постоянно будут возникать ситуации, когда судебные процессы о прекращении правовой охраны товарного знака будут инициироваться по заявлению лиц, не имеющих никакого правового интереса в подобного рода делах, которые никогда не занимались производством продукции или предоставлением услуг. Действия этих лиц сомнительны с точки зрения добросовестности их поведения. В свою очередь, на правообладателя будет наложено чрезмерное бремя отстаивать действительность своего товарного знака против всякого, кто захочет поставить ее под сомнение. Такое положение вещей вряд ли будет отвечать целям правового регулирования товарных знаков.
Название документа