Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием
(Старженецкий В.) ("Коллегия", 2004, N 7) Текст документаДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ
В. Старженецкий, кандидат юридических наук, главный консультант Сектора международного частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доцент Российской академии правосудия.
Российское законодательство о товарных знаках исходит из принципа обязательного использования товарного знака правообладателем. Таким образом, применение товарного знака в коммерческом обороте является не только правом, но и обязанностью правообладателя. При невыполнении этой обязанности правообладатель может быть лишен своих прав вследствие досрочного прекращения действия регистрации товарного знака. В судебной практике арбитражных судов появились споры, связанные с оспариванием решений Высшей патентной палаты о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков. Анализ этой практики свидетельствует, что наибольшие затруднения у спорящих сторон вызывает правовая квалификация и объем термина "использование" товарного знака. 13.04.2004 Президиум ВАС принял Постановление N 1164/04, в котором определил, что поставка в Россию продукции, маркированной товарным знаком, может считаться использованием товарного знака в смысле ст. 22 Закона "О товарных знаках".
Обстоятельства дела
Компания "Ян Бехер - Карловарска Бехеровка" являлась владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB", зарегистрированного в СССР в 1981 году. Компания поставляла в Россию изготавливаемый товар (ликер) через российское юридическое лицо ЗАО "П. Р.Русь", которое распространяло продукцию на российском рынке. В 2002 году российское юридическое лицо ЗАО "Бехер" обратилось в Высшую патентную палату с заявлением о досрочном прекращении действия правовой охраны указанного товарного знака на территории России в связи с его неиспользованием. Проанализировав представленные доказательства, Высшая патентная палата пришла к выводу о том, что спорный товарный знак не использовался владельцем товарного знака в течение 5 лет и по этой причине его правовая охрана должна быть прекращена. Владелец товарного знака не согласился с решением Высшей патентной палаты и обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы о признании решения недействительным.
Вынесенные судебные акты
Суд первой инстанции решением от 18.03.2003 в иске отказал. Суд отметил, что факт непосредственного использования на территории России товаров, маркированных спорным товарным знаком, самим владельцем товарного знака или иным лицом на основании лицензионного соглашения с правообладателем в соответствии со статьей 22 Закона "О товарных знаках" не подтверждается. Суд апелляционной инстанции постановлением от 08.07.2003 переоценил обстоятельства дела, решение суда первой инстанции в части отказа в иске о признании решения Высшей патентной палаты недействительным отменил, исковые требования удовлетворил. Суд указал на то, что товар на протяжении последних 5 лет регулярно ввозился в Россию и реализовывался среди российских потребителей. Суд кассационной инстанции постановлением от 23.10.2003 отменил постановление апелляционной инстанции, оставил в силе решение суда первой инстанции. Высший Арбитражный Суд своим Постановлением N 1164/04 от 13.04.2004 оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции от 08.07.2003, отметив, что действия правообладателя являлись "использованием" товарного знака в смысле статьи 22 Закона "О товарных знаках".
Комментарий
Требования к использованию товарного знака. Российское законодательство о товарных знаках придерживается принципа обязательного использования товарного знака, который отражен в статье 22 Закона "О товарных знаках". Целью данного законодательного положения является предотвращение нежелательных последствий от лишь формальной регистрации и от действия большого количества обозначений, которые фактически не используются их владельцами, не выполняют различительной функции в отношении товаров и услуг и тем самым препятствуют регистрации сходных обозначений другими лицами. Данная мера стимулирует владельцев товарных знаков к активному использованию своей интеллектуальной собственности. Она помогает бороться с таким негативным явлением, как недобросовестная регистрация товарных знаков без цели их реального использования, например, исключительно с целью перекрыть доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Возложение на правообладателя обязанности использовать свой товарный знак является очень распространенным в мире, что подтверждается международно-правовыми актами и национальным законодательством зарубежных стран. В международном праве об этой обязанности говорится в статье 5С(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьях 15, 19 ТРИПС, которые предусматривают, что регистрация товарного знака может быть аннулирована в случае неиспользования товарного знака его владельцем без уважительных причин в течение определенного срока (не менее трех лет). Некоторые иностранные законодательства содержат возможность отмены регистрации товарного знака в случае его неиспользования <1>. В некоторых государствах продление регистрации поставлено под условие предоставления доказательств использования товарного знака <2> или даже устанавливается обязанность правообладателя предоставлять доказательства использования в течение срока действия регистрации <3>. А в каких-то странах неиспользование товарного знака исключает предъявление требований, вытекающих из нарушения прав на товарный знак <4>. -------------------------------- <1> Например, французское законодательство о товарных знаках. <2> Такая возможность закреплена в ст. 13 Договора ВОИС о законах по товарным знакам. <3> Например, Мексика - по истечении 3 лет с момента регистрации; США - по истечении 6 лет с момента регистрации. <4> Таким образом сформулированы положения Закона ФРГ "О товарных знаках" (параграфы 25 и 26).
Примечательно, что такие жесткие требования к обязательному использованию товарного знака привели к тому, что зарубежные правообладатели в качестве мер предосторожности даже стали составлять особые досье, содержащие элементы доказательств по использованию товарных знаков <*>, так как бремя доказывания в случае возникновения спора по поводу неиспользования товарного знака лежит на владельце товарного знака. -------------------------------- <*> Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998. С. 143.
Как правило, ни национальные законодательства, ни международные конвенции не устанавливают развернутых требований к тому, как именно, в каких формах товарный знак должен использоваться. По такому же пути пошел и российский законодатель, указав, что использованием считается применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора (ст. 22 Закона "О товарных знаках"). Поэтому развитие законодательных положений о конкретных видах использования остается за судебной практикой. Итак, использование товарного знака в коммерческом обороте по смыслу статьи 22 Закона "О товарных знаках" возможно в различных формах. Рассмотрим основные из них. Пожалуй, самой распространенной формой использования является применение товарного знака самим правообладателем в отношении товаров или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Например, если владелец товарного знака выпускает продукцию, маркированную зарегистрированным товарным знаком, вводит ее в хозяйственный оборот на территории государства охраны, проставляет товарный знак на упаковке товаров, то он тем самым применяет товарный знак. Возможна иная ситуация, когда владелец товарного знака по лицензионному соглашению передает свои права третьему лицу, которое на основании заключенного гражданско-правового договора использует товарный знак на соответствующих товарах, упаковке. В этом случае также можно вести речь о применении товарного знака в соответствии со статьей 26 Закона. И наоборот, когда владелец товарного знака бездействует, не применяет свой товарный знак по назначению, на рынке не присутствуют товары/услуги, маркированные его товарным знаком, то владелец не выполняет свою обязанность по использованию и регистрация такого товарного знака может быть досрочно прекращена. Аналогичный вывод будет следовать и в тех случаях, когда будет установлено, что использование товарного знака носило случайный, показной характер, без намерения реального применения товарного знака в коммерческом обороте для тех товаров, для которых он зарегистрирован <*>. -------------------------------- <*> Intellectual Property: the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. By R. Shechter, J. Thomas. Westlaw, 2003. P. 757 - 760.
Пожалуй, главным ориентиром в разбирательстве такого рода споров должен стать критерий эффективного использования товарного знака. Иными словами, не всякое использование товарного знака правообладателем будет являться использованием в смысле статьи 22 Закона "О товарных знаках", а лишь такое, при котором товарный знак используется по прямому назначению, в тех формах, которые являются основными. Ключевым вопросом в рассматриваемом деле как раз и стал вопрос об эффективности использования товарного знака. При анализе обстоятельств данного дела становится очевидным, что на российском рынке присутствовал товар, маркированный спорным товарным знаком. Данный товар поставлялся в Россию из-за рубежа российскому юридическому лицу, которое впоследствии распространяло продукцию правообладателя на российском рынке. При этом каких-либо лицензионных договоров на использование товарного знака между правообладателем и российскими юридическими лицами не заключалось. Высшая патентная палата, суды первой и кассационной инстанций сочли, что данного факта недостаточно для признания использования товарного знака в России. Основным аргументом являлось то, что владелец товарного знака не доказал, что предоставил право на использование спорного товарного знака по лицензионному договору третьим лицам, а само использование товарного знака осуществлялось не на территории России. Чешская компания, в свою очередь, считала, что имеется достаточное количество доказательств эффективного использования товарного знака, среди которых можно перечислить контракты с российским контрагентом на поставку товаров на территорию России на условиях Инкотермс DDU, CIP, CIF Москва, таможенные декларации, письменные объяснения торгующих ликером организаций. По мнению компании "Ян Бехер - Карловарска Бехеровка", данные факты свидетельствуют о том, что правообладатель регулярно поставлял в Россию товар, маркированный спорным товарным знаком, подобным образом вводил свою продукцию в хозяйственный оборот на российском рынке, что товар под товарным знаком "JB" присутствовал и продавался на российском рынке в адекватных объемах. Высший Арбитражный Суд в своем Постановлении отметил, что фактически товарный знак использовался на территории России. В соответствии с представленными документами товар поставлялся в том виде, в котором он продавался на российском рынке. Продавцы не видоизменяли упаковку, маркировку товара. Следовательно, товарный знак применялся не российскими лицами, а самим иностранным правообладателем. Предоставленные правообладателем доказательства являются достаточными для вывода об эффективности использования товарного знака на территории РФ и препятствуют прекращению действия регистрации товарного знака. При названных обстоятельствах отсутствует необходимость представления доказательств того, что владелец товарного знака предоставил российскому покупателю на основании лицензионного договора право использовать свой товарный знак. Полностью соглашаясь с подходом, отраженным в Постановлении Президиума ВАС РФ, полагаем, что иной подход, при котором бы допускалось прекращение действия регистрации товарного знака, используемого на российском рынке, обладающего достаточно сильной различительной способностью и узнаваемого потребителем, на том лишь основании, что фактически проставление товарного знака на товаре и упаковке происходило за рубежом, а не в России, было бы излишне формальным и не сочеталось бы с основными целями права интеллектуальной собственности. Лица, наделенные правом подавать заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Нельзя не отметить еще одну правовую проблему, которая возникает в такого рода делах. Она связана с толкованием положения статьи 22 Закона "О товарных знаках" во взаимосвязи со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Указанная проблема не была озвучена в ходе судебных слушаний по данному делу, но развивающаяся судебно-арбитражная практика свидетельствует о том, что такой вопрос является актуальным и в скором будущем, возможно, потребуется правовая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ по толкованию указанных законодательных норм. Поэтому в порядке рассуждения следует уделить этой проблеме некоторое внимание. Согласно статье 22 Закона "О товарных знаках" заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано любым лицом. Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право на обращение в арбитражный суд имеет только заинтересованное лицо, иными словами, лицо, которое имеет правовой интерес в совершении процессуальных действий. Как видно из процитированного, формулировки законов отличаются, и это может служить основанием для некоторой правовой неопределенности. Может ли любое лицо, даже не имеющее никакого правового интереса в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, подавать соответствующее заявление? Или таким правом будет обладать только лицо, права и интересы которого затронуты <*>? Например, производитель, который хочет использовать для обозначения своих товаров тот товарный знак, который не применяется его владельцем. -------------------------------- <*> В соответствии с западноевропейской практикой такой вариант является единственно приемлемым. См.: Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998. С. 137 - 140.
Представляется, что более логичным и справедливым будет все-таки второй вариант, который ограничивает круг лиц, уполномоченных на подачу заявлений о прекращении правовой охраны товарного знака. В противном случае в российской правовой системе постоянно будут возникать случаи, когда процессы о прекращении правовой охраны товарного знака будут инициироваться по заявлению лиц, которые не имеют никакого правового интереса в такого рода делах и никогда не занимались производством продукции или предоставлением услуг. Действия таких лиц будут вызывать сомнения с точки зрения добросовестности их поведения. В свою очередь, на правообладателя будет наложено чрезмерное бремя отстаивания действительности своего товарного знака против всякого, кто захочет поставить ее под сомнение. Такое положение вещей вряд ли будет отвечать целям правового регулирования товарных знаков. В заключение хотелось бы суммировать основные выводы. 1. Владелец товарного знака несет позитивную обязанность по использованию товарного знака. Данная обязанность закреплена в статье 22 Закона "О товарных знаках" и допускается нормами Парижской конвенции об охране промышленной собственности (статья 5С(1), соглашения ТРИПС (статьи 15 и 19). 2. Такое использование должно быть эффективным, что подразумевает применение товарного знака по назначению в одной из двух основных форм (на товарах/услугах, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, на упаковке самим правообладателем или третьим лицом (лицами) на основании лицензионного соглашения), а также реальное и адекватное применение товарного знака. 3. Регулярные поставки правообладателем в Россию из-за рубежа продукции, снабженной товарным знаком, могут являться доказательством использования товарного знака самим владельцем товарного знака и препятствуют досрочному прекращению правовой охраны товарного знака. 4. Открытым остается вопрос о круге лиц, обладающих правом на подачу заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Представляется, что круг таких лиц должен включать не всех, а быть ограничен субъектами, имеющими законный интерес на подачу заявлений.
Название документа