Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие признания его обозначением, вошедшим во всеобщее употребление
(Старженецкий В.) ("Коллегия", 2004, N 8) Текст документаДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ОБОЗНАЧЕНИЕМ, ВОШЕДШИМ ВО ВСЕОБЩЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ
В. Старженецкий, кандидат юридических наук, главный консультант Сектора международного частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доцент Российской академии правосудия.
В российской судебно-арбитражной практике появились споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида на основании п. 1 ст. 29 Закона о товарных знаках. Как правило, такого рода споры являются следствием широкого использования товарного знака различными хозяйствующими субъектами в течение продолжительного времени, когда производители и потребители перестают воспринимать то или иное обозначение в качестве товарного знака. Товарный знак теряет свою различительную способность и применяется в обществе как обозначение вида товара. Наибольшие сложности в правоприменительной практике возникают при определении необходимых условий для признания товарного знака вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида. 6 июля 2004 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел дело о товарном знаке "PHENAZEPAMUM" и вынес Постановление N 2606/04, в котором определил совокупность необходимых оснований для прекращения охраны товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона о товарных знаках.
Обстоятельства спора
Товарный знак "PHENAZEPAMUM" был зарегистрирован в 1978 году в отношении товаров 5-го класса МКТУ (медицинские препараты) на имя НИИ фармакологии РАМН. Указанный товарный знак применялся в отношении лекарственного препарата "Феназепам", являющегося транквилизатором. Товарный знак использовался на территории Российской Федерации владельцем товарного знака и иными лицами более двадцати лет. С 1996 до 2000 года данный препарат стал выпускаться одиннадцатью предприятиями отрасли, большинство из которых не заключали лицензионных соглашений с правообладателем. 12.04.2002 в Высшую патентную палату поступило заявление о признании факта превращения товарного знака "PHENAZEPAMUM" в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Заявление поступило со стороны представителя ГУП "ГосНИИОХТ", которое производило препарат под обозначением "Феназепам". Своим решением от 15.12.2002 Высшая патентная палата признала товарный знак "PHENAZEPAMUM" обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида. Было отмечено, что бездействие правообладателя и рост объема производства лекарственного средства "Феназепам" без заключения соответствующих лицензионных соглашений с правообладателем привело к тому, что спорный товарный знак потерял свое главное предназначение: отличать товары владельца знака от однородных товаров иных лиц. НИИ фармакологии, не согласившись с решением палаты, обратился в суд с заявлением о признании решения от 15.12.2002 недействительным.
Вынесенные судебные акты
Суды трех инстанций (решением от 23.06.2003, постановлениями от 25.08.2003 и 31.12.2003 соответственно) согласились с выводами Высшей патентной палаты, отвергли доводы Института фармакологии о несоответствии этих выводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении статьи 29 Закона о товарных знаках. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 06.07.2004 принял Постановление N 2606/04, которым отменил принятые судебные акты, а решение Высшей патентной палаты от 15.12.2002 признал недействительным.
Комментарий
Статья 29 Закона о товарных знаках предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Прекращение правовой охраны товарного знака по данному основанию является следствием широкого использования товарного знака различными хозяйствующими субъектами в течение продолжительного времени, когда производители и потребители перестают воспринимать то или иное обозначение в качестве товарного знака, товарный знак теряет свою различительную способность и применяется в обществе как обозначение вида товара. При таких обстоятельствах возникает сильный публичный интерес в том, чтобы обозначение, являющееся товарным знаком или его частью, использовалось в обществе свободно, без каких-либо ограничений, образно говоря - переходило в общую собственность. Правообладатели должны предвидеть такую возможность и предпринимать адекватные меры для того, чтобы не допустить вхождение товарного знака во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. В противном случае существование указанного публичного интереса позволит лишить товарный знак охраны без какой-либо компенсации его владельцу. Учитывая, что категория споров о прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, является достаточно новой для российской судебной практики, полезно обратиться к опыту зарубежных стран. Анализ западной судебной практики показывает, что прекращение охраны товарного знака по данному основанию являлось достаточно редким явлением <*>, а те случаи, когда товарный знак лишался правовой охраны, бесспорно, свидетельствуют о том, что в сознании потребителей товарные знаки теряли какую-либо различительную способность, становились видовым понятием. Примером этому могут служить слова "ТЕРМОС", "ЭСКАЛАТОР", "ГЕРОИН" <**> в их английской литерации. -------------------------------- <*> Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998. С. 152 - 154. <**> Intellectual Property: the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. By R. Shechter, J. Thomas. Westlaw, 2003. P. 597.
Примечательно, что территориальный характер средств индивидуализации предполагает возможность существования различных точек зрения в разных странах по вопросу о том, вошел товарный знак во всеобщее употребление или нет. В одном обществе ответ может быть дан положительный, а в другом - отрицательный. Так получилось с известным обозначением "АСПИРИН", который в США является обозначением вида товара (вида лекарственного средства), а в ФРГ - товарным знаком <*>. -------------------------------- <*> Hartmut Eisenmann. Grundniss Gewerblicher Rechtsshutz and Urheberecht. 4. Auflage, Heidelberg, 2001. S. 125.
В соответствии с международными подходами для признания товарного знака обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, заинтересованному лицу необходимо доказать наличие нескольких оснований, которые отражены также и в тексте п. 1 ст. 29 российского Закона о товарных знаках. Решение о лишении правообладателя права на товарный знак может быть принято лишь при одновременном наличии этих оснований. Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем Постановлении N 2606/04 от 06.07.2004 назвал следующие основания. Во-первых, товарный знак должен превратиться в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что предполагает тщательную оценку использования товарного знака в торговле. Здесь возможны два варианта, при которых такое превращение будет иметь место. Первый вариант связан с настолько активным использованием товарного знака самим правообладателем, что товарный знак теряет свою различительную способность. Второй вариант противоположен первому и подразумевает, что правообладатель бездействует и использование товарного знака приобретает неконтролируемый и всеобщий характер. Следовательно, в таких делах одним из ключевых моментов является оценка действий владельца товарного знака (кто использует, в каком объеме, виде, как долго). Во-вторых, обозначение должно войти во всеобщее употребление. Иными словами, обозначение уже не может определять источник происхождения того или иного товара и становится обозначением в первую очередь товара как объекта торговли, а не правообладателя товарного знака. Требование всеобщности также предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность не только в глазах производителей определенного вида товара или специалистов в данной конкретной области, но и потребителей. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов не является достаточной, так как закон говорит о всеобщности употребления обозначения не в узком, а в максимально широком круге лиц, который включает как специалистов, так и потребительскую аудиторию, пользующуюся данным товаром. В-третьих, товарный знак должен стать видовым понятием, т. е. обозначением целого вида товаров. Так, из приведенных выше примеров видно, что слово "ТЕРМОС" стало обозначением вакуумных бутылок для хранения жидкостей в холодном или горячем виде, а слово "ЭСКАЛАТОР" - обозначением движущихся лестниц. Оценивая в свете обозначенных оснований вынесенное Высшей патентной палатой решение по товарному знаку "PHENAZEPAMUM", Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пришел к следующим выводам.
Действия (бездействие) правообладателя
Правообладатель не настолько активно использовал свой товарный знак на рынке, что это могло привести к потере его различительной способности (было заключено всего несколько лицензионных договоров с разными предприятиями). С другой стороны, нельзя вести речь и о бездействии правообладателя, вывод о котором сделала Высшая патентная палата, установившая факты длительного использования товарного знака различными производителями. Об активных действиях правообладателя, которым Высшая патентная палата должна была дать оценку, свидетельствуют обращения третьих лиц к правообладателю с предложениями заключить лицензионные договоры, действия правообладателя по заключению лицензионных договоров с отдельными производителями, по направлению претензий лицам, незаконно использующим спорное обозначение, начиная с 1998 года, обращению в суд за защитой своих прав на товарный знак. Более того, в пользу правообладателя против незаконно использующего товарный знак лица было вынесено вступившее в законную силу судебное решение о взыскании убытков в размере 250 тыс. рублей. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принималось без учета доли контрафактной продукции на рынке лекарств и срока использования товарного знака без разрешения правообладателя. Стабильное производство препарата третьими лицами без заключения лицензионных договоров было начато только в 2000 году (а решение состоялось в 2002 году), до этого момента товар производился в основном тремя предприятиями, два из которых делали это по лицензии. Сложно представить, чтобы процесс вхождения товарного знака во всеобщее употребление занял менее трех лет. Высший Арбитражный Суд РФ в своем Постановлении указал, что выводы патентной палаты сделаны без учета длительности использования обозначения и действий правообладателя в течение этого времени.
Всеобщность употребления
Мотивировка Высшей патентной палаты о вхождении обозначения во всеобщее употребление основана на объемах производства препарата "Феназепам", т. е. анализ проводился только в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц - только среди производителей. Однако требование всеобщности употребления не ограничивается употреблением обозначения в узкой сфере специалистов или производителей. Необходима оценка всеобщности употребления обозначения не только в производственной сфере, но и (прежде всего) в сфере реализации товара, восприятия обозначения потребителями. При таких обстоятельствах оценка всеобщности употребления спорного обозначения, как отметил Высший Арбитражный Суд, невозможна, так как отсутствуют соответствующие доказательства.
Вид товара
В решении Высшей патентной палаты не было указано, какой вид товара обозначается спорным товарным знаком. В свою очередь "феназепам" являлся конкретным лекарственным средством, который сам относился к виду транквилизаторов. В данном деле название лекарственного средства и товарного знака являлись сходными до степени смешения. Возможно, что данное обстоятельство создавало определенную почву для будущих конфликтов вокруг использования обозначения "феназепам", так как третьи лица при производстве данного лекарственного препарата неизбежно вынуждены каким-либо образом указывать название лекарственного средства. Сделать это без использования спорного товарного знака в такой ситуации невозможно. Но даже такое столкновение интересов хозяйствующих субъектов на рынке производства лекарственных средств не может быть достаточным основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Полагаем, что здесь необходимо искать иное решение, учитывающее баланс интересов различных хозяйствующих субъектов. В заключение некоторые основные выводы. 1. Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, на основании пункта 1 статьи 29 Закона о товарных знаках без какой-либо компенсации владельцу товарного знака. Наличие такого законодательного положения объясняется сильным публичным интересом в том, чтобы обозначение, являющееся товарным знаком или его частью, использовалось в обществе свободно и без каких-либо ограничений. В данном случае публичный интерес перевешивает интересы владельца товарного знака. 2. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении N 2606/04 от 06.07.2004 указал, что для принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны в этом случае необходимо одновременное наличие трех оснований. Бремя доказывания существования этих оснований лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом. 3. Первым основанием является превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что предполагает тщательную оценку действий (бездействия) владельца товарного знака по его использованию. 4. Вторым основанием является вхождение обозначения, используемого в товарном знаке, во всеобщее употребление. Требование всеобщности также предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность не только в глазах производителей определенного вида товара или специалистов в данной конкретной области, но и потребителей. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов не является достаточной. 5. Третьим основанием является трансформация обозначения, используемого в товарном знаке, в видовое понятие, т. е. в обозначение целого вида товаров, а не какого-либо конкретного товара.
Название документа