Квалификация договора о предоставлении права на использование охраняемой коммерческой информации

(Трахтенгерц Л. А.)

("Юридическая литература", 2004)

Текст документа

КВАЛИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХРАНЯЕМОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Л. А. ТРАХТЕНГЕРЦ

Л. А. Трахтенгерц, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

1. С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации в гражданский оборот России вошли новые виды договорных отношений (как поименованные, так и не поименованные в ГК). Их квалификация нередко еще вызывает затруднения вследствие неоднозначного толкования предмета и объекта этих отношений. С такой проблемой сталкиваются, в частности, обладатели прав на коммерческую информацию.

2. ОАО "Нижнекамскшина" обратилось в Нижнекамский городской суд с иском к Х., М. и П. о признании недействительным лицензионного договора "О передаче ноу-хау", заключенного между М. и П. (лицензиарами), с одной стороны, и предпринимателем Х. (лицензиатом) - с другой (дело N 2-1813\2003).

В ходе судебного заседания было установлено, что между истцом - ОАО "Нижнекамскшина" и предпринимателем Х., привлеченным в качестве одного из ответчиков по делу, был заключен на основе оспариваемого договора сублицензионный договор, по которому истцу были переданы материалы, содержащие "ноу-хау". Возможность заключения сублицензионного договора между Х. и ОАО "Нижнекамскшина" была прямо предусмотрена в Дополнительном соглашении к лицензионному договору от 25 ноября 2000 г.

Как следует из материалов дела, между сторонами сублицензионного договора возникли споры в части выполнения истцом своих договорных обязательств. Признание недействительным лицензионного договора лишает Х. прав, полученных по этому договору (включая право на распоряжение "ноу-хау"), что влечет за собой недействительность заключенного на его основе сублицензионного договора и освобождение истца от всех обязательств по этому договору, чем и определялся его интерес в данном деле.

Исковые требования основывались на том, что оспариваемый договор, по мнению истца, относится к договорам коммерческой концессии. Лицензиары М. и П. не обладали правами на заключение такого договора, поскольку они не занимались коммерческой деятельностью на момент подписания договора. Истец ссылался на правила ст. 1027 ГК РФ, согласно которой сторонами по договору коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким статусом обладал только Х. - лицензиат, получивший права на использование "ноу-хау".

Ответчики исковые требования не признали в полном объеме. Аргументируя свои возражения, они указали, что "спорный договор не является договором коммерческой концессии, а форма договора полностью соответствует требованиям ГК РФ".

Суть судебного спора, таким образом, заключается в том, каким договором могут регулироваться отношения "о передаче ноу-хау" и о предоставлении права на его использование.

Решением суда иск был удовлетворен. Суд согласился с доводами истцов и признал оспариваемый договор договором коммерческой концессии. Кассационная инстанция решение оставила в силе.

3. Исследуя материалы дела, суд правильно оценил содержание договорных отношений, однако вывод суда об их квалификации представляется весьма спорным.

В своем решении суд указал на положения пунктов 1.4 и 5.1 - 5.4 договора, в соответствии с которыми лицензиар передавал лицензиату "материалы по ноу-хау - способ изготовления шипованной шины, ошипованного ленточного протектора для этой шины и шипа противоскольжения для этого протектора." По мнению суда, переданные по договору материалы содержали "коммерческую информацию", права на использование которой были предоставлены лицензиаром лицензиату. Это послужило основанием для сделанного судебными инстанциями вывода о том, что "заключенный 12 января 2000 года между М., П. и Х. лицензионный договор "О передаче ноу-хау" N 4 является договором коммерческой концессии". А поскольку сторонами договора коммерческой концессии могут быть лишь коммерческие организации либо предприниматели, лицензионный договор, как противоречащий закону, был признан в соответствии со ст. 168 ГК РФ недействительным.

Между тем согласно нормам Гражданского кодекса о коммерческой концессии в состав предмета договорных отношений входит обязанность одной стороны (правообладателя) предоставить другой стороне (пользователю) комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю (ст. 1027 ГК). Комплекс передаваемых прав - объект договора - может охватывать широкий круг различных видов интеллектуальной собственности. При этом, однако, договор коммерческой концессии не может быть признан заключенным, если в этот комплекс не включено право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, а также на охраняемую коммерческую информацию (которая нужна пользователю для осуществления переданных ему прав). Практически речь идет об установленных законом существенных условиях договора коммерческой концессии, соблюдение которых сторонами является обязательным. Более того, согласно п. 3 ст. 1037 ГК РФ, если в период действия договора прекращается принадлежащее правообладателю право на фирменное наименование (коммерческое обозначение), то прекращается действие договора.

Следовательно, если предмет договора не содержит обязательства правообладателя предоставить пользователю комплекс исключительных прав, включая права на фирменное наименование (или коммерческое обозначение), как это имеет место в данном судебном деле, то такой договор не может быть отнесен к коммерческой концессии.

Комплексный характер передаваемых по договору исключительных прав является также одним из существенных его отличий от традиционного лицензионного договора о передаче прав на отдельные охраняемые технические решения, художественные произведения, средства индивидуализации товаров.

Охрана "коммерческой информации, составляющей секрет производства (ноу-хау)" в качестве особого объекта гражданского оборота была введена Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (ст. 151). Гражданский кодекс Российской Федерации установил защиту прав обладателя коммерческой тайны - информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность (ст. 139). В июле 2004 г. принят Федеральный закон "О коммерческой тайне". К информации, составляющей коммерческую тайну, согласно п. 2 ст. 3 Закона, относится научно-техническая, технологическая, производственная, финансовая, экономическая или иная информация, в том числе секреты производства (ноу-хау). Как и в ГК РФ, в Законе установлено общее требование для защиты прав на такую информацию - она должна обладать коммерческой ценностью (то есть способностью быть объектом рыночного оборота) в силу ее неизвестности третьим лицам и закрытого к ней доступа третьих лиц. При соблюдении этих условий под охраняемую информацию подпадают любые сведения - как результаты творческой деятельности, так и обычные профессиональные решения.

В ст. 139 ГК РФ не урегулированы договорные отношения, связанные с использованием коммерческой информации в гражданском обороте, не установлены какие-либо требования к форме договора, а также какие-либо требования к субъекту - обладателю коммерческой тайны. К сожалению, Закон об охране коммерческой тайны также не уделил необходимое внимание договорам, регулирующим отношения, возникающие при передаче прав на использование коммерческой информации. Хотя, по нашему мнению, именно в этих целях и была введена правовая защита коммерческой информации сначала в Основах гражданского законодательства, а затем и в ГК РФ. В законе не регламентированы ни договоры о лицензии на использование информации, признанной коммерческой тайной, ни договоры об отчуждении (уступке) прав на такую информацию, то есть два основных гражданско-правовых договора, на основании которых правообладатель может реализовать свои правомочия по распоряжению правом на коммерческую информацию.

Главный акцент в законе сделан на регламентацию административных мер, устанавливающих режим коммерческой тайны.

Между тем коммерческая информация может быть объектом различных договоров, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности: не только договора коммерческой концессии, но и договора о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договора подряда и других гражданско-правовых договоров. Во всех договорах, предусматривающих предоставление разрешения на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности. Для отдельных видов договоров такое условие прямо предусмотрено ГК РФ (ст. ст. 727, 771, 1032).

Коммерческая информация по своей природе нематериальна, как результат любой духовной деятельности. Соответственно, правовой базой ее коммерческого оборота может служить инструментарий, используемый в системе исключительных прав. Об этом свидетельствуют, в частности, упоминавшиеся уже нормы ст. 1027 ГК, а также международный опыт. В Соглашении о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), к присоединению к которому готовится Россия (в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию), "закрытая информация" (раздел 7) прямо отнесена к категории "интеллектуальная собственность" (ч. 1 п. 2 ст. 1). При этом нельзя не учитывать, что речь идет о существенно усеченных исключительных правах. Достаточно сказать, что их защита основывается на системе конфиденциальности, тогда как охрана традиционных объектов исключительных прав строится на принципе открытого к ним доступа.

Нормы о традиционных лицензионных договорах установлены специальными законами - Патентным законом Российской Федерации, Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и др. Так, в соответствии со ст. 13 Патентного закона обладатель патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (лицензиар), реализуя свое исключительное право, выдает заинтересованному лицу (лицензиату) разрешение на использование запатентованного решения - патентную лицензию. Предмет такого договора содержит обязанность лицензиара предоставить лицензиату право использовать запатентованный результат интеллектуальной деятельности в объеме, предусмотренном договором. В зависимости от условий использования, предусмотренных договором, различаются исключительная и неисключительная лицензия. В первом случае лицензиар не может предоставить лицензию на тот же объект третьим лицам, но может разрешить лицензиату заключать сублицензионные договоры с третьими лицами. Во втором случае лицензии не ограничивают права лицензиара. Он может сам применять объект лицензии и может предоставлять лицензии на этот же объект третьим лицам.

Лицензионный договор не был включен во вторую часть ГК РФ, поскольку предполагалось, что он будет урегулирован в третьей части, в которую должен был войти раздел "Интеллектуальная собственность". В проекте этого раздела содержалась глава о профессиональной тайне ("ноу-хау"), в которой предусматривалось, что обладатель "ноу-хау" может распорядиться своим правом на "ноу-хау", разрешив его использование другому лицу по лицензионному договору. В мировой практике широкое применение получили договоры "беспатентной лицензии" на право использования коммерческой информации (преимущественно производственных технологий), содержащей незапатентованные решения, обладающие необходимым техническим потенциалом. К таким договорам относится и лицензионный договор, оспариваемый в данном судебном деле.

Поскольку речь идет о коммерческой информации ("ноу-хау"), очевидно, что соответствующий режим ее охраны устанавливается в сфере коммерческой деятельности. Между тем незапатентованное техническое решение, содержащее "ноу-хау", может быть как создано в самой коммерческой организации, так и получено ею по гражданско-правовому договору, заключенному со сторонним лицом - обладателем такого решения. Типичным является договор на передачу готовых научно-технических разработок - технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, и т. п. На основе такого договора о беспатентной лицензии лицензиат получает возможность использовать "ноу-хау" в своей хозяйственной деятельности на условиях конфиденциальности либо также предоставлять сублицензии третьим лицам.

Как видно из материалов судебного дела, способ изготовления ошипованной шины был разработан лицензиарами М. и П., которые по "лицензионному договору" передали информацию об этом способе и право на его использование предпринимателю Х.

Как уже было отмечено, договора о передаче прав на "ноу-хау" (договора о беспатентной лицензии) нет в числе поименованных договоров - ни в Гражданском кодексе Российской Федерации, ни в Законе о коммерческой тайне. Однако это не значит, что такой договор не может быть заключен. В ГК РФ прямо закреплен принцип защиты непоименованных договоров и свободного определения условий договора (п. 2 ст. 421, п. 2 ст. 1). Участники гражданского оборота могут заключать договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами, самостоятельно определяя при этом модель договора.

В оспариваемом договоре ответчики использовали апробированную практикой модель беспатентного лицензионного договора. Заключенный ими договор не противоречит общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ), а следовательно, не подпадает под действие ст. 168 ГК РФ.

Название документа