К вопросу о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием
(Гаврилов Э. П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2006) Текст документаПодготовлен для системы КонсультантПлюс
К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 10 января 2006 года
Э. П. ГАВРИЛОВ
Э. П. Гаврилов, доктор юридических наук.
В статье рассматриваются те правовые вопросы, возникающие при досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, которые, по мнению автора статьи, практически не затрагивались в литературе.
Хотя по данной теме уже имеется ряд публикаций <*>, полагаю, что связанные с ней проблемы исследованы не полностью. -------------------------------- <*> Корчагин А. Д., Орлова В. В., Горленко С. А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М.: ФИПС, 2003; Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках...". М.: Изд-во "Экзамен", 2004; Симонов Б. П., Коростелева С. В. Принцип обязательного использования товарного знака // Патенты и лицензии. 2005. N 10. С. 2 - 10; Вахнина Т. А. Неиспользование товарного знака: что показывает практика // Патентный поверенный. 2005. N 6. С. 19 - 23.
1. Как известно, абзац 1 п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках предусматривает, что "правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно... в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления". Уяснить смысл этих правовых норм не так просто. В связи с ограниченным объемом данной статьи, не будем излагать здесь примененные нами приемы грамматического, логического и научного толкования, а сразу перейдем к полученному результату. Эти нормы означают, что если будет подано заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака и в ходе рассмотрения такого заявления будет установлено, что товарный знак не использовался в течение трех лет вплоть до даты, предшествующей дате подачи заявления, то регистрация такого товарного знака должна быть досрочно прекращена. 2. Указанное заявление может быть подано любым лицом; при этом заявитель не должен доказывать наличие у него какого-либо интереса в досрочном прекращении регистрации. 3. Первоначально заявление подается в Палату по патентным спорам (далее - ППС); но после рассмотрения спора в данной Палате спор может быть перенесен в Арбитражный суд г. Москвы либо заявителем, либо владельцами товарного знака (значение этого понятия и употребление здесь множественного числа будут пояснены ниже); однако другие лица, в частности Роспатент и ППС, не могут ходатайствовать о пересмотре решения в арбитражном суде. 4. Досрочное прекращение действия правовой охраны происходит в том случае, если товарный знак не использовался минимум в течение трех лет <*>, причем последний день этого срока - это день, предшествующий дню подачи заявления. -------------------------------- <*> Если хотя бы часть этого срока неиспользования приходится на период времени до 27 декабря 2002 г., то подлежит применению не трехлетний, а пятилетний срок. См. мою статью: "Досрочное прекращение охраны товарного знака: переходные положения" // Патенты и лицензии. 2004. N 5. С. 19 - 21.
Использование или неиспользование товарного знака в день подачи заявления и в последующий период не имеет значения при рассмотрении вопроса о неиспользовании товарного знака. 5. В соответствии со статьей 43.1 Закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе определять порядок подачи заявлений в ППС и порядок их рассмотрения. На основе этой нормы Роспатент утвердил своим Приказом от 22 апреля 2003 г. N 56 Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (Росс. газета, 21 мая 2003 г.). Далее этот акт именуется "Правила". Эти Правила являются вполне легитимным нормативным актом, поскольку во время их утверждения Роспатент выполнял все функции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Эти Правила остаются легитимными и в настоящее время - после реформы федеральных органов исполнительной власти - несмотря на то что ныне право принятия таких нормативных актов отнесено к ведению Министерства образования и науки. Вместе с тем уместно сделать одно предварительное замечание, касающееся данных Правил: этот нормативный акт является подзаконным, он должен не только дополнять Закон, но и полно и точно отражать его существо, его дух. Поэтому любые пробелы этих Правил могут (и даже - должны) быть восполнены административными указаниями и судебными постановлениями. 6. Как следует из п. 2.1 Правил, лицом, подающим заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака, может быть не только юридическое лицо, но и любое физическое лицо, т. е. и гражданин, который не является предпринимателем. Такое толкование употребленного в Законе термина "любое лицо" следует признать расширительным и не находящим логического обоснования. Действительно, почему гражданин, не являющийся предпринимателем, не может зарегистрировать на свое имя товарный знак, но может оспорить произведенную другим лицом охрану товарного знака в связи с его неиспользованием? Это неверно, в обоих случаях подход должен быть единым. Граждане - непредприниматели должны иметь право оспаривать регистрацию товарного знака только в тех случаях, когда такая регистрация затрагивает их интересы. К таким гражданам относятся владельцы авторских прав, прав на промышленные образцы и некоторых личных прав (все эти случаи указаны в п. 3 ст. 7 Закона). 7. Очень важная норма, касающаяся содержания заявления, включена в п. 2.5 Правил (абз. 7). Эта норма устанавливает, что лицо, подавшее заявление, не обязано представлять никаких доказательств неиспользования товарного знака. Эта норма соответствует общей норме из теории доказательств: "Отрицательные факты не должны доказываться". Доказательства должны представляться владельцем товарного знака: именно он должен доказать, что товарный знак использовался. 8. Большое значение имеет норма, содержащаяся в абзаце 9 п. 2.2 Правил, в соответствии с которой в заявлении должен быть указан номер соответствующего свидетельства на товарный знак или номер международной регистрации знака. Здесь имеется в виду тот номер, который имеет регистрация неиспользуемого, по мнению заявителя, товарного знака. Как известно, в случае перерегистрации товарного знака, а также в случае полной уступки товарного знака номер соответствующего свидетельства сохраняется. В этой связи нет никаких сомнений в том, что поданное заявление относится и к этим новым владельцам, сохранившим или приобретшим прежний номер регистрации. Более сложные вопросы возникают при частичной уступке зарегистрированного товарного знака, когда лицо, которому уступлена часть права на товарный знак, получает прежний регистрационный номер с добавлением через дробь порядкового номера частичной уступки - 1, 2, 3 и т. д. В этих случаях следует считать, что если сведения о такой частичной уступке права были известны на день, предшествующий подаче заявления, то заявление не относится к прежнему номеру, сопровождаемому указанием через дробь чисел 1, 2, 3 и т. д. Напротив, если на день, предшествующий подаче заявления, сведения о частичной уступке не были опубликованы, то заявление относится ко всем товарным знакам, имеющим одинаковый регистрационный номер, в том числе и к тем, номер которых сопровождается через дробь каким-либо числом. 9. Сразу несколько вопросов вызывают нормы, содержащиеся в п. 3.1 Правил. Этот пункт относится к правильно оформленным заявлениям. По таким заявлениям заявителю в течение одного месяца после их поступления в ППС направляется уведомление о принятии заявления к рассмотрению; в этом уведомлении указывается дата проведения заседания коллегии ППС. Прежде всего, обратим внимание на упомянутый месячный срок: простое сравнение его с аналогичными сроками, предусмотренными в АПК и ГПК, свидетельствует о том, что этот срок непомерно велик. Далее, никак не лимитирован и тот срок, по истечении которого должно быть проведено заседание коллегии ППС: нормы Правил не запрещают отнести его на 4 - 5 месяцев от даты поступления заявления. Отсутствие такого предельного срока - серьезная недоработка Правил. Более того, в Правилах содержится следующая норма, не имеющая прецедентов в процессуальном праве: "Дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе ППС или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению ... в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела" (абз. 5 п. 4.3 Правил). Обычно перенос рассмотрения дела осуществляется только в ходе судебного заседания. Рассмотренная же выше норма Правил не только не демократична, но и позволяет затягивать рассмотрение споров в ППС на длительное время. Неудивительно, что рассмотрение споров в ППС, как правило, занимает свыше одного года. Нет сомнения, что эти нормы требуют срочной корректировки. Длительное затягивание рассмотрения спора по сути дела означает отказ в осуществлении правосудия и дает право перенести спор в арбитражный суд. 10. Логика подсказывает, что, получив указанное заявление о досрочном прекращении действия регистрации, ППС должна уведомить о нем "противную" сторону. Но Правила этой логике не следуют: они не устанавливают такой обязанности! Впрочем, можно предположить, что в Правилах допущена грамматическая ошибка: в абзаце 3 п. 3.1 Правил слова "заявления, предусмотренные пунктами 1.11 и 1.13 настоящих Правил", следует читать как "заявления, предусмотренные пунктами 1.11 - 1.13" (или "пунктами 1.11, 1.12 и 1.13"). Именно так в настоящее время и следует понимать и применять данную норму. 11. Итак, ППС обязана уведомить владельца товарного знака о поступившем заявлении, сообщить ему намечаемую дату проведения заседания коллегии ППС и предложить ему представить - до даты проведения заседания - в ППС и лицу, подавшему заявление, отзыв на поданное заявление. Нормы, содержащиеся в предыдущей фразе, мы сформулировали на основе абз. 3 п. 3.1 Правил. К сожалению, Правила ничего не говорят о том, в какой срок должно быть направлено такое уведомление и каковы будут последствия, если отзыв либо вообще не будет представлен, либо поступит, например, за день до проведения заседания коллегии. 12. Совершенно не проработанным является вопрос о том, кому должно быть направлено указанное уведомление. Если исходить из смысла Закона, то следует признать, что такое уведомление должно быть направлено всем лицам, заинтересованным в сохранении правовой охраны товарного знака. Ими являются не только нынешние владельцы товарного знака (на дату подачи заявления и на дату рассылки уведомления), но и все лицензиаты (в том числе владельцы неисключительных лицензий). 13. Перейдем теперь к рассмотрению понятия "использование": наличие использования должно быть доказано владельцами прав на товарный знак. Понятие "использование" раскрывается в абзацах 1 и 2 п. 1 ст. 22 Закона. В абзаце 1 указывается, что использование - это фактическое применение товарного знака на соответствующих товарах и (или) на их упаковке. В абзаце 2 установлено, что если пользователь докажет, что имеются уважительные причины неприменения товарного знака на товарах и на их упаковке, то использованием считается применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. Очевидно, что если общее условие для применения абз. 2 п. 1 выполнено (уважительные причины неиспользования на товарах и упаковке будут доказаны), то указанные здесь дополнительные способы использования должны признаваться использованием знака (а не "могут быть признаны", как это неточно указано в Законе). Что касается содержащегося в абз. 2 п. 1 указания о том, что при установлении использования учитываются только те выставки и ярмарки, которые проводятся в Российской Федерации, то это указание является полезным; однако, следует учитывать, что по нормам, содержащимся в абзацах 1 и 2 п. 1 ст. 22, всегда учитываются только те случаи использования, которые имели место на территории России. 14. Понятие "использование", сформулированное в ст. 22 Закона, отличается от содержащегося в ст. 4 Закона понятия "использование" товарного знака, представляющего собой нарушение исключительного права на товарный знак: в ст. 22 это более узкое по объему понятие. 15. Остановимся теперь на вопросе о том, кем должен быть использован товарный знак для того, чтобы его правовая охрана не была досрочно прекращена? Ответ на этот вопрос содержится в абз. 1 п. 1 ст. 22 Закона: такими лицами могут быть: 1) правообладатель и 2) лицензиат. Если толковать п. 1 ст. 22 формально, то может быть сделан вывод о том, что для признания использования состоявшимся достаточно, если лицензиат использует товарный знак на товарах или их упаковке; если же лицензиат использует товарный знак теми способами, которые указаны в абз. 2 п. 1, то такое использование не учитывается. Такой вывод являлся бы неверным. На самом деле нужно учитывать сущность ст. 22, состоящую в том, что если любое лицо из указанных выше двух категорий лиц использует товарный знак любым способом, указанным в абзацах 1 и 2 п. 1 ст. 22, то такое использование имеет правовое значение. 16. Правообладатель - это, прежде всего, лицо, которое обладает свидетельством на товарный знак на ту дату, когда Палата посылает уведомление о поступившем заявлении. В интересах этого правообладателя уведомить о поступившем заявлении всех предшествующих правообладателей: как того, кто владел товарным знаком на день поступления заявления, так и остальных - тех, которые владели товарным знаком в течение трех лет вплоть до даты поступления заявления. Впрочем, по нашему мнению, уведомлять всех этих правообладателей обязана и Палата по патентным спорам. Следует учитывать, что уступка права на товарный знак (как полная, так и частичная) не прерывает течения трехлетнего срока, установленного в абзаце 1 п. 3 ст. 22 Закона <*>. -------------------------------- <*> Ранее мною высказывалась иная точка зрения (Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках" / Э. П. Гаврилов, Е. А. Данилина. М.: Изд-во "Экзамен", 2004, С. 106). Эту точку зрения следует считать ошибочной.
17. Лицензиат. Если лицензиат использует товарный знак каким-либо способом, указанным в п. 1 ст. 22, то действие правовой охраны товарного знака не может быть досрочно прекращено в связи с его неиспользованием. Эта ясная и очевидная норма относится, однако, лишь к тем случаям, когда лицензиат использует товарный знак в пределах заключенного лицензионного договора. Это относится не только к предметным пределам лицензионного договора (классы и названия товаров, в отношении которых выдана лицензия), но и к временным пределам лицензии (то есть только с момента вступления в силу и до момента прекращения действия лицензии). 18. Особо важное значение имеет момент вступления лицензии в силу: поскольку лицензионное соглашение подлежит государственной регистрации в Роспатенте, моментом его заключения считается момент государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ). А это значит, что использование товарного знака лицензиатом до момента государственной регистрации лицензионного договора не является использованием товарного знака в смысле ст. 22 Закона. Эта норма - бесспорна и, оставаясь в рамках ныне действующего законодательства, изменить ее невозможно. 19. Однако можно (и, по моему мнению, нужно) уточнить понятие "момент регистрации лицензионного договора". В настоящее время этот момент определяется не Законом, а ведомственным подзаконным актом: Пункт 15 Правил регистрации договоров, утвержденных Приказом по Роспатенту от 29 апреля 2003 года N 64, устанавливает, что Роспатент в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрации договоров проводит проверку полученных документов и посылает сторонам договора уведомление о регистрации договора. Практика свидетельствует о том, что этот двухмесячный срок, который сам по себе очень велик и не обоснован потребностями регистрации, как правило, не выдерживается; договоры зачастую регистрируются через 6 - 8 месяцев после поступления соответствующего заявления. А это значит, что использование товарного знака до момента искусственно задерживаемой государственной регистрации не будет учитываться при рассмотрении споров по ст. 22 Закона. Следует считать, что разумным сроком для осуществления рассматриваемой регистрации является 5 - 10-дневный срок. Конфликты, связанные с задержкой государственной регистрации, могут быть предметом судебного рассмотрения. 20. Далее мы рассмотрим последствия досрочного прекращения правовой охраны товарного знака на основе ст. 22 Закона. Такое досрочное прекращение охраны вступает в силу с даты поступления соответствующего заявления. Эта дата должна указываться в Государственном реестре и в публикациях о досрочном прекращении охраны. Следовательно, до этой даты правовая охрана действовала, и прежний владелец может возбуждать иски о нарушении его прав на товарный знак; с другой стороны, может быть подано возражение, касающееся аннулирования этого прекратившего свое действие товарного знака. 21. В заключение рассмотрим следующую ситуацию: Предположим, что за два дня до поступления заявления, предусмотренного статьей 22 Закона, была подана заявка на регистрацию товарного знака, указанного в поступившем заявлении (далее - "первая заявка"), а еще через два дня после подачи указанного заявления была подана другая заявка на регистрацию такого же товарного знака (далее - "вторая заявка"). Попытаемся ответить на вопрос о том, какова будет судьба этих заявок, если поданное заявление будет удовлетворено. Ответ на этот вопрос основывается на нормах, содержащихся в первых двух абзацах п. 1 ст. 7 Закона: "Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с... товарными знаками других лиц ... охраняемыми в Российской Федерации... в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет". Из этой нормы вытекает, что: - первая заявка будет отклонена, т. к. ей будет противопоставлена ныне прекращенная, но действовавшая на день приоритета первой заявки прежняя регистрация. Однако если заявителем первой заявки является владелец оспоренной регистрации, то на основе первой заявки товарный знак должен быть (повторно) зарегистрирован; - вторая заявка в любом случае (независимо от фигуры заявителя) должна повлечь регистрацию товарного знака.
Название документа