Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ
(Гаврилов Э. П.) ("Патенты и лицензии", 2008, N 1) Текст документаОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ ОХРАНЯЕМЫЕ КАК ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 1483 ГК РФ
Э. П. ГАВРИЛОВ
Э. П. Гаврилов, докт. юрид. наук.
Комментируемая статья озаглавлена "Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака". Если судить по названию, она относится к той стадии, когда заявка на товарный знак подана, но товарный знак еще не зарегистрирован. На самом деле нормы, содержащиеся в ст. 1483 ГК РФ, применяются и в случаях, когда регистрация товарного знака уже осуществлена, но затем выясняется, что она была произведена с нарушением закона. О таких ситуациях говорится также в ст. 1512 ГК.
Обозначения, не обладающие различительной способностью
В п. 1 ст. 1483 перечислены четыре категории обозначений, которые не могут охраняться как товарные знаки. Однако почему именно эти обозначения не могут получить правовую охрану, из первого абзаца п. 1 комментируемой статьи понять невозможно: то ли потому, что они не обладают различительной способностью, то ли потому, что состоят только из указанных элементов. Таким образом, это одна из попавших в ГК норм, не подвластная логике. В этой связи следует считать, что в выражении "не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов" союз "или" употреблен ошибочно, его следует заменить союзом "и". Первая категория обозначений, которая не может охраняться в качестве товарных знаков в соответствии с п. 1 комментируемой статьи, - обозначения, "вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида". Под этим пышным выражением скрываются обычные названия товаров. Например, если мы говорим: "обувь", "ботинки", "туфли", "туфли-лодочки", то все эти термины ясно и недвусмысленно обозначают определенные товары. Напротив, такие названия обуви, как "корочки", "шузы", не должны считаться вошедшими во всеобщее употребление и под этот запрет не подпадают. Таким образом, обозначение "цемент" не может быть зарегистрировано как товарный знак для цемента, бетонных изделий. Но нет препятствий, чтобы это обозначение было зарегистрировано как товарный знак для иных товаров, например для хлебобулочных изделий. В соответствии с этой нормой слово "вояж" может быть названием и товарным знаком для журнала о туристической деятельности, но не может быть знаком обслуживания для туристической фирмы, даже если она называется "ООО "Вояж". Некоторые обозначения, подпадающие под подпункт 1 п. 1 комментируемой статьи, могли ранее, до того, как вошли во всеобщее употребление, ассоциироваться с определенными производителями ("Термос", "Ксерокс") и быть зарегистрированы как товарные знаки. Если после такой регистрации они стали входить во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, чему владелец товара не препятствовал, то теперь они подпадают под подпункт 1 п. 1 комментируемой статьи. Но если владелец товарного знака этому препятствовал или не мог препятствовать по объективным причинам, то комментируемая норма не должна применяться. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебном споре, касающемся превращения товарного знака ("Phenazepamum") для лекарственных препаратов в обозначение товаров определенного вида, указал, что "для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо длительное использование спорного обозначения, что недостаточно установления общеупотребимости обозначения только среди производителей товара, что активные и адекватные нарушениям действия правообладателя по защите прав на товарный знак (он направлял претензии в адрес нарушителей, а одно судебное дело выиграл) препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака" <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. N 2606/04.
Вторая категория обозначений, не обладающих различительной способностью и потому не охраняемых как товарные знаки, - это обозначения, "являющиеся общепринятыми символами и терминами". Символ - это графическое изображение, обозначающее отрасль хозяйства, область деятельности, условное обозначение, применяемое в науке и технике, например змея над чашей - символ медицины. Термин - лексическая единица, относящаяся к науке и технике (например, термины "гражданская правоспособность", "эксцесс исполнителя", относящиеся к праву). Данную норму следует понимать как запрет регистрировать в качестве товарного знака такой символ или термин, но только для соответствующей области. Иными словами, символ "змея над чашей" не может быть зарегистрирован как товарный знак для лекарств и как знак обслуживания для продажи лекарств. Но этот символ вполне может быть зарегистрирован, например, как знак обслуживания юридической конторы, занимающейся бракоразводными процессами. В подпункте 3 п. 1 комментируемой статьи названа третья категория обозначений, которые не могут охраняться как товарные знаки из-за отсутствия у них различительной способности. Это обозначения, "характеризующие товары", то есть содержащие определенные характеристики товара или определенные данные о товаре, предназначенные для покупателей (потребителей). Примеры таких характеристик прямо указаны в комментируемой норме. Прежде всего, это указание на вид товара, например слова "любительская" и "докторская" для колбасы (но само слово "колбаса" под эту норму не подпадает), а также указания на качество, количество, свойства товара, назначение, ценность, время, место, способ производства и сбыта. Сюда же следует отнести указания о составе (ингредиентах) товара, об условиях хранения, способе потребления, сроке годности. Четвертая категория обозначений, не охраняемых в связи с отсутствием у них различительных способностей (подпункт 4 п. 1) - это обозначения, представляющие собой форму товара, если эта форма целиком и полностью либо в основном определяется свойствами либо назначением товара. Из этой формулировки следует, что речь идет о такой форме товара, которая целиком или в основном обусловлена либо самим товаром, либо его функцией. Следует полагать, что данная норма распространяется не только на трехмерные обозначения, но и на обозначения, спроецированные на плоскость. Таким образом, не может быть зарегистрирована ни форма ананаса, ни форма банана для услуг по продаже фруктов, ни форма гаечного ключа для инструментов. Однако данная норма не содержит запрета регистрации подобных форм для других видов товаров и услуг.
Неохраняемые элементы
Шестой абзац п. 1 комментируемой статьи устанавливает, что "указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения". Следует считать, что данная норма относится ко всем четырем категориям обозначений, а выражение "указанные элементы" относится не только к частям указанных выше обозначений, но и к этим обозначениям целиком. Здесь употреблено выражение "неохраняемые элементы" товарного знака. Оно также упоминается в последнем абзаце п. 2 ст. 1483, п. 7 ст. 1483, п. 3 ст. 1488 и п. 3 ст. 1489 ГК. Специалисты называют неохраняемые элементы "дискламированными элементами" (от англ. "disclaim" - отказ от притязаний); применяется и устойчивое словосочетание "формула дискламации" - указание на то, что заявитель не претендует на охрану определенных элементов товарного знака. "Неохраняемые элементы" появляются либо потому, что они вообще не обладают различительной способностью, либо потому, что права на них принадлежат другим лицам или затрагивают права других лиц. Неохраняемые элементы используются в составе товарного знака, но при возникновении спора о нарушении исключительного права на товарный знак они исключаются из составляющих его частей и не влияют на исход спора о наличии нарушения права на товарный знак. Таким образом, заявитель (и владелец права на товарный знак) может использовать неохраняемый элемент обозначения либо без регистрации такого элемента, либо зарегистрировав его как неохраняемый элемент. В первом случае этот неохраняемый элемент вообще не будет входить в зарегистрированный знак, во втором - будет указан в заявке, он также будет фигурировать в самом зарегистрированном знаке. То или иное решение этого вопроса никак не влияет на объем исключительного права на товарный знак. Включение неохраняемого элемента в состав товарного знака, с одной стороны, увеличивает престиж владельца товарного знака (например, если этот элемент - герб России), но, с другой стороны, увеличивает материальные затраты заявителя (иногда включение в товарный знак такого элемента необходимо согласовать с регистрирующим органом) и, кроме того, может ограничивать распоряжение таким товарным знаком (см. п. 3 ст. 1488, п. 3 ст. 1489 ГК). Сохраняют силу разъяснения Президиума ВАС РФ, касающиеся товарных знаков, включающих неохраняемые элементы: "Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак. ...нарушением прав на товарный знак является как использование товарного знака в целом, так и только одного охраняемого элемента" <*>. -------------------------------- <*> П. 6 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак" // Патенты и лицензии. 1997. N 11. С. 41.
Неохраняемый элемент может быть включен в товарный знак только в том случае, если не занимает в товарном знаке доминирующего положения. Поскольку ГК не определяет понятие "доминирующее положение", следует давать его толкование, исходя из общего смысла этого выражения. Очевидно, что неохраняемый элемент (если речь идет о пространственном знаке) не должен находиться в центре "поля" или занимать более 50% его площади. Следует с осторожностью относиться к высказанному в литературе мнению о том, что при определении того, занимает ли неохраняемый элемент в обозначении доминирующее положение, может приниматься во внимание смысловое значение этого элемента, поскольку это мнение ничем не обосновано, даже примерами <*>. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями (С. А. Горленко, А. Д. Корчагин, В. В. Орлова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, 2005. ------------------------------------------------------------------ <*> Корчагин А. Д., Орлова В. В., Горленко С. А. Комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М.: ФИПС, 2003. С. 19.
Последний абзац п. 1 комментируемой статьи содержит норму, в соответствии с которой обозначения, указанные в подпунктах 1 - 4 п. 1, могут охраняться как товарные знаки, если они "приобрели различительную способность в результате их использования". Обычно в таких случаях говорят, что обозначение приобрело "второе (или вторичное) значение" (secondary meaning). Приобретение обозначением различительной способности доказывает заявитель или владелец товарного знака. Такая различительная способность может появиться в результате использования товарного знака в отношении определенных товаров заявителем (владельцем) товарного знака или их правопредшественниками. Различительная способность должна существовать на дату приоритета заявки. В споре, касающемся товарного знака "Левомеколь" для лекарственного препарата (мазь), Президиум ВАС РФ указал, что превращение зарегистрированного товарного знака в наименование конкретного вида товара, превращение его в видовое обозначение в результате применения различными производителями до даты приоритета заявки должно "иметь место на дату подачи заявки (дата приоритета). ...Заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление. ...Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной... выводы о распространенности обозначения в этой группе сделаны без учета длительности, объемов и условий использования спорного обозначения (другими производителями)" <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2004 г. N 11580/04 "По спорам об исключительных правах (интеллектуальной собственности)" // Патентный поверенный. 2005. N 3. С. 65.
Сходство до степени смешения
В п. 2 комментируемой статьи установлены ограничения охраны в качестве товарных знаков некоторых обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с символикой государств, международных организаций, а также с некоторыми обозначениями, имеющими официальный (публичный) характер. Устанавливая определенные ограничения, данный пункт указывает, что они применяются "в соответствии с международным договором Российской Федерации". Таким образом, данная норма российского права не трансформирует международную норму в норму российского права, а просто отсылает к международному договору России. Но нормы международных договоров России применяются в России на основе ст. 7 ГК, а не на основе п. 2 ст. 1483 ГК. В п. 2 комментируемой статьи под "международным договором Российской Федерации" имеется в виду Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Россия участвует в ней с 1 июля 1995 г. как правопреемница СССР. П. 2 ст. 1483 фактически повторяет положения ст. 6 ter Конвенции, но неполно, с некоторыми отступлениями и сокращениями. Следует считать, что при наличии любых таких расхождений применяться на территории России должны положения ст. 6 ter Парижской конвенции, а не положения п. 2 комментируемой статьи. В частности, положения п. 2 ст. 1483 должны применяться только к государственным эмблемам стран - участниц Парижской конвенции, а не иных стран. Кроме того, п. 2 комментируемой статьи в силу п. (1) ст. 2 Парижской конвенции не применим к случаям, когда заявитель получает правовую охрану обозначения, относящегося к государственным эмблемам России, а также к российским официальным знакам и клеймам: Парижская конвенция на эти случаи не распространяется. В подпункте 4 п. 2 ст. 1483 указаны "обозначения, сходные до степени смешения" с другими объектами. Это понятие применяется и во многих других нормах § 2 главы 76 ГК. В § 1 главы 76 ГК понятие "сходство до степени смешения" применяется к фирменному наименованию (ст. 1474). В § 3 главы 76 ГК применительно к наименованию места происхождения товаров используется аналогичное понятие сходного обозначения (см., например, ст. 1519 ГК). (В судебной практике отмечалось, что понятие "сходство до степени смешения" не применяется в сфере авторского права.) В этой связи необходимо точно определить понятие "сходство до степени смешения". Сходство до степени смешения двух объектов (обозначений, товарных знаков и т. п., при этом один из объектов - обозначение, заявленное в качестве товарного знака или зарегистрированное как товарный знак) - это явление, при котором несмотря на отдельные различия обозначения воспринимаются потребителями как одинаковые, тождественные. Такое восприятие - результат того, что любое обозначение порождает в сознании потребителей определенные образы, ассоциации. Если эти образы или ассоциации одинаковы, то объекты сходны до степени смешения. Разумеется, учитываются обычные, средние образы и впечатления, все полярные, крайние ассоциации отбрасываются. Понятию "сходство до степени смешения" противопоставляется понятие "несходство". Поэтому достаточно говорить просто о сходстве или несходстве. Для установления сходства до степени смешения применяются различные критерии. Выбор зависит от характера обозначения: словесное, изобразительное или иное. Словесные обозначения произносятся, озвучиваются. Значит, к ним может применяться критерий фонетического сходства. Изобразительные обозначения воспринимаются зрением, следовательно порождают зрительные впечатления. Наконец, любые обозначения могут вызывать смысловые ассоциации, смысловое сходство <*>. -------------------------------- <*> Подробнее см.: п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания // Патенты и лицензии. 2003. N 5. С. 32.
Товарный знак "Коммерсантъ" (для печатной продукции) признан Президиумом ВАС РФ сходным до степени смешения с обозначением (названием газеты) "Коммерсант Тольятти" Постановлением Президиума ВАС РФ от 5 июля 2005 г. N 3578/05 <*>. -------------------------------- <*> Патентный поверенный. 2005. N 6. С. 46.
Президиум ВАС РФ признал товарные знаки "NIVEA" и "LIVIA" (для косметических товаров) сходными до степени смешения, учитывая, что в сравниваемых знаках "охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род". "В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства (нижестоящие арбитражные) суды не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя" <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 // Патентный поверенный. 2007. N 1. С. 46.
Президиум ВАС РФ признал товарные знаки "Невское" и "AMRO Невское" сходными до степени смешения, поскольку обозначение "Невское" полностью включено во второй товарный знак и занимает в нем доминирующее положение. Это слово "в обоих товарных знаках выполнено тождественно - стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита", поскольку слово "AMRO" "не является сильным элементом второго товарного знака" и "не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку" <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 // Патентный поверенный. 2006. N 6. С. 59.
Последний абзац п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что государственные, международные и публичные обозначения, которые указаны выше и не могут получать охрану как товарные знаки, все же могут быть включены в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов, если на это есть согласие соответствующего компетентного органа. Слова "такие элементы" относятся ко всем обозначениям, указанным в подпунктах 1 - 4 п. 2 комментируемой статьи. Поскольку в данном случае не указано, что неохраняемый элемент не должен занимать в товарном знаке доминирующего положения, эта оговорка к комментируемой норме не должна применяться. Однако по логике товарный знак не может состоять только из этого неохраняемого элемента.
Обозначения ложные и способные ввести в заблуждение
В п. 3 комментируемой статьи указаны две категории обозначений, которые не могут получать охрану в качестве товарных знаков. Это обозначения: "являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя" и "противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали". Первая из указанных категорий чаще всего применяется на практике в качестве основания для отказа в регистрации или для оспаривания уже состоявшейся регистрации и поэтому требует тщательного правового анализа. По сути, данная категория "запретных" обозначений подразделяется на ложные обозначения и обозначения, способные ввести в заблуждение потребителя. Эти обозначения существенно различаются. "Ложные обозначения" содержат в себе ложь - прямое противоречие с действительностью. Лицо, которое заявляет, что определенное обозначение ложное, должно доказать, что оно содержит неправду, либо по крайней мере не соответствует действительности. Что касается утверждения о том, что определенное обозначение "способно ввести в заблуждение", то здесь утверждающий переходит в область предположений. Само введение потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение умозрительны, а потому не точны. Следует учитывать и то, что если изготовитель и продавец, как это предусмотрено действующим законодательством, в частности Законом о защите прав потребителей, будут проставлять на товаре, его упаковке или в сопутствующей документации указания о месте производства товара и о его изготовителе, то потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара и его изготовителя, даже при наличии различных ассоциаций, вызываемых товарным знаком. Кроме того, лицо, проводящее экспертизу товарных знаков (в регистрирующем органе), обладает особыми знаниями в этой области, особо придирчиво оценивает заявленные обозначения. Само это лицо не является участником рынка соответствующих товаров и не всегда является их потребителем, а потому вряд ли может выражать мнение потребителей о возможном введении их в заблуждение. Поэтому следует считать, что доказывать возможность введения потребителя в заблуждение должен регистрирующий орган или лицо, оспаривающее регистрацию товарного знака. Иными словами, должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение. Этого же мнения придерживаются и комментаторы: "...само понятие "введение в заблуждение" предполагает субъективность восприятия обозначения... Суждение... возможно лишь на основе предшествующего опыта..." "Способность введения в заблуждение" может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком, т. е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком" <*>. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями (С. А. Горленко, А. Д. Корчагин, В. В. Орлова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, 2005. ------------------------------------------------------------------ <*> Корчагин А. Д., Орлова В. В., Горленко С. А. Указ. соч. С. 23.
Несмотря на первоначальный отказ регистрирующего органа зарегистрировать товарный знак "Итон" для товаров "чай" и "кофе", поскольку он, якобы, может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров, а именно: указывает, что товар произведен в одноименном поселении под Лондоном (Великобритания), Палата по патентным спорам признала возможным предоставить охрану этому обозначению, но только после того, как заявитель представил данные о том, что в этом местечке ни чай, ни кофе не изготавливаются, а свыше 90% респондентов опроса общественного мнения ответили, что они не знают географического наименования Итон.
Противоречие общественным интересам
Подпункт 2 п. 3 комментируемой статьи устанавливает, что не должны охраняться как товарные знаки обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К этой категории относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, обозначения, оскорбляющие человеческое достоинство. При применении анализируемой нормы к обозначениям, оскорбляющим религиозные чувства, следует учитывать светский характер нашего государства: охрана интересов верующих не должна нарушать права и свободы атеистов (неверующих). Президиум ВАС РФ указал, что обозначение "Компромат. ru", зарегистрированное как товарный знак, подлежит аннулированию, так как оно содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, - оно "указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц" <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2006 г. N 15736/05.
К этой категории "запрещенных" обозначений нельзя относить слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка. Такие товарные знаки ("Коммерсантъ", "Россiя", "Полуклиника") не противоречат общественным интересам, принципам морали. Это - словесно-изобразительные товарные знаки.
Культурные ценности
П. 4 ст. 1483 относится к следующим категориям обозначений: официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного и природного наследия; изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах; обозначения, сходные с ними до степени смешения. Устанавливается, что такие обозначения могут охраняться в России в качестве товарных знаков только в двух случаях: если охрана предоставляется лицу, которое является собственником такого объекта; если охрана предоставляется другому лицу с согласия собственника или с согласия лица, которого собственник уполномочил выдавать такие согласия. Так, изображение фронтона Большого театра может охраняться как товарный знак с согласия Правительства Российской Федерации или, если они на то будут уполномочены, Министерства культуры или юридического лица "Большой театр". В остальных случаях правовая охрана таких товарных знаков не допускается. Норма в п. 4 косвенным образом закрепляет за собственниками перечисленных материальных объектов некое право на официальное наименование и на изображения определенных предметов. Это право сродни правам, которым посвящена четвертая часть ГК, по своей природе оно напоминает авторское право. Это право является исключительным и основывается на ст. 53 Основ законодательства РФ о культуре 1992 г., где сформулировано закрепленное за организациями культуры исключительное право использовать собственную символику, а также право на использование изображений объектов культуры и культурного достояния. Федеральный закон "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" в ст. 36 предусматривает, что производство товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев. По этим вопросам имеется и большое число подзаконных актов <*>. -------------------------------- <*> См.: Гаврилов Э. П. Исключительное право организаций культуры в России // Патенты и лицензии. 2001. N 5. С. 7; об объектах культурного наследия см.: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519.
В п. 5 ст. 1483 содержится норма, включенная в ст. 23 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). Это Соглашение является составной частью Соглашения о Всемирной торговой организации (Соглашение о ВТО). Поскольку Россия не является членом ВТО, в России не действует и Соглашение ТРИПС. Не применяются в этой связи и нормы п. 5 комментируемой статьи.
Столкновение прав
П. 6, 7, 8 и 9 ст. 1483 относятся к случаям, когда правовая охрана определенному обозначению не может быть предоставлена в связи с тем, что это обозначение "сталкивается" с другим товарным знаком или с другим правом. Здесь речь идет не об абсолютном запрете правовой охраны, а об относительных запретах: правовая охрана не может существовать (или не может быть предоставлена) из-за наличия другого права. В п. 6 комментируемой статьи речь идет о столкновении права на товарный знак с принадлежащим другому лицу правом на другой товарный знак либо на обозначение, заявленное на регистрацию как товарный знак. Возможность столкновения двух прав, принадлежащих одному и тому же лицу, в данной норме не рассматривается. В подпункте 1 п. 6 устанавливается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак, если тождественное или сходное до степени смешения обозначение является на дату приоритета заявки объектом заявки другого лица, причем эта последняя заявка имеет более ранний приоритет и не была отозвана или признана отозванной. Данное столкновение имеет место, если обе заявки относятся к аналогичным или однородным товарам. В соответствии с подпунктом 1 п. 6 при таком столкновении заявок регистрация товарного знака по заявке, имеющей более поздний приоритет, не должна производиться. Следовательно, в этих случаях регистрирующий орган выносит решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом. Однако необходимо учитывать, что такое решение условно. Оно является верным и обоснованным лишь в случае, если по заявке с более ранним приоритетом, то есть по заявке, которая послужила основанием для отклонения заявки с более поздним приоритетом, будет зарегистрирован товарный знак. Если же по любым причинам такой товарный знак не будет зарегистрирован, то есть заявка будет отозвана или признана отозванной, это будет означать, что заявка с более ранним приоритетом аннулирована, причем ab ovo, с момента ее подачи. Следовательно, ранее вынесенное решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом лишается своего основания и должно быть пересмотрено регистрирующим органом, причем ex officio, по собственной инициативе. В соответствии с нормой, содержащейся в подпункте 2 п. 6 комментируемой статьи, не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в Российской Федерации, если этот другой знак принадлежит другому лицу, зарегистрирован в отношении аналогичных или однородных товаров и имеет более ранний приоритет. Здесь речь идет о случаях, когда заявке на регистрацию товарного знака или уже охраняемому товарному знаку противопоставляется охраняемый товарный знак, принадлежащий другому лицу. Под охраняемым товарным знаком подразумеваются товарные знаки, охраняемые в России на основе национальной регистрации или международных договоров России. В соответствии с подпунктом 3 п. 6 комментируемой статьи не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с охраняемым в России для аналогичных или однородных товаров общеизвестным товарным знаком, принадлежащим другому лицу. В данной норме не упоминается о датах приоритета общеизвестного и иного товарного знака <*>. -------------------------------- <*> По этому вопросу см.: п. 1 ст. 1508 и подпункт 4 п. 2 ст. 1512 ГК.
Согласие правообладателя
В соответствии с последним абзацем п. 6 ст. 1483 "регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя". Сначала уясним общий смысл этой нормы: право другого лица не противопоставляется, не препятствует правовой охране товарного знака, если владелец этого права дает согласие на правовую охрану товарного знака. В подпунктах 1 - 3 п. 6 говорится о том, чье право противопоставляется. Это: право другого заявителя (подпункт 1); право владельца другого товарного знака (подпункт 2); право владельца общеизвестного знака (подпункт 3). Поскольку рассматриваемая норма применима ко всем трем случаям, значит, речь в ней идет о получении согласия не только от владельца противопоставляемой заявки. Наличие согласия этого лица снимает противопоставление, ликвидирует препятствие для правовой охраны. Комментаторы высказывали следующие мнения относительно согласия правообладателей, которое упоминалось и в ранее действовавшем Законе о товарных знаках. Во-первых, указывалось, что ведомство (регистрирующий орган) вправе при вынесении решения о регистрации товарного знака принять во внимание такое согласие, но оно не обязано этого делать. Во-вторых, согласие может учитываться только в случае, когда заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными до степени смешения, но не являются тождественными <*>. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями (С. А. Горленко, А. Д. Корчагин, В. В. Орлова) включен в информационный банк согласно публикации - КОНТРАКТ, 2005. ------------------------------------------------------------------ <*> Корчагин А. Д., Орлова В. В., Горленко С. А. Указ. соч. С. 27.
С первым высказанным мнением согласиться нельзя, поскольку на нормах закона оно не основано. Глагол "не допускается" применяется в п. 1 - 5 ст. 1483 ГК в смысле безусловного запрета. Поэтому глагол "допускается", примененный в п. 6 ст. 1483 ГК, следует понимать как безусловное разрешение. Кроме того, если признать наличие дискреционного права у регистрирующего органа относительно учета или неучета согласия правообладателя, то сразу же возникает вопрос: какими критериями должен руководствоваться при этом регистрирующий орган? А поскольку такие критерии в ГК не указаны, следует считать ошибочным само высказанное мнение. Относительно второго высказанного мнения следует отметить, что проблема отличия тождественных обозначений от обозначений, сходных до степени смешения, является очень сложной и неразработанной. Для ее решения потребуется учитывать несущественные элементы товарных знаков. При решении этой проблемы мнение потребителей (покупателей) не может приниматься в расчет. Употребленное в последнем абзаце п. 6 выражение "однородные товары", как и в подпунктах 1 - 3 п. 6, означает "тождественные и однородные товары".
Другие средства индивидуализации
В п. 7 комментируемой статьи устанавливается общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков охраняемых в России наименований мест происхождения товаров, а также сходных с ними до степени смешения обозначений <*>. Этот запрет относится ко всем товарным знакам, независимо от того, для каких товаров они предназначены. -------------------------------- <*> О наименованиях мест происхождения товаров см. § 3 главы 76 ГК.
Для лиц, которые не являются владельцами прав на соответствующие наименования мест происхождения товаров, запрет их регистрации в качестве товарных знаков, в том числе и в виде элемента товарного знака, абсолютный. Что касается лиц, имеющих на них право, то они могут включить наименование места происхождения товара в свой товарный знак, но только в качестве неохраняемого элемента и только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых оно зарегистрировано. Данная норма не решает судьбы товарного знака, содержащего наименование места происхождения товара, если право на наименование возникает после даты приоритета или регистрации товарного знака. П. 8 ст. 1483 касается соотношения права на товарный знак с правом на фирменное наименование, с правом на коммерческое обозначение и с наименованием селекционного достижения <*>. -------------------------------- <*> О фирменном наименовании см. § 1, о коммерческом обозначении - § 4 главы 76 ГК, о наименовании селекционного достижения - ст. 1419 ГК.
В случае столкновения права на товарный знак, с одной стороны, с правом на фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование селекционного достижения, с другой стороны, право на существование имеет объект с более ранним приоритетом. Столкновение имеет место только между тождественными обозначениями и обозначениями, сходными до степени смешения, только в случаях, когда владельцы прав - разные лица и только если обозначения, принадлежащие разным владельцам, применяются (или подлежат применению: текст ГК в этом отношении неясен и допускает возможность разного толкования) "в отношении однородных товаров". Это последнее выражение означает "в отношении тождественных или однородных товаров". Столкновение может касаться не только фирменного наименования или коммерческого обозначения в целом, но и отдельных их элементов. Президиум ВАС РФ при рассмотрении спора по обозначению "Нью-Йорк Пицца", указал, что если спор касается столкновения зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следует определить не только степень их сходства, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной) <*>. -------------------------------- <*> Постановление Президиума ВАС РФ от 5 марта 2002 г. N 4193/01 // Патенты и лицензии. 2002. N 7. С. 55.
Авторские произведения
В подпункте 1 п. 9 комментируемой статьи содержатся нормы, касающиеся возможности использования в качестве товарного знака или в качестве какой-либо части товарного знака произведения, охраняемого авторским правом <*>. В качестве общего правила устанавливается, что произведение, охраняемое авторским правом, может использоваться в качестве товарного знака (или в его составе) только с согласия обладателя авторского права. Следовательно, применению подлежит и противоположная общая норма: без согласия обладателя авторского права охраняемое произведение не может быть использовано в товарном знаке. -------------------------------- <*> О произведениях, охраняемых авторским правом, см. главу 70 ГК, а также комментарий Э. П. Гаврилова к этой главе в кн.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. М.: ТК Велби; Проспект, 2007.
В подпункте 1 п. 9 ст. 1483 названы наиболее часто встречающиеся авторские произведения, которые используются в товарных знаках: названия произведений, персонажи и цитаты из произведений, произведений искусства и их фрагменты. Этот перечень примерный, неисчерпывающий: любые иные авторские произведения также могут включаться в товарные знаки только с согласия обладателя авторского права <*>. -------------------------------- <*> Следует учитывать, что названия произведений и другие указанные здесь объекты далеко не всегда охраняются авторским правом. См. ст. 1259 ГК.
Авторское право охраняет и неопубликованные произведения, а также произведения, которые были неизвестны на территории России на дату подачи заявки на товарный знак. Авторское право не знает понятия первенства (приоритета) и новизны объекта. Поэтому соответствующие положения, содержащиеся в подпункте 1 п. 9 комментируемой статьи, неточны и даже юридически неграмотны. Они не должны толковаться ограничительно. Авторское право защищает произведения от копирования, в том числе в переработанном виде. В этой связи подпункт 1 п. 9 ст. 1483 следует понимать как запрет охраны в качестве товарных знаков обозначений, скопированных с авторских произведений, в том числе и в переработанном виде. В подпункте 2 п. 9 комментируемой статьи рассматривается столкновение права на товарный знак с некоторыми личными правами граждан. Речь идет о праве на: имя (ст. 19 ГК); псевдоним (п. 1 ст. 1265 ГК); обозначение, производное от имени или псевдонима (очевидно, это клички, прозвища); портрет (очевидно, речь идет о праве гражданина на собственное изображение - ст. 152.1 ГК); факсимиле (очевидно, имеется в виду авторское право на подпись или особый знак). При этом имеются в виду столкновения с правами не любого гражданина, а лишь лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак. При определении известности лица на территории России могут применяться следующие критерии. Лицо должно считаться известным, если регистрация в качестве товарного знака его личных атрибутов (портрета, имени и т. п.) окажет на репутацию этого лица какое-либо влияние или если репутация этого лица окажет влияние на использование товарного знака. Общее правило, содержащееся в подпункте 2 п. 9 комментируемой статьи, состоит в том, что товарный знак, содержащий указанные атрибуты такого известного лица, может охраняться только с согласия этого лица "или его наследника". Следует полагать, что под "наследником" здесь подразумеваются только непосредственные родственники: наследники наследников в это понятие не входят. Даже при таком узком толковании употребленного здесь термина "наследник" имеется противоречие между данной нормой и нормой, содержащейся в ст. 152.1 ГК.
Промышленные образцы, доменные имена
В подпункте 3 п. 9 комментируемой статьи рассматриваются столкновения между правом на товарный знак (или правом на регистрацию товарного знака), с одной стороны, и правом на промышленный образец (очевидно, имеется в виду право на запатентованный промышленный образец - ст. 1358 ГК), правом на знак соответствия и правом на доменное имя, с другой стороны <*>. -------------------------------- <*> О знаках соответствия (обозначениях, служащих для информирования потребителей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту) см.: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Столкновение объектов, указанных в подпункте 3 п. 9 ст. 1483 ГК, имеет место только в случае, если обозначения являются тождественными. Следует, однако, полагать, что столкновения могут возникать и в отношении обозначений, сходных до степени смешения. Столкновения возникают лишь в случаях, когда владельцы прав разные. Сама норма, содержащаяся в подпункте 3 п. 9 комментируемой статьи, довольно проста. Если право на товарный знак имеет более ранний приоритет по сравнению с приоритетом противопоставляемого права, то оно сохраняется, имеет право на существование. В противном случае товарный знак не может быть зарегистрирован, а уже состоявшаяся регистрация должна быть аннулирована. Столкновения, урегулированные в подпункте 3 п. 9 ст. 1483 ГК, возникают независимо от того, для каких товаров регистрируется (или зарегистрирован) товарный знак. Такой подход нельзя признать оправданным, тем более что в п. 6 и 8 ст. 1483 применен принципиально иной подход. Следует полагать, что практика будет пытаться исправить эту ошибку законодателя.
Международные договоры
В п. 10 комментируемой статьи речь идет об обозначениях, которые считаются в России зарегистрированными товарными знаками в соответствии с международными договорами России. Речь идет о Мадридском соглашении о международной регистрации знаков и о Протоколе к Мадридскому соглашению, в соответствии с которым на территорию России поступают уже готовые регистрации товарных знаков. Мы сталкиваемся с обозначениями, уже признанными товарными знаками. В комментируемой норме они неточно названы "признаваемыми". На стадии рассмотрения заявки на такой товарный знак российский регистрирующий орган не мог вынести решение об отклонении заявки - поезд ушел, знак уже зарегистрирован. Поэтому (п. 10 комментируемой статьи), если такой товарный знак не отвечает какому-либо требованию, указанному в п. 1 - 9 ст. 1483 ГК, он может быть оспорен и признан недействительным в соответствии со ст. 1512 и 1513 ГК.
Название документа