Анализ франчайзинговых конструкций. Некоторые аспекты выбора правовой формы передачи (уступки) объектов интеллектуальной собственности по законодательству РФ
(Шахназаров Б. А.) ("Таможенное дело", 2008, N 3) Текст документаАНАЛИЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ (УСТУПКИ) ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Б. А. ШАХНАЗАРОВ
Шахназаров Б. А., МГЮА.
К договору франчайзинга (в широком смысле данной правовой категории) прибегают, как известно, при необходимости форсированного ведения предпринимательской деятельности, используя при этом, например, уже популярное фирменное наименование правообладателя, имеющего хорошую репутацию и затратившего на развитие конкретной сферы ведения предпринимательской деятельности незначительные ресурсы. Для "захвата" рынка на огромных территориях отпадает необходимость в довольно затратной и сложной процедуре создания филиалов, более того, осуществляется действенный контроль за эффективным и соответствующим "оригинальному" ведением пользователем данной деятельности. Пользователи, как правило, не имеющие достаточных средств для развития своего бизнеса, также получают ряд преимуществ: снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, пользование востребованными исключительными правами. На практике возникают различные ситуации, требующие использования подобных договорных конструкций (коммерческой концессии, лицензионного договора, договора об уступке товарного знака) или даже создания новых в рамках нормы о свободе договора (ст. 421), для оформления тех или иных отношений между контрагентами. С целью более детального анализа подобных правоотношений приведем конкретный практический пример. Два юридических лица: российское - правообладатель и немецкое - потенциальный пользователь (правопреемник) - желают оформить следующие правоотношения: российская компания уступает товарный знак немецкой компании, а последняя обязуется поставить определенные товары. Какую правовую конструкцию выбрать? Договор об уступке товарного знака, на мой взгляд, является наилучшим решением проблемы, так как договор поставки, являясь разновидностью договора купли-продажи, должен строго содержать условия об уплате за товар определенной денежной суммы (цены) ст. 454 ГК РФ. Напротив, правовое регулирование заключения договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака), а именно ст. 25 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", не предусматривает такого условия. В ней ничего не говорится о форме вознаграждения за уступку исключительного права на товарный знак, поэтому, воспользовавшись диспозитивностью гражданского законодательства (а также можно действовать по аналогии с правовым регулированием договора коммерческой концессии - ст. 1030 ГК РФ, согласно которой вознаграждение по договору коммерческой концессии может осуществляться в форме платежей или в иной форме, предусмотренной договором), мы можем предусмотреть в договоре об уступке товарного знака в качестве вознаграждения за уступку исключительного права на товарный знак передачу правопреемником первоначальному правообладателю необходимых товаров. Оформляется данное положение в соответствии с нормами Гражданского кодекса, применимыми к договору поставки. Данное действие осуществимо на основании ч. 3 ст. 421 ГК РФ, согласно которой стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору будут применяться в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так как такая возможность укладывается в рамки ст. 25 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", то наименование договора оставляем искомым - договор об уступке товарного знака. Почему составлен не лицензионный договор, а именно договор об уступке товарного знака? Решая этот вопрос, следует исходить из требований конкретной ситуации, а требуется именно уступить товарный знак, т. е. передать исключительное право на товарный знак согласно ст. 25 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". По лицензионному же договору владелец товарного знака (лицензиар) передает другому лицу (лицензиату) неисключительное право (в виде лицензии) на использование товарного знака в отношении всех или части товаров. При этом владелец знака может одновременно заключать лицензионные договоры с другими лицами. Кроме того, в договоре стороны могут предусмотреть условие о том, что лицензиат вправе предоставлять лицензии на использование товарного знака третьим лицам. Обязательным условием лицензионного договора является положение о том, что качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара и контролировать выполнение этого условия должен лицензиар. При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может по своему усмотрению разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Замечу, что в отличие от лицензионного договора при договоре об уступке товарного знака изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не влечет недействительность договора, так как условие о качестве не является содержанием такой сделки, согласно разъяснению, данному в информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики споров, связанных с защитой прав на товарный знак". Договор франчайзинга является особой разновидностью лицензионного договора. В международной практике такой договор используется для создания и функционирования в различных странах магазинов, ресторанов, гостиниц и иных предприятий, расширения сети рынков сбыта товаров и услуг под фирмой и с использованием товарного знака правообладателя (например, Макдоналдс, Пицца Хат, отель Хилтон и др.). В российском законодательстве этот вид договора получил наименование договора коммерческой концессии <1>. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. Учебник М. М. Богуславского "Международное частное право" включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2005 (издание пятое, переработанное и дополненное). ------------------------------------------------------------------ <1> См.: Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2004. С. 399.
Договор коммерческой концессии здесь неприменим, так как не требуется передать комплекс исключительных прав. Договор коммерческой концессии, как правило, носит более детализированный характер, уточняя все аспекты взаимоотношений между сторонами. Пользователь использует имидж (brand name) и схему ведения предпринимательской деятельности правообладателя. Условия договора коммерческой концессии исходят из единой для сторон установки развития и расширения франчайзинговой сети в общем. Кроме того, степень влияния франчайзера на франчайзи значительно выше, чем лицензиара на лицензиата, а при уступке товарного знака такое влияние практически отсутствует. Различие, в частности, выражается в том, что франчайзер (правообладатель) полностью контролирует деятельность франчайзи (пользователя), устанавливает правила и требования, которым должен следовать пользователь <2>. Проблематика также связана с тем, что, развивая франшизную сеть в других регионах и государствах, франчайзерам приходится принимать во внимание социально-психологические, культурные, экономические особенности конкретного региона, страны, а также особенности местного законодательства. Все это учитывается при составлении договора франчайзинга. Поэтому в некоторых случаях при освоении рынка зарубежным компаниям приходится изменять отработанную систему маркетинга и рекламы, учитывать особенности местного законодательства, отказываться от некоторых правил и условностей, отличающих данную франшизную сеть. Например, модифицировать меню и формы обслуживания, изменять внутренний и внешний облик помещений, использовать другое сырье и оборудование для производства товаров (работ, услуг) с учетом местных особенностей, так как успех франчайзинга при его выходе на новые рынки напрямую зависит от того, насколько он способен адаптироваться к новым условиям, местным традициям. -------------------------------- <2> См.: Орлова О. А. Место и роль договора коммерческой концессии в системе гражданско-правовых договоров // Законодательство и экономика. 2003. N 6.
Таким образом, особенностью договора франчайзинга является то обстоятельство, что стороны договора как при его заключении, так и при его исполнении находятся в неравном положении. На этот факт было обращено специальное внимание в докладе Комитета по малому бизнесу Палаты представителей Конгресса США. В частности, в докладе отмечалось, что экономический и финансовый потенциал франчайзера дает ему возможность оказывать давление на франчайзи, диктовать свои условия, результатом чего являются односторонние франшизные соглашения, в которых слабой стороной является франчайзи. Поэтому правовое регулирование отношений франчайзинга в любой стране направлено прежде всего на уравнивание положения сторон по этому договору. Изложенное позволяет рассматривать договор франчайзинга в качестве интеграционного договора. В немецком гражданском праве договор, условия которого определяются одной стороной в стандартной форме и принимаются другой стороной путем присоединения к этому договору, именуется продиктованным договором. А в российском праве такие договоры именуются договорами присоединения (ст. 428 ГК РФ) <3>. -------------------------------- <3> См.: Орлова О. А. Договор франчайзинга // Право и экономика. 2003. N 7.
Следующий аспект заключается в том, что согласно ст. 27 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" договор об уступке товарного знака регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным. Таким органом является Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64 утверждены Правила регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания. В соответствии с этими Правилами в Роспатент необходимо направить соответствующее заявление владельца товарного знака, договор об уступке товарного знака, документ об уплате пошлины за регистрацию уступки товарного знака, свидетельство на товарный знак. При регистрации уступки товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации делается соответствующая отметка, в которой указывается новый владелец товарного знака; отмечается, для каких товаров и услуг уступлен товарный знак (в случае частичной уступки); дата, когда была зарегистрирована уступка товарного знака. Для наиболее полной и эффективной охраны товарного знака в иностранном государстве согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. необходимо подать заявку на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро интеллектуальной собственности, предусматриваемое Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
------------------------------------------------------------------
Название документа